TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 265-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia 2010-00013 Marcas involucradas SINLACT (denominativa) y SIMILAC (denominativa), SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominativa), SIMILAC ISOMIL (denominativa), SIMILAC ADVANCE 1 (mixta), SIMILAC ADVANCE 2 (mixta), SIMILAC ADVANCE (denominativa), SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta), SIMILAC CON HIERRO (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 2359 del 26 de mayo de 2016, recibido via correo electronic° el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccian Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y el Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00013; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. 1 Proceso 265-IP-2016 A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno: Demandante ABBOTT LABORATORIES Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 1 de abril de 2004, Novamed S.A. (en adelante, LAFRANCOL)1 solicit() ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca SINLACT (denominativa)2 para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.3

2.2. ABBOTT LABORATORIES (en adelante, ABBOTT) formulo oposiciOn4 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) SIMILAC (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 93919, para distinguir productos farmaceuticos y veterinarios; productos higienicos para la medicina; sustancias dieteticas para use medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. b) SIMILAC (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 66366, para distinguir café, te, cacao, azkar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;

De la revision del expediente se ha verificado que en la Resolucion 10564 aparece Novamed S.A. como solicitante del signo SINLACT; sin embargo, en la parte resolutiva de dicha resolucion se otorga el registro del signo senalado a favor de Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., no pudiendo verificase que motiva el cambio de nombre del solicitante. 2 Expediente administrativo 06-106281. 3 Clase 29: Bebidas liquidas o en polvo con leche de vaca y soya o proteina aislada de soya, sola o con otros ingredientes, bebidas liquidas con leche vaca y soya o proteina aislada de soya, con mezclas de jugos o zumos de frutas, bebidas con leche de vaca y soya o proteina aislada de soya como reemplazo de comidas diarias en polvo o liquidas, yogurt de leche de vaca y soya o proteina aislada de soya, bebidas de avena y leche de vaca y soya o proteina aislada de soya. 4 No se verifica la fecha de presentaciOn de la referida oposicion. 2 c Proceso 265-IP-2016 vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. 5 c) SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 152747, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza5. d) SIMILAC ISOMIL (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 72091, para distinguir sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en Ia alimentacion; tales como cereales elaborados; aceite de oliva y otros aceites comestibles; mantecas de origen animal o vegetal; malta, frutas secas o en conservas; harinas, feculas, te, café, sagO, chocolates; conservas de carne, frutas, legumbres, especies, condimentos, yerbas aromaticas y confiteria, productos de lecherfa, cuajos, carnes, pescados, mariscos, ayes y animales de caza en estado fresco o en conserva; huevos, vinagre, pastas alimenticias, achicoria, sustancias para infusiones y bebidas calientes o frias, sustancias alimenticias para animales, de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza. e) SIMILAC ADVANCE 1 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 318793, para distinguir productos farmaceuticos, veterinarios; sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apOsitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para Ia destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de Ia Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza. f) SIMILAC ADVANCE 1 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319913, para distinguir productos farmaceuticos y veterinarios; productos higienicos para Ia medicina, sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para ap6sitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

No se aprecian los productos en la pagina web de la SIC. Proceso 265-IP-2016 bur g) SIMILAC ADVANCE 1 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319863, para distinguir carne, pescado, ayes y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza. h) SIMILAC ADVANCE 2 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319864, para distinguir productos farmaceuticos y veterinarios; productos higienicos para la medicina, sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para ap6sitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza. i) SIMILAC ADVANCE 2 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 318794, para distinguir productos farmaceuticos, veterinarios; sustancias dieteticas para uso medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 4 Proceso 265-IP-2016,,:ortik, J) SIMILAC ADVANCE 2 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319872, para distinguir carne, pescado, ayes y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza. k) SIMILAC ADVANCE 2 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319816, para distinguir carne, pescado, ayes y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Ca( I) SIMILAC ADVANCE 2 (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319815, para distinguir café, te, cacao, azkar, arroz, tapioca, sagO, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. 5 Proceso 265-IP-2016 m) SIMILAC ADVANCE (denominativa): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 181504, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. n) SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 318795, para distinguir productos farmaceuticos, veterinarios; sustancias dieteticas para use medico, alimentos para babes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para Ia destruccion de animales daninos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza. o) SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319871, para distinguir carne, pescado, ayes y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles, de la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ID) SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 319873, para distinguir café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagO, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de Ia Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. 6 Proceso 265-IP-2016 q) SIMILAC CON HI ERRO (mixta): previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 318796, para distinguir productos farmaceuticos, veterinarios; sustancias dieteticas para use medico, alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para Ia destruccion de animales dailinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

Sostuvo que el signo solicitado genera riesgo de confusion con las marcas antes mencionadas. 2.3. Mediante Resolucion 10564 del 27 de febrero de 2009, la Direccion de Signos Distintivos (antes DivisiOn de Signos Distintivos) de Ia SIC declaro infundada la oposicion formulada y concedio el registro de la marca SINLACT (denominativa), considerando lo siguiente: a) Que los signos en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusi6n o inducir a error al pOblico consumidor. b) Que presentan diferencias ortograficas, foneticas y conceptuales que permiten que el consumidor los diferencie. 2.4.

ABBOTT interpuso recurso de reposici6n y, en subsidio, de apelacion contra la ResoluciOn 10564.6 2.5. Mediante Resolucion 21418 del 30 de abril de 2009, la Direcci6n de Signos Distintivos de la SIC, resolvio el recurso de reposici6n interpuesto confirmando la Resolucion 10564. 2.6. Mediante ResoluciOn 36165 del 21 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para Ia Propiedad Intelectual de Ia SIC, resolvio el recurso de apelacion interpuesto confirmando la ResoluciOn 10564. 6 No se verifica en el expediente la fecha de presentaci6n del referido recurso. 7 Proceso 265-IP-2016 2.7.

El 27 de noviembre de 2009 ABBOTT presento demanda ante el Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 2.8. La Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia admiti6 a tramite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y a LAFRANCOL. 3.

Argumentos de Ia demanda de ABBOTT: 3.1. Al momento de realizar el analisis de confundibilidad con la expresi6n SINLACT se ignor6 el caracter de notoriedad de las marcas SIMILAC para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 5. 3.2. La marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca SIMILAC, lo cual genera una semejanza grafica, fonetica y visual. 3.3.

La marca SINLACT fue solicitada para amparar productos alimenticios de la Clase 29, y las marcas SIMILAC tambien identifica productos de la misma Clase, y de las Clases 5 y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la Clase 29. 3.4. Ambas marcas son comercializadas en el mismo mercado, de Ia misma manera y estan dirigidas al mismo consumidor, lo cual crea un riesgo de confusion entre unos y otros productos. 4.

Argumentos de Ia contestacion de Ia SIC: 4.1. Las marcas registradas SINLACT y SIMILAC no presentan semejanzas que puedan generar confusi6n e inducir a error al pOblico consumidor, más aun cuando el signo demandado solo comparte de las marcas demandantes algunas letras de la palabra SIMILAC. 4.2. La marca SINLACT contiene dos silabas, es decir, es bisilabo mientras SIMILAC contiene tres silabas, es decir es trisilabo, por lo que al pronunciarlos y escucharlos por el consumidor puede diversificar cada producto sin generar riesgo de confusiOn. 4.3.

En el piano ortografico o conceptual se puede observar que la marca SINLACT evoca un producto lacteo que no contiene lactosa, mientras que las marcas opositoras SIMILAC evocan un producto a base de leche. 4.4. Aunque las marcas materia de controversia coinciden en algunas de sus letras, poseen elementos adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto desde un impacto visual, fonetico y conceptual, que los signos difieren de manera notable. 8 Proceso 265-IP-2016 4.5.

La coexistencia de las marcas confrontadas no conlleva a error al consumidor ya que, en los aspectos grafico, ortografico, fonetico y conceptual son diferentes. 4.6. En el presente caso no se da ningun supuesto de reproduccion, imitaci6n, traduccion, transliteracion o transcripcion de la marca notoria, y considera que por el caracter debil de las marcas opositoras se abstiene de realizar un estudio de las pruebas aportadas por notoriedad toda vez que no afectaria en ningun sentido la decision. 5.

Argumentos del tercero interesado, LAFRANCOL: 5.1. La denominaciOn SINLACT es una invenciOn fantastica de caracteristicas especiales dentro de las cuales encontramos la distintividad frente a las demas marcas registradas para este tipo de productos. 5.2. SINLACT es un signo perceptible por cualquiera de los sentidos, logrando por parte del consumidor memorizarlo para asi diferenciarlos de otros productos identicos o similares. 5.3.

Las marcas SINLACT y SIMILAC son completamente disimiles entre si, por lo tanto, no generan ningOn tipo de asociacion o confusion. 5.4. No es cierto que exista riesgo de confusion desde el punto de vista fonetico, ya que las expresiones son completamente diferentes entre si. 5.5. El sonido que producen las expresiones es completamente diferente, razon por la cual estos signos pueden coexistir. 5.6.

Despues de un estudio en conjunto y sucesivo de las marcas se observan diferencias en todos los aspectos, por lo cual en caso de coexistencia no se generaria riesgo de confusiOn ni de asociacion. 5.7. La Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza incorpora el registro de innumerables signos distintivos que contienen la particula LACT, por lo que es de use corm:in y generalizado en dicha clase.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. 7 La Corte consultante solicito Ia Interpretacion Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina.7 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; 9 Proceso 265-IP-2016 De la revision del presente caso, se advierte que no procede la interpretacion del Literal b) Articulo 135, toda vez que la prohibiciOn absoluta de registro de marca, a la que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida. 3.

Procede la interpretacion del Literal h) del Articulo 136 de la Decision citada, en la medida que el opositor sostiene que sus marcas son notoriamente conocidas. 4. De oficio se interpretara el Literal a) del Articulo 136 de Ia Decision 4868, toda vez que Ia controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusion con marcas registradas.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. ComparaciOn entre marcas denominativas compuestas. ComparaciOn entre marcas denominativas y mixtas.

Marcas notoriamente conocidas. Marcas evocativas. Marcas de fantasia. Particulas de uso comCin en Ia conforrnaciOn de marcas. Marca debil. Conexion competitiva entre los productos de las Clases 29, 5 y 30 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. )" "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando.

( ) h) constituyan una reproducciOn, imitacion, traduccion, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluciOn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 8 Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaciOn;

( )" 10 Proceso 265-IP-2016 D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca SINLACT (denominativa) y las marcas SIMILAC (denominativa), SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominativa), SIMILAC ISOMIL (denominativa), SIMILAC ADVANCE 1 (mixta), SIMILAC ADVANCE 2 (mixta), SIMILAC ADVANCE (denominativa), SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta), SIMILAC CON HIERRO (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de Ia Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion;

(-..)" 1.2. Como se desprende de esta disposici6n, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el pCiblico consumidor.9 6//' 9 a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusi6n indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de Ia realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Proceso 265-IP-2016 dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn econornica. 1.3.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociacion en el public° consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede ser:1° a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en Ia silaba tonica o de Ia coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados. b) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, Ia longitud de la o las palabras, el nOmero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusion sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideolOgica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. d) Grafica (o figurative): Se refiere a la semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11 a) La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideolOgica. b) En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hare en momentos diferentes. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Proceso 265-IP-2016 c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociacion. d) Al realizar Ia comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir corn° el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblaciOn en general. 1.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podha o no incurrir en riesgo de confusion y/o de asociaci6n. 2.

Comparaci6n entre marcas denominativas compuestas 2.1. Como uno de los argumentos radica en la presunta confusiOn entre Ia marca SINLACT (denominative) y las marcas SIMILAC (denominative), SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominative), SIMILAC ISOMIL (denominative), SIMILAC ADVANCE (denominative) es necesario compararlas teniendo en cuenta que estan conformados Onicamente por elementos denominativos, los cuales estan representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual12. 2.2.

Los signos denominativos, Ilamados tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varies letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexiOn alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.13 2.3. Dentro de los signos denominativos estan los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o mas palabras, nCimeros, etc. De hecho no existe prohibici6n alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 Ibidem. 13 Proceso 265-IP-2016 compuesta, o de dos o mas palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompanamiento de un grafico.14 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparaci6n entre marcas denominativas se debera realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:15 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cOmo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba t6nica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posici6n, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar Ia sonoridad de la denominacion. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria c6mo es captada Ia marca en el mercado. 2.5.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de algunas de las marcas base de la oposicion es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se debera analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parametros:16 a) Ubicaci6n de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera mas poder de recordacion en el pUblico consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia extension de la palabra. Las palabras mas cortas por lo general tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de Ia palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la 14 Ibidem. 15 Ibidem. 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Proceso 265-IP-2016 palabra, esta podria tener mayor impacto en Ia mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, Ia palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras generical, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de Ia palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir o no entre las marcas SINLACT (denominativa) y las marcas SIMILAC (denominativa), SIMILAC CUIDADO ESPECIAL (denominativa), SIMILAC ISOMIL (denominativa), SIMILAC ADVANCE (denominativa).

Para su analisis, se debera tener en cuenta las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que genera más poder de recordacion en el publico consumidor. 3. ComparaciOn entre marcas denominativas y mixtas 3.1.

Como uno de los argumentos materia de controversia radica en Ia presunta confusion entre la marca SINLACT (denominativa) y las marcas SIMILAC ADVANCE 1 (mixta), SIMILAC ADVANCE 2 (mixta), SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta), SIMILAC CON HIERRO (mixta) es necesario que se verifique la comparacion entre estos teniendo en cuenta que estan conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno grafico por el otro. 3.2.

Los signos denominativos, Ilamados tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o numeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener 15 Proceso 265-IP-2016 significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotaci6n conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexiOn alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.17 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes). La combinaciOn de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demas existentes en el mercado.1 3.4.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el analisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensiOn mas caracteristica de la misma: la dimensicin que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresiOn general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".19 3.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamano, color, disello u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.2° 3.6.

En consecuencia, al realizar Ia comparacion entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente:21 a) Si al realizar la comparacion se determina que en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusiOn entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una 17 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 18 De modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. 19 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 21 Ibidem. 16 Proceso 265-IP-2016 misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi6n. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos senaladas en el punto 2.4. de la Seccion D de la presente interpretaci6n. 3.7.

Como el elemento denominativo de las marcas base de la oposici6n es compuesto22, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de Ia marca, en cuya direcciOn son aplicables los parametros senalados en el punto 2.5. de Ia SecciOn D de Ia presente interpretaci6n. 3.8.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusiOn y/o asociacion que pudiera existir entre la marca solicitada SINLACT (denominativa) y las marcas SIMILAC ADVANCE 1 (mixta), SIMILAC ADVANCE 2 (mixta), SIMILAC ADVANCE SIN LACTOSA (mixta), SIMILAC CON HIERRO (mixta).

Para su analisis, se debera tener en cuenta las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se debera establecer cual es Ia palabra que genera más poder de recordacion en el pOblico consumidor. 4. Marcas notoriamente conocida 4.1. En vista de que en el proceso interno ABBOT sostiene que sus marcas SIMILAC son notoriamente conocidas en el mercado, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) constituyan una reproducci6n, imitaci6n, traducci6n, transliteraciOn o h) transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n con ese tercero o con sus productos o servicios; un 22 Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 17 Proceso 265-IP-2016 aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 4.2.

Como se advierte de Ia disposiciOn citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su use pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 4.3.

El Articulo 224 de Ia Decision 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decision analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 4.4.

Adicionalmente, Ia proteccion especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusi6n por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputaci6n de Ia marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a Ia reputaci6n de aquella.23 4.5.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion.24 4.6. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a Ia autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de Ia Decision 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado25. 23 De modo referencial, ver Proceso 107-IP-2015, p. 15. 24 De modo referencial, ver Procesos 08-IP-95, p.18; 25-IP-2011, p. 15 y 107-IP-2015, p. 15. 25 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraci6n entre otros, los siguientes factores: 4 a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraci6n, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duraciOn, amplitud y extension geogrefica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaciOn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 18 Proceso 265-IP-2016 4.7.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnacion sobre Ia base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere Ia norma cuando se ha registrado una marca.26 4.8.

En relaciOn con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, Ia autoridad competente al resolver la controversia debera tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y 6) del Articulo 226 de Ia Decisi6n 486, los cuales se detallan a continuacion:'7 a) El riesgo de confusiOn es la posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusiOn directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee (confusion indirecta). b) El riesgo de asociaciOn es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculacion econ6mica. c) El riesgo de diluciOn es la posibilidad de que el use de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado con Ia proteccion de Ia marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecciOn; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 26 De modo referencial ver Proceso 66-IP-2015, p. 17. 27 Ibidem. 19 Proceso 265-IP-2016 "En efecto, la protecciOn frente al riesgo de dilucion se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posiciOn competitiva de su leg ftimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a traves de la propia eficiencia". 28 Es importante tener en cuenta que en el actual regimen comunitario andino de Propiedad Intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protecci6n contra los diferentes riesgos en el mercado.29 d) El riesgo de use parasitario es Ia posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accion se realice sobre productos o servicios que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es Onicamente un aprovechamiento de Ia reputaci6n, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.39 4.9. En relacion con el riesgo de diluciOn y use parasitario, es necesario que se establezca la exposicion del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinacion de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantacion que el signo notorio tenga en el pUblico consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordaci6n y suficiente inserci6n en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de use parasitario o de dilucion. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atencion como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.31 4.10.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina. 28 MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccion de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 29 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. 30 Ibidem. 31 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 20 6 Proceso 265-IP-2016 4.11. Por lo expuesto, se debera hacer un analisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, Ia afectacion del desarrollo empresarial, y la generacion de error el pOblico consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusion, asociacion, dilucion y uso parasitario. 5. Marcas evocativas 5.1. Como en el proceso interno la SIC serialo que las marcas en controversia tienen caracter evocativo, es pertinente analizar el tema. 5.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginacion para Ilegar a relacionarlo con aquel a traves de un proceso deductivo.32 5.3.

Los signos evocativos cumplen Ia funcion distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algOn grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genericos, descriptivos o de uso comOn, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos." 5.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una deduccion no evidente y, por lo tanto, Ia capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.34 5.5.

En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de las denominaciones SINLACT y SIMILAC y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de registrabilidad. 32 33 34 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. Ibidem. Ibidem. 21 C Proceso 265-IP-2016 6. Marcas de fantasia 6.1. LAFRANCOL sostiene que la denominacion SINLACT es de fantasia, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 6.2.

Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginaci6n de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.35 6.3. Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposicion en relacion con las marcas identicas o semejantes. 6.4.

En ese sentido, se debera establecer si la marca SIN LACT (denominativa) es o no de fantasia. 7. Particulas de uso com(in en la conformacion de marcas. Marca debil 7.1. En el presente caso, LAFRANCOL sostiene que Ia expresi6n LACT es de uso comOn en la conformaciOn de otras marcas registradas de la Clase 29 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza.

Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso comOn en la conformaciOn de marcas y Ia marca debil. 7.2. El Literal g) del Articulo 135 de la Decision 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaci6n comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

(.-.)" 7.3. Si bien Ia norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso corn& al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso cornim puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza limitada de oposicion, ya que las particulas genericas o de uso comOn se deben excluir del cotejo de Ia marca.36 35 De modo referencial, ver Proceso 425-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 13. 36 De modo referencial, ver Proceso 93-IP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6. 22 Proceso 265-IP-2016 7.4.

No obstante, si la exclusion de esta clase de expresiones Ilegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparaci6n, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendria un grado de distintitividad debil, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepci6n del pOblico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.37 7.5.

En tal virtud, se debera establecer si existe algOn elemento de uso comun en los signos en conflicto en Ia Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, se debera realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de Ia denominaci6n en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.6.

Es pertinente senalar que Ia palabra o frase que constituye un termino generico, tecnico, descriptivo o de uso comun respecto de los productos o servicios de una clase, puede no serlo respecto de los productos o servicios de otra clase. 8. Conexion competitiva entre los productos de las Clases 29, 5 y 30 de Ia Clasificacion Internacional de Niza 8.1.

En la controversia planteada, ABBOTT setiala que los productos que distinguen sus marcas SIMILAC en las Clases 5 y 30 de Ia Clasificacion Internacional de Niza se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la Clase 29 de Ia Clasificacion senalada que distingue Ia marca SINLACT. En ese sentido, resulta necesario que se realice el analisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexi6n competitiva entre los productos de Ia Clase 29 que distingue Ia marca SINLACT (mixta) y los productos de la Clase 5 y 30 que distinguen las marcas SIMILAC. 8.2.

Se debe tomar en cuenta que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de Ia Decision 486.38 37 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 38 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para e/ Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 23 Proceso 265-IP-2016 8.3.

Es por ello que se debe matizar Ia regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relaciOn competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer Ia posibilidad de error en el public° consumidor; es decir, se debe analizar Ia naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.39 8.4.

Para apreciar Ia conexi6n competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustituciOn (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexi6n competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestiOn resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustituciOn se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar Ia sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribuci6n o de comercializaciOn, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde Ia perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, eI cedr6n, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexion competitiva cuando el consumo de un producto genera Ia necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone eI uso del otro.

Esta Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 39 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 24 Proceso 265-IP-2016 complementariedad se puede presentar tambien entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensenanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer Ia conexion competitiva entre los productos o servicios objeto de analisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. Por tanto, para determinar Ia existencia de conexion competitiva, este criterio debera complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribuciOn o de comercializacion; los medios de publicidad empleados; la tecnologia empleada; la finalidad o funciOn; el mismo g6nero; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan Ia existencia de conexiOn competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o genera, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habra conexion competitiva entre ellos. De lo contrario, si habra conexion competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados insecticidal) pueden tener el mismo canal de comercializaciOn (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie Ia existencia de conexiOn competitiva entre ambos. De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexion competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. 8.5. Por tal razOn, para establecer Ia existencia de conexion competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerira la concurrencia de varios de ellos en funciOn a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno tambien produce el otro. 25 Proceso 265-IP-2016 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00013, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. (\ P A71/ I C? Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA artha R erchan MA TRADA Hernan Romero Zambrano -IMAGISTRADO Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán 14o ero Zambrano P,RESIDENTE 26 Proceso 265-IP-2016 Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de Ia presente InterpretaciOn Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 27