TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso: 416-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13478 Referencia: Marcas involucradas ARCOR MR. POP'S (mixta) y MISTER (denominativa), MR.

(denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7052-S-TDCA-No. 1 del 25 de julio de 2016, recibido vía courrier el 27 de julio de 2016, mediante el cual Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811- 2013-13478; y, El Auto del 9 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: “5 Demandante: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Fs t 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y la Dirección de Propiedad Industrial Tercero interesado: Compañía ARCOR S.A.I.C. Hechos relevantes: El 17 de enero de 2000, Compañía ARCOR S.A.I.C. (en adelante, ARCOR,) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el 1EPI) el registro de la marca ARCOR MR.

POP'S (mixta)! para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.? Un extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 420 correspondiente al mes de enero de 2000. El 7 de abril de 2000 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA (en adelante, PRONACA) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a sus marcas MISTER (denominativa) y MR.

(denominativa) registradas previamente en las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza?. Mediante Resolución 977839 del 18 de julio de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual rechazó la oposición formulada al considerar que las marcas en conflicto no son confundibles. El 19 de septiembre de 2000 PRONACA interpuso recurso de reposición contra la Resolución 977839.

Mediante Resolución 978040 del 1 de noviembre de 2000 la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual rechazó el recurso interpuesto y ratificó la resolución impugnada; por lo tanto, concede el registro del signo ARCOR MR. POP'"S (mixto). El 24 de noviembre de 2000 PRONACA interpone recurso de apelación contra la Resolución 978040. En el expediente no se aprecia el logotipo de la referida marca.

Cabe señalar que se considera a la marca como un signo mixto, conforme se desprende del Recurso Contencioso Administrativo presentado por PRONACA (folio 15). En el expediente no se aprecian los productos que distingue el signo. Cabe señalar que en el expediente no se aprecian los números de certificados ni los productos que distinguen los signos. Adicionalmente, es necesario mencionar que si bien PRONACA basa su oposición en marcas registradas en las Clase 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEP] sólo considera a las marcas registradas en la Clase 30, conforme se aprecia en la Resolución de fecha 3 de abril de 2002 (folio 4). 2 2.8.

Mediante Resolución sin número del 23 de octubre de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del EPI resuelvió no ha lugar al recurso de apelación interpuesto y dispone el registro del signo ARCOR MR. POP'S (mixto). 2.9. PRONACA interpuso recurso de reposición contra la Resolución sin número de fecha 23 de octubre de 2001.* 2.10.

Mediante Resolución sin número del 3 de abril de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resuelve negar la reposición y ratificar la resolución impugnada de fecha 23 de octubre de 2001. 2.11. PRONACA presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en contra de la resolución administrativa antes mencionada. 5 2.12.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la IEPI, a la Dirección de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado, y a ARCOR, como tercero interesado. 3. Argumentos de la demanda de PRONACA: 3.1. La marca ARCOR MR. POP'S (mixta) reproduce totalmente la marca MR.

(denominativa). 3.2. Existen semejanzas en el ámbito fonético entre las marcas confrontadas. 3.3. PRONACA es titular de una familia de marcas que contienen los términos MISTER y MR. 3.4. Las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa) son notoriamente conocidas. 3.5. Permitir el registro de marcas que contengan el término MISTER generaría la dilución de sus marcas notorias. 3.6.

Los términos MISTER y MR. no son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación del IEPI: 4.1. Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. o No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 5 No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida demanda. 4.2. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Ratifica la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del lEPI que es materia de impugnación, en la cual se señaló que los términos MISTER y MR. son de uso común no apropiables por ninguna persona natural o jurídica. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEP!: No obra en el expediente la contestación de la demanda de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Argumentos de ARCOR, tercero interesado,: La denominación MISTER no está en uso en Ecuador para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

PRONACA no usa independientemente las denominaciones MISTER o MR., sino que las emplea con otros términos que tienen mayor resonancia. No existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, desde el punto de vista del origen empresarial puesto que la razón social ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL diferencia a la marca y producto de esta compañía. En el Ecuador existen diversas marcas a nombre de distintos titulares que incluyen los términos MISTER o MR.

El término MISTER no es el de mayor impacto en la marca ARCOR MR. POP'S (mixta). El término ARCOR contribuye a reducir el posible riesgo de confusión entre las marcas registradas. La marca ARCOR MR. POP'S (mixta) cuenta con elementos adicionales que le confieren distintividad. El término MISTER es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La denominación MISTER no constituye una familia de marcas. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. * Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) c) a) e) 9) h) 0) D K) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior: carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; consistan en un color aistadamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma específica; puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión m) n) o) p) respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; reproduzcan o imilen, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de contro! y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pals Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres,” “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) c) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 5 No procede la interpretación de las siguientes disposiciones: Todos los Literales del Artículo 135, con excepción de! Literal 9), toda vez que no resultan pertinentes debido a que las prohibiciones absolutas de registro de marca, a las que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida. a) e) 9) h) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero; consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas Jurídicas con sin fines de lucro, o personas nalurales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;y, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224..

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre olros, los siguientes factores: a) b) c) a) e) h) y] D el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional: o, la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." 6 Y e lA AS DARAN 1.1. - Todos los Literales del Artículo 136, con excepción de los Literales a) y h), toda vez que no resultan pertinentes debido a que las prohibiciones relativas de registro de marca, a las que se refiere la norma citada, no son materia de la controversia discutida Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los siguientes artículos: - El Literal g) del Artículo 135, toda vez que se discute si las denominaciones de las marcas base de la oposición y una de las denominaciones de la marca solicitada son de uso común. - Los Literales a) y h) del Artículo 136, el Artículo 224 y el Artículo 228 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas y que ostenten el carácter de notoriamente conocidas.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

Marca débil. Signos en idioma extranjero. Familia de marcas. La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si la marca ARCOR MR. POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 7 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. ? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

Ibídem. 1.6. 1.7. b) c) d) las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a ta población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los Ibidem. SS 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca ÁARCOR MR.

POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado, 10 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.

Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:1! 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. 10 2.5. 2.6. a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.

Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 12 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 2.7. 3.1. 3.2. lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca ARCOR MR.

POP'S (mixta) y las marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa). Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil En el presente caso ARCOR señala que los términos MISTER y MR. son de uso común e inapropiables en el mercado de forma exclusiva. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 3.3, 3.4, 3.5. 3.6. ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 14 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.15 Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva.

Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra oO frase que es un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase.

Dicho en otras palabras, que una palabra o frase sea un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia —la vinculación o conexión competitiva—, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 13 3.7. 4.2. 4.3. 44. 4.5. considerar, caso por caso, si lo que califica como término genérico, técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase. En tal sentido, se debe determinar si los términos MISTER y MR. son o no de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.4. precedente.

Signos en idioma extranjero En atención a que los signos confrontados presentan en su conformación términos en idioma extranjero (MISTER y su abreviatura MR.), resulta necesario tratar el tema de los signos conformados por palabras en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 16 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero es de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.*? Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el público al que se encuentran dirigidos los De modo referencial, ver Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

De modo referencial, ver Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 201 3,p. 12, 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. Familia de marcas En el presente proceso, se discute la existencia de una familia de marcas sobre la base de los términos MISTER y MR.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 18 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.19 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la Usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo 16 De modo referencial, ver Proceso 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16. Asimismo, en los Procesos 91-1P-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.

En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-1P-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. Ibidem. 15 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?20 En el presente proceso, se deberá determinar si los términos MISTER y MR. constituyen o no una familia de marcas.

La marca notoriamente conocida. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria pero de uso común PRONACA alegó que sus marcas MISTER (denominativa) y MR. (denominativa) son notoriamente conocidas; sin embargo, no se le ha concedido la protección especial que supone dicha calidad. Sobre el particular ARCOR señala que los términos referidos son de uso común para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos oO servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.?1 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

El Artículo 228 de la 21 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 16 6.4. 6.5. 6.6. misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.?2 La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

Igualmente, la protección que otorga el Artículo 227 de la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. ?2* La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?".

El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.26 23 24 25 Ibidem.

Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

C) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 17 6.7. 6.8.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?? En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:?8 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, li) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional: o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ibidem. 18 6.9. legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”, ?2 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.30 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?1 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.32 6.10.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los 6.11. riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. 29 31 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015, p. 19. Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 19 6.12. Por otro lado, se deberá determinar si los términos MISTER y MR. son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que esto podría afectar el análisis de registrabilidad que se realice.

Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria. 6.13.Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características.

Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua sea genérica y de uso común, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros. 6.14.

En consecuencia, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13478, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A / V/ AL Cecilia Luísa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 20 EN LA Hugo Ramiro Gó Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. pl y 2 5% Hernán, Jue río phesinente Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21