TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso: 440-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Reptblica de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia: 2011-00439: Marcas involucradas JURISCOOP (mixta) JURISCOL (denominativa) y Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 3376 del 29 de julio de 2016, recibido via correo electronic° el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00439; y, El Auto del 9 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA-JURISCOOP 1 Demandado Superintendencia de Industrie y Comercio de la RepOblica de Colombia Terceros interesados: BANCO DE LA REPUBLICA 2. Hechos relevantes: 2.1. El 4 de junio de 2003, JURISCOOP LTDA. (en adelante, JURISCOOP) solicitO ante la Superintendencia de Industrie y Comercio (en adelante, Ia SIC) el registro de la marca JURISCOOP (mixta)1 para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza.2 crorme flYL saws mum wrom RISe PROGRESO SOLOOARJO

2.2. BANCO DE LA REPUBLICA (en adelante, LA REPUBLICA) presento oposicion3 contra la solicitud de registro en base a sus marcas: a) JURISCOL (denominative), previamente solicitada ante Ia SIC mediante el Expediente 03 43826, para distinguir productos de Ia Clase 9 de la Clasificacion Internacional de Niza.4 b) JURISCOL (denominative), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43863, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza.5 Expediente administrativo 03 46724. 2 Clase 36: Negocios financieros. 3 No se verifica en el expediente la fecha de presentacion de la referida oposicion. 4 Clase 9: Programas de computador, software, aparatos, computadores, aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, electricos, fotograficos, cinematograficos, Opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspecciOn), de socorro (salvamento) y de enserianza; aparatos para el registro, transmisiOn, reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magneticos, discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para el tratamiento de informaciOn y ordenadores; extintores. 5 Clase 16: Revistas, periOdicos, boletines, publicaciones, impresos, papel, carton y articulos de estas materias, productos de imprenta, articulos de encuadernacion, fotografias; papeleria, adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; materiales para artistas; pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles), materias plasticas para embalaje, naipes, caracteres de imprenta, clichés. 2 c) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43825, para distinguir servicios de la Clase 35 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.6 d) JURISCOL (denominativa), previamente solicitada ante la SIC mediante el Expediente 03 43864, para distinguir servicios de la Clase 42 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.7 2.3.

Por ResoluciOn 62524 del 2 de diciembre de 2009, la Direcci6n de Signos Distintivos de la SIC declare) infundada la oposici6n formulada y concedio el registro de Ia marca JURISCOOP (mixta).

2.4. LA REPUBLICA interpuso recurso de reposiciOn y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion 625248 sefialando lo siguiente: a) Al momento de realizar el estudio de registrabilidad no se consider6 que Ia marca JURISCOL es notoria. b) El signo JURISCOOP es en esencia una reproduccion de la marca JURISCOL. c) El estudio de registrabilidad se efectue) de forma erronea pues no se apreciaron los signos en su conjunto, sino que se los descompuso y aplicaron razonamientos diferentes y subjetivos a cada particula. 2.5.

Por Resolucion 5227 del 29 de enero de 2010, la DirecciOn de Signos Distintivos de la SIC resolviO el recurso de reposici6n interpuesto confirmando la ResoluciOn 62524. 2.6. Por Resolucion 32044 del 14 de junio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC resolvie) el recurso de apelacion interpuesto revocando la ResoluciOn 62524, en consecuencia, declare) fundada la oposiciOn presentada y denego el registro del signo JURISCOOP (mixto). 2.7.

JURISCOOP presentO demanda ante el Consejo de Estado de la Republica de Colombia a fin de anular la Resolucion administrativa 32044. 2.8. La Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia admiti6 a tramite la demanda y dispuso que se notifique a Ia SIC, al Procurador Delegado en 6 Clase 35: Servicios de compilaciOn y sistematizacion de datos e informacion, gestion de ficheros informaticos, servicios de suministro de informaciOn de bases de datos o de acceso a bases de datos publicidad; gestiOn de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina.

Clase 42: Servicios juridicos, servicios de informaciOn en temas juridicos, restauraciOn; servicios juridicos, investigacion cientifica e industrial; programaciOn para ordenadores. 8 No se verifica en el expediente la fecha de presentacion del referido recurso. 3 lo Contencioso Administrativo y al Banco de la RepUblica, como tercero interesado. 3.

Argumentos de Ia demanda de JURISCOOP: 3.1. No existe relacion entre los servicios de la Clase 36 de Ia Clasificacion Internacional de Niza que distingue el signo JURISCOOP (mixta) y los servicios de la Clase 35 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza que distingue Ia marca JURISCOL (denominativa). 3.2. No existe identidad o similitud entre las marcas en controversia. 3.3.

No debe considerarse Ia denominaciOn JURIS al momento de realizar la confrontacion de los signos, toda vez que es un vocablo que hace referencia a Ia ley, al derecho, o a actividades relacionadas con estas. 3.4. Ambos signos evocan ideas distintas. 3.5. JURISCOOP es titular del nombre comercial JURISCOOP reconocido por Ia SIC mediante Resolucion 5685 del 24 de marzo de 2004. 3.6.

JURISCOOP senala que el nombre comercial del cual es titular es notoriamente conocido. 4. Argumentos de Ia contestaciOn de Ia SIC: 4.1. El signo JURISCOOP (mixto) no presenta diferencias ortograficas y/o visuales con la marca JURISCOL (denominativa). 4.2. Los signos enfrentados apreciados en su conjunto presentan similitud fonetica y ortografica. 4.3.

La modificacion de la letra "L" por la combinacion final "OP" no es suficiente para impedir la relaciOn que existe entre las denominaciones comparadas. 4.4. Entre los servicios solicitados y aquellos amparados por la marca opositora existe cierta relacion, en la medida que los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro utilizan como canal de comercializacion a los servicios que ampara Ia marca previamente solicitada. 4.5.

No es procedente entender que quien es titular del nombre comercial tiene derecho a obtener el registro del mismo como marca, ello como consecuencia directa de las exigencias legales para el reconocimiento de cada una de ellas. 4 4.6. Las marcas JURISCOOP y JURISCOL no pueden ser consideradas como notorias, toda vez que ello no se probe) en el tramite administrativo. 5.

Argumentos del tercero interesado, LA REPUBLICA: No obra en el expediente la contestacion de la demanda de LA REPUBLICA. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicito la InterpretaciOn Prejudicial de los Literales a) y h) del Articulo 136 de Ia DecisiOn 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina9. Procede la interpretacion solicitada por ser pertinente para el presente caso. 2.

De oficio se interpretara los Articulos 224, 228 y 229 de Ia referida DecisiOn19, puesto que se alegO la notoriedad de los signos en controversia. 9 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn;

( ) h) constituyan una reproducciOn, imitacion, traduccion, transliteraciOn o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluciOn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 10 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaciOn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecciOn; 0 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusiOn directa, indirecta y de asociaci6n. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Marcas conformadas por particulas descriptivas Marcas evocativas. Comparacion entre marcas mixtas y denominativas. Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial.

La marca notoriamente conocida y su prueba. ConexiOn competitiva entre servicios de las Clases 35 y 36 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaciOn. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En el proceso interno se discute si el signo JURISCOOP (mixto) y la marca JURISCOL (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Articulo 136 de Ia DecisiOn 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaci6n; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo on determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricacian, cornpras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccidn; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigfiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." "Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no este registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." 6 1.2.

Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public() consumidor.11 a) El riesgo de confusion, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusi6n directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente at que realmente posee. b) El riesgo de asociacion, que consiste en Ia posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn econOmica. 1.3.

Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusi6n (directo o indirecto) o de asociacion en el pOblico consumidor. 1.4. Un signo es identico a Ia marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede ser:12 a) Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinaciOn de tal similitud depende, entre otros elementos, de Ia identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusi6n entre los signos confrontados. b) Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de Ia o las 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 12 Ibidem. 7 palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusiOn sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. d) Grafica (o figurative): Se refiere a Ia semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1 6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:13 a) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideolOgica. b) En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusi6n o asociacion. d) Al realizar la comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir corm el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podria estar inmerso en riesgo de confusion ideologica. 1.8.

No obstante lo anterior, Ia confundibilidad no se puede sustentar en este unico aspecto, toda vez que el mencionado analisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusion o de asociacion en el pUblico consumidor, incluido el analisis de similitud 13 lbidem. 8 t 44- grafica y fonetica, asi como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. 2.

Marcas conformadas por particulas descriptivas 2.1. En el presente caso, JURISCOL senal6 que la denominacion "JURIS" no debe considerarse al momento de realizar el analisis entre los signos toda vez que es descriptiva, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado. 2.2. El Literal e) del Articulo 135 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exciusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de producci6n u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaci6n, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2.3.

Como se desprende de esta disposici6n, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen Ia posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilizacion del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sera considerada debil.14 2.4.

Se debera establecer si la denominaciOn "JURIS" contenida en los signos solicitados es descriptiva o no para los servicios a distinguir en las Clases 35 y 36 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza, para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. 3.

Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno JURISCOOP senalo que las expresiones JURISCOOP y JURISCOL tienen caracter evocativo, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene Ia aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una 14 De modo referencial, ver Procesos 529-IP-2015 y 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga use de Ia imaginacion para Ilegar a relacionarlo con aquel a traves de un proceso deductivo15. 3.2.

Los signos evocativos cumplen la funci6n distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente debil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algOn grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genericos, descriptivos o de use comOn, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.16 3.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una deducciOn no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.17 3.4.

En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo de las denominaciones JURISCOOP y JURISCOL y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de registrabilidad. 4. Comparaci6n entre marcas mixtas y denominativas 4.1. Como una de las controversias radica en presunta confusi6n entre el signo JURISCOOP (mixto) y Ia marca JURISCOL (denominativa), es necesario que se verifique Ia comparacion entre ambos teniendo en cuenta que estan conformados por un elemento denominative y uno grafico, por un lade, y por un elemento denominativo, por el otro. 4.2.

Los signos denominatives, Ilamados tambien nominales o verbales, utilizan expresiones acOsticas o foneticas, formadas por una o varias letras, palabras o nOmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexiOn alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estes elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor 15 De modo referencia!, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. Ibidem. 17 Ibidem. 10 una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.18 4.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes).

La combinaciOn de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los dernas existentes en el mercado. 4.4. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el analisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensiOn más caracteristica de la misma: la dimensi6n que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresiOn general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".19 4.5.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamano, color, diserio u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.2° 4.6.

En consecuencia, al realizar la comparaciOn entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparaci6n se determina que en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusion entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi6n. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:21 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 19 Proceso 46-IP-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 20 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21 Ibidem. 11 poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender coma el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta Ia silaba tOnica de los signos a comparar, pues si ocupa Ia misma posici6n, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominaciOn.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado. 4.7. En ese sentido, se debera verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o asociaci6n que pudiera existir entre el signo JURISCOOP (mixto) y Ia marca JURISCOL (denominativa). 5.

Solicitud de marca previamente registrada como nombre comercial 5.1. En el presente caso JURISCOOP alego que es titular del nombre comercial JURISCOOP reconocido por Ia SIC mediante ResoluciOn 5685 del 24 de marzo de 2004. 5.2. Al respecto, este Tribunal ha senalado que si bien la normativa comunitaria otorga protecciOn al nombre comercial en relacion con el registro de marcas identicas o similares, esto no le da el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca.

El titular de un nombre comercial debe someterse al analisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un analisis complejo y autonomo. En este proceso se deben analizar factores como la confusion o riesgo de asociacion del signo que se pretende registrar coma marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrinseca del signo, el use en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.22 6.

La marca notoriamente conocida y su prueba 6.1. JURISCOOP y LA REPUBLICA alegaron que son titulares de signos notoriamente conocidos; sin embargo, no se les ha concedido Ia protecciOn especial que supone dicha calidad. Sobre el particular, la SIC 22 De modo referencial, ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 156-IP-2012 de fecha 6 de febrero de 2013, p. 17. 12 consider6 que los signos no pueden ser tomados en cuenta como notorios, toda vez que ello no se probo en el tramite administrativo.

Por lo tanto, el Tribunal se referira a Ia marca notoriamente conocida y a Ia prueba de su notoriedad. 6.2. El Articulo 224 de la DecisiOn 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 6.3.

En Ia marca notoriamente conocida convergen su difusion entre el pCiblico consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del use intensivo de Ia misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados. 6.4. El Articulo 230 de la Decisi6n 486 establece algunas consideraciones respecto de que sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar Ia notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribuci6n o comercializaciOn del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los circulos empresariales que act:Jan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 6.5.

Por su parte, el Articulo 228 de la misma Decision analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar Ia notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el caracter de notoria. 6.6. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado: "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraci6n entre otros, los siguientes factores: a) b) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; 13 c) d) e) f) g) h) i) j) k) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, inciuyendo la publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, Canto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecci6n; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricaciOn, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protecci6n; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigUedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 6.7.

La prevision normativa de los citados indicadores de notoriedad de Ia marca hace inaplicable la maxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los 'Daises), la notoriedad de Ia marca no se halla implicita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostracion suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a traves de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.23 6.8.

Asi, la calificacion de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmacion ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolucion en Ia etapa administrativa o judicial cuando en el tramite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.24 6.9.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual Ia marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnaci6n sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere Ia norma cuando se ha registrado una marca.25 23 De modo referencial, ver Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15. 24 De modo referencial, ver Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. 25 Ver Interpretacian Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 6.10.

El Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, seriala: Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproduccion, imitaciOn, traducciOn, transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confuskin o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.11.

Como se advierte de la disposiciOn citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o Ia dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial.26 6.12.

La proteccion especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusi6n por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de Ia reputaci6n de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a Ia reputaciOn de aquella27, concluyendose que Ia protecciOn de la marca notoria va más alla de los principios basicos de Ia especialidad y territorialidad. 6.13.

De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Articulo 229 no se negara la calidad de notorio y su protecci6n por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en tramite de registro en el pais miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo pais miembro y, en consecuencia, se brinda proteccion a los signos que alcancen el caracter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.14.

Igualmente, la protecciOn que otorga la Decision 486 a Ia marca notoria va más ally de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, Ia cual sustenta figuras como la cancelaciOn del registro de la marca por no uso. 26 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, 27 lbidem. 15 En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decision 486 dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.28 6.15.

En relacion con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, Ia autoridad competente at resolver la controversia debera tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la DecisiOn 486. Estos son: el riesgo de confusion, el de asociaci6n, el de dilucion y el de uso parasitario:29 a) El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta). b) El riesgo de asociaciOn es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculaciOn econ6mica. c) El riesgo de diluciOn es Ia posibilidad de que el uso de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de Ia altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de diluciOn, que por lo general ha estado ligado con la proteccion de Ia marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protecciOn frente al riesgo de diluciOn se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posici6n cornpetitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a travOs de la propia eficiencia".3° Es importante tener en cuenta que en el actual regimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca /2- 28 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 29 Ibidem. 30 MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccion de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 16 renombrada y marca notoria a efectos de su protecci6n contra los diferentes riesgos en el mercado.31 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accion se realice sobre productos o servicios que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilucion en que la finalidad del competidor parasitario es Onicamente un aprovechamiento de la reputaciOn, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.32 6.16. En relaciOn con el riesgo de dilucion y uso parasitario, es necesario que se establezca Ia exposiciOn del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinaci6n de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de Ia mano de Ia fuerza de implantacion que el signo notorio tenga en el pUblico consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordacion y suficiente inserci6n en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de diluciOn. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atencion como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.33 6.17.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina. 6.18. Por lo expuesto, se debera hacer un analisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, la afectacion del desarrollo empresarial, y la generaci6n de error el pUblico consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusi6n, asociaci6n, dilucion y uso parasitario. Bastard que se presente alguno de los cuatro riesgos senalados para conceder a la marca notoria la proteccion especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 31 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19. 32 Ibidem. 33 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 17 7.

Conexiem competitiva entre los servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificacion Internacional de Niza 7.1. En Ia controversia planteada se discute si existe o no conexi6n competitiva entre los servicios que refieren los signos objeto de analisis en las Clases 35 y 36 de la Clasificacion Internacional de Niza. En ese sentido, resulta necesario que se realice el analisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexi6n competitiva entre los servicios de la Clase 36 que distingue el signo JURISCOOP (mixto) y los servicios de la Clase 35 que distingue la marca JURISCOL (denominativa). 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisi6n 486.34 7.3. Es por ello que se debe matizar Ia regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer Ia posibilidad de error en el public° consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que Ia sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicacion de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.35 7.4.

Para apreciar Ia conexiOn competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexi6n competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al 34 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Raises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el barrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 35 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 ser intercambiables entre si.

La sustituciOn se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideraci6n el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribuci6n o de comercializacion, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde Ia perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en Ia forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedron, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexi6n competitiva cuando el consumo de un producto genera Ia necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar tambien entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enserianza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza La inclusiOn de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexi6n competitiva entre los productos o servicios objeto de analisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexian competitiva, este criterio debera complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribuciOn o de comercializaciOn; los medios de publicidad empleados;

Ia tecnologia empleada; la finalidad o funciOn; el mismo genero; o Ia misma naturaleza de los productos o servicios. 19 Estos criterios considerados aisladamente no acreditan Ia existencia de conexion competitive. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener Ia misma naturaleza o genero, pero si los consumidores comprenden con relative facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habra conexion competitive entre ellos.

De lo contrario, si habra conexion competitive. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie Ia existencia de conexion competitive entre ambos.

De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observer la existencia de conexion competitive. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitive. 7.5. Por tal razon, para establecer la existencia de conexion competitive entre dos productos (o servicios) sobre Ia base de estos criterios, se requerira la concurrencia de varios de ellos en funcion a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno tambien produce el otro.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00439, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA 71 1 a <71 1han Martha R d erc M STRADA 20 Hernán R9 u1ero Zarnbfano pISTRADO Hugo Ramiro GOrnez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernan omero Zam rano ESIDENTE Lista Garcia ito SE RETA 10 Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21