TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 454-IP-2016 Asunto: InterpretaciOn Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de Ia Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante Referencia: 2015-80486: Signos involucrados THE BUBBLE TEA BAR (mixto) BUBBLE T (mixto) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 1003-272, de fecha 3 de agosto de 2016, recibido via correo electrOnico el 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Ia Republica de Colombia, solicita InterpretaciOn Prejudicial de Ia Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201580486.

El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite Ia presente Interpretacion Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 1 Proceso 454-IP-2016 Demandante: Dos Santos Enterprises S.A.S. Demandada: Dann Asociados S.A.S. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de setiembre de 2015, Dos Santos Enterprises S.A.S. (en adelante, Dos Santos) interpuso demanda por infraccion de derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal en contra de Dann Asociados S.A.S. (en adelante, Dann), en base a los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO Marca mixta SIGNO CERTIFICADO 382302 CLASES 43 455284 30 382302 32 470295 30 be■te. = Marca mixta ix= = / Marca mixta TIi Lema comercial Enseria comercial BUBBLE TEA LA UNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR THE BUBBLE TEA BAR 2.2.

La demandante alegO que Ia demandada ha incurrido en infraccion de la marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un logo muy similar y de la expresion BUBBLE T y BUBBLE TEA; de la ensena comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y; del lema comercial BUBBLE TEA LA UNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso de Ia expresi6n BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR.

Ademas, ha incurrido en actos de 2 Proceso 454-IP-2016 competencia desleal por inducir a confusion, imitacion y explotaciOn de la reputaciOn ajena. 2.3. Mediante Oficio 1003-272 del 3 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de Ia Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la Republica de Colombia, solicitO InterpretaciOn Prejudicial de la Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Dos Santos: 3.1. Es titular de dos establecimientos de comercio en los que se usa Ia enseria comercial THE BUBBLE TEA BAR, ubicados en Bogota dedicados a Ia yenta de bebidas a base de to con sabores a fruta, cremosos o florares con adicion de distintos ingredientes, masticables (toppings) a elecciOn del consumidor, ademas es titular y/o solicitante de diversas marcas conformadas por la denominacion THE BUBBLE TEA BAR. 3.2.

Los signos distintivos de su empresa han sido mencionados en publicaciones de gran renombre y su negocio fue publicitado en YouTube, contando con 1938 seguidores en su pagina de Facebook "The Bubble Tea Bar" y con 190 seguidores en su cuenta de Twitter; de alli que resulte lOgico que los empresarios, tales como la demandada, quieran imitarlos e imitar las prestaciones mercantiles, dada Ia reputacion con Ia que cuenta. 3.3.

Hacia octubre o noviembre de 2014, tuvo conocimiento de la existencia de un establecimiento de comercio llamado BUBBLE T, el cual pertenece a la demandada y se dedica a la yenta de los mismos productos y a Ia misma actividad que su empresa, por lo que podria generar riesgo de confusion y asociaci6n en el mercado. 3.4. La demandada ha incurrido en infracciOn de Ia marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un logo muy similar y de la expresiOn BUBBLE T y BUBBLE TEA, de la enseria comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y del lema comercial BUBBLE TEA LA UNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso de Ia expresion BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR. 3.5.

La demandada ha incurrido en actos de competencia desleal por inducir a confusion, imitaci6n y explotaciOn de la reputaci6n ajena. r, 3.6. Por lo anterior, envi6 un carta de cese y desistimiento a Ia demandada, solicitandole que dejara de usar Ia expresion BUBBLE T y BUBBLE TEA y un logo similar al de su empresa pues se generaba confusi6n y asociacion en el consumidor, habiendo la demandada respondido dicha comunicaciOn aduciendo que no se generaba confusiOn o asociaciOn en el consumidor. 3 Proceso 454-IP-2016 3.7.

Posteriormente, se enter6 de que Ia demandada habia solicitado el registro de la marca BUBBLE T (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, solicitud que fue denegada por la Direcci6n de Signos Distintivos. 3.8. Las actuaciones realizadas por la demandada no solo constituyen una infraccion a los derechos de Propiedad Industrial contra su empresa sino que ademas constituyen actos de competencia desleal; particularmente actos de confusiOn, pues Ia presentacion del establecimiento de comercio BUBBLE T asi como sus prestaciones mercantiles son muy similares a los de THE BUBBLE TEA BAR, lo que impide a los consumidores diferenciar el origen empresarial de dichos establecimientos de comercio asi como sus actividades comerciales, más at:In si se trata de dos competidores de un mismo mercado. 3.9.

Ademas, se evidencian actos de imitaci6n, porque el establecimiento de la demandada imita las prestaciones de su empresa con el prop6sito de generar confusiOn y actos de explotaciOn de Ia reputacion ajena, teniendo en cuenta el reconocimiento que ha adquirido su empresa. 3.10. Las expresiones BUBBLE TEA, BUBBLE T o LAS BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR no son expresiones genericas, descriptivas o de uso comun en el mercado colombiano. 3.11.

Es evidente Ia similitud ortografica, fonetica y conceptual entre los signos, dado que comparten los elementos predominantes, BUBBLE TEA, BUBBLE T, perdiendo relevancia las expresiones THE y BAR, asi como la conexiOn competitiva entre los productos que identifican. 3.12. Es innegable Ia similitud que existe entre los trade dress de los establecimientos debido a los colores empleados, Ia disposici6n de los elementos que conforman el establecimiento, el menu, el uniforme de los empleados es de color verde y la presentaci6n de los productos es altamente similar, por lo que la demandada incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusion e imitaciOn. 4.

Argumentos de Ia contestacion de Dann: 4.1. La palabra BUBBLE no es exclusiva de la demandante, tratandose de una palabra de uso comOn, asi como Ia denominaciOn TEA que es un producto, siendo la expresion BUBBLE TEA el nombre de un producto, por lo tanto una expresiOn generica que cualquier empresario puede utilizar en el mercado. Asi, Ia marca THE BUBBLE TEA BAR es Ia combinaci6n directa de Ia expresion BAR DE TE DE BURBUJAS siendo descriptiva de los productos que identifica en el comercio, raz6n por la cual Ia comparaciOn entre los signos debe basarse en el elemento grafico, gozando el signo usado por su empresa de suficiente elementos graficos propios, los cuales le otorgan distintividad. 4 Proceso 454-IP-2016 4.2.

La prestaciOn mercantil de la demandante es una copia de un producto de Taiwan, que ellos mismos mencionan en repetidas pruebas. 4.3. No esta imitando las prestaciones mercantiles de la demandante, quien quiere generar un monopolio frente al producto BUBBLE TEA, el cual no es una invenciOn suya, por lo que el hecho que su empresa comercialice productos BUBBLE TEA no significa que constituya una imitaci6n. 4.4.

Si bien es cierto que Ia demandante le envio una carta manifestando supuestas infracciones, dicha carta se envio en raz6n a que la demandante no fue parte en el proceso de solicitud de registro de su marca. 4.5. No ha incurrido en actos de competencia desleal ni de mala fe, no habiendose demostrado dicha circunstancia y ademas el demandante no ha probado su citada "gran reputaciOn" en el mercado. 4.6.

Si bien es cierto que se le denegO el registro de la marca BUBBLE T (mixta) en primera instancia, la resoluciOn se encuentra en apelaciOn pues se determine que la expresiOn BUBBLE era de use comCin. 4.7. No hay pruebas que determinan que los signos puedan inducir a confusi6n. 4.8. La forma de presentacion comercial del TE DE BURBUJAS es totalmente adecuada frente a los usos comunes que se dan en el comercio actual, por lo que el hecho que el producto sea servido y comercializado en vasos de plastico y tenga una forma comOn, no significa que esta realizando actos de imitaciOn o de competencia desleal. 4.9.

Para el caso de productos que se consideran saludables o de bienestar, es comOn encontrar en el comercio establecimientos que contengan en su mayoria el color verde o naranja, sin que ello genere confusion en el mercado, por lo que no por dicha circunstancia se presume que se trata de un acto de imitaci6n. 4.10. La reputaciOn ajena no se puede presumir, y Ia demandante no ha acreditado de manera efectiva que ostentaba reputacion en el mercado. 4.11.

Quedara demostrado que no existe ninguna conducta que pueda calificarse como desleal, en tanto sus iniciativas comerciales comenzaron a ejecutarse en un determinado momento, en una zona geografica distinta a la del demandante, es decir en Medellin. 5 Proceso 454-IP-2016 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Entidad consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de Ia DecisiOn 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. 2.

Del analisis de las preguntas formuladas por la Entidad consultante, solo procede la Interpretacion Prejudicial del Literal d) del Articulo 155 y del primer parrafo del Articulo 157 de la Decisi6n 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina.1 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. Usos que no requieren autorizaci6n del titular de una marca.

AcciOn por infracci6n de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo identico o similar Preguntas formuladas por la Entidad consultante: (i) Precisar el alcance de la excepciOn contenida en el Articulo 157. (ii) Indicar si para Ia configuraciOn de la excepciOn contenida en el Articulo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos.

(iii) Cuando el uso de una marca en los terminos del Articulo 157 no se dirige a la identificaci6n de productos o servicios —uso a titulo de marca— sino que tiene otros prop6sitos de identificaci6n o informaciOn, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de ensena comercial o para fines publicitarios incluso en paginas web para identificar el origen empresarial 6se entiende incluido ese uso en la excepcion? (iv) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresiOn generica y marca debil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relacion con el derecho que tiene el titular de impedir su uso por terceros.

Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociaci6n con el titular del registro.

Tratandose del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de confusiOn; "Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizer en el mercado su propio nombre, domicilio o seud6nimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacion cierta relative a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o Opoca de producci6n de sus productos o de la prestaci6n de sus servicios u otras caracteristicas de Ostos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propositos de identificaciOn o de informacion y no sea capaz de inducir al pOblico a confusion sobre la procedencia de los productos o servicios. 6 Proceso 454-IP-2016 D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.

Usos que no requieren autorizaciOn del titular de la marca 1.1. La Entidad consultante solicit6 especificamente que se precise el alcance de la excepcion contenida en el Articulo 157 y se indique si para la configuraci6n de dicha excepciOn deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. En ese sentido, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. 1.2.

El titular de una marca, si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorizacion promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorizaci6n del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales estan contempladas en el Articulo 157 de la Decisi6n 486, el cual enuncia que "Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seud6nimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o 6poca de produccian de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras caracterfsticas de estos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a prop6sitos de identificaci6n o de informacion y no sea capaz de inducir al public° a confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

( )" 1.3. De conformidad con el articulo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompariarla de elementos que den cuenta de los atributos o caracteristicas de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genericos, descriptivos o de uso cornOn, asi como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al public° consumidor. 1.4.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer parrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuacion2: a) 2 Su propio nombre, domicilio o seudOnimo. Esta limitacion responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interes del De modo referencial, ver InterpretaciOn prejudicial expedida en el Proceso 89-IP-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 7 Proceso 454-IP-2016 titular registral y el interes de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el trafico econOmico3. b) Un nombre geografico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa Indole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interes pUblico que necesita del uso general de ese nombre geografico4. c) Cualquier otra indicaci6n cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o epoca de produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de estos.

Este Ultimo supuesto esta dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilizaciOn de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante. 1.5. Cualquier indicaciOn cierta relativa a cualquier caracteristica del correspondiente producto o servicio podra constituir una excepci6n al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Articulo 157 de la DecisiOn 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepcion comentada:5 a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al public° a error sobre la real procedencia de los productos o servicios6.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legitimos intereses del titular de la marca sino tambien respecto al interes general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podra constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la diluciOn de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podra 3 OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Paises Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogota, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. 4 Ibidem. 5 De modo referencial, ver InterpretaciOn Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. 6 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Paises Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Op. Cit., p. 8. 8 Proceso 454-IP-2016 tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificacion o informaciOn7. b) Que no constituya uso a titulo de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicaciOn de Ia respectiva caracteristica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusion respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados.

En tal sentido, Ia indicaciOn que identifica o informa acerca de determinadas caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno debera efectuarse proporcionalmente y con Ia diligencia debida para que no se induzca al pUblico a error sobre la real procedencia de los productos o servicios8. c) Que se limite a propositos de identificacion o de informacion.

La indicaciOn debe tener como fin, exclusivamente, Ia identificaci6n o informaci6n de alguna caracteristica del producto o servicio correspondiente. En terminos generates, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a caracteristicas del correspondiente producto o servicio deben respetar Ia buena fe comercial, los usos y practicas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al pUblico a confusion sobre Ia procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de Ia respectiva indicaciOn no debe generar riesgo de confusi6n o de asociacion en el public() consumidor. Este Ultimo requisito tiene relaciOn principalmente con la protecci6n de una de la funcion esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusi6n en el pUblico consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicacion no podria darse a titulo de signo distintivo. 7 De modo referencial, ver InterpretaciOn prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. 8 Ibidem. 9 Proceso 454-IP-2016 Adicionalmente, el uso tampoco debe dar Ia impresiOn que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas econ6micamente o de empresas entre las que existe relacion comercial o que Ia empresa que esta haciendo uso de Ia marca ajena pertenece a la red de distribuciOn oficial del titular de Ia marca, entre otros muchos supuestos. 1.6.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuracion de Ia excepciOn o limitaciOn objeto de la presente interpretacion, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. 1.7. En virtud de lo expuesto precedentemente, se debera verificar que, para que resulte aplicable la excepci6n, se cumplan las condiciones detalladas en el presente acapite; es decir, que sea de buena fe, que no se utilice a titulo de marca, que sea con proposito de identificaci6n o informaci6n y finalmente que no cause confusion en el public() consumidor respecto de otro signo en el mercado. 2.

Acci6n por infracciOn de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo identico o similar 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a Ia demandada por parte de Ia demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de Ia Decision 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con el titular del registro.

Tratandose del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de confusion; 2.2. Previamente a realizar el analisis de Ia norma citada, resulta pertinente senalar que Ia accion por infracciOn de derechos de Propiedad Industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de Ia DecisiOn 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:9 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 10 LY Proceso 454-IP-2016 a) b) Suietos activos.

Dicha condici6n recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o juridica. (ii) El Estado. Si Ia legislacion interna lo permite, las autoridades competentes de los 'Daises miembros pueden iniciar de oficio Ia acci6n por infracci6n de derechos de Propiedad Industrial. Suietos pasivos. Son sujetos pasivos de la accion: (i) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de Propiedad Industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 2.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se preve que el titular de una marca podra impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorizaciOn del titular de Ia marca, utilice en el comercio un signo identico o similar en relacion con cualquier producto o servicio, bajo Ia condiciOn de que tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociaci6n en el pUblico consumidor10.

A continuaci6n se detallan los elementos para calificar Ia conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo identico o similar en relaciOn con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a traves de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice Ia marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con Ia oferta y demanda de bienes y servicios. Preve una protecciOn más alla del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegera la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por Ia marca vulnerada. b) 10 Posibilidad de generar riesgo de confusion o de asociaciOn.

Para que se configure Ia conducta del tercero no consentido, no es De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 11 Proceso 454-IP-2016 necesario que efectivamente se de Ia confusiOn o Ia asociacion, sino que exists la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercadoll. c) Evento de presuncion del riesgo de confusion. La norma preve que si el signo utilizado es identico a Ia marca registrada, el riesgo de confusion se presumira.

Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.4. El Literal a) del Articulo 155 de Ia Decision 486, especifico para la identificaciOn de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicacion que a continuaciOn se senalan: 1. Supuesto I: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto II: Aplicar o colocar Ia marca o un signo distintivo identico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. 3. Supuesto III: Aplicar o colocar Ia marca o un signo distintivo identico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del supuesto Es titular de una Usa Ia marca Marca protegida para marca que directamente sobre productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos.

Es titular de una Usa Ia marca sobre Marca protegida para marca que productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. servicios. servicios que distingue Ia marca protegida. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que envases, envolturas, productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre productos o acondicionamientos envases, envolturas, servicios. embalajes de productos. o acondicionamientos de productos.

Sujeto activo Supuesto I Supuesto H Supuesto III 11 Sujeto pasivo Sobre el riesgo de confusiOn y de asociacidn, el Tribunal ha manifestado que el " riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esto adquiriendo otro (confusiOn direcfa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusiOn indirecta); mientras que el " riesgo de asociaci6n es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacian o vinculaciOn economica".

(Interpretaci6n Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso 70-IP-2008). 12 Proceso 454-IP-2016 2.5. Los mencionados derechos de exclusion, contenidos en el Literal d) del Articulo 155 de la Decision 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relaciOn con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el trafico econ6mico y sin su consentimiento un signo identico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusion.12 2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre Ia marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exciusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decision 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulos 157, 158 y 159 de dicha norma.13 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en Ia posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusi6n en el public°.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretacion restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por Ia normativa comunitaria".14 2.7. De otro lado, Ia accion estudiada tiene un termino de prescripciOn de dos arios desde Ia fecha en que el titular tuvo conocimiento de Ia infracciOn o, en todo caso, de cinco anos desde que se cometiO la infracciOn por Ultima vez, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 244 de la Decision 486. 2.8.

En atencion a lo expuesto, se debera establecer cual es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccion de derechos de marcas y, posteriormente, debera comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusiOn o de asociaciOn en el pOblico consumidor, asi como de ser el caso, Ia aplicacion del plazo de prescripciOn establecido en Ia normativa andina, para interponer una denuncia por infracciOn. 3.

Preguntas formuladas por Ia Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por Ia Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitara a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el 12 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 13 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 14 Verde modo referencial Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 13 Proceso 454-IP-2016 ordenamiento juridic° de Ia Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso. 3.1.

Precisar el alcance de la excepcion contenida en el Articulo 157 Esta pregunta se encuentra absuelta en el desarrollo del Apartado 1 de Ia SecciOn D de la presente InterpretaciOn Prejudicial. 3.2. Indicar si para la configuracion de la excepci6n contenida en el Articulo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Tal y conforme se ha senalado en el punto 1.6. del Apartado 1 de Ia SecciOn D de la presente InterpretaciOn Prejudicial, para la configuraciOn de la excepciOn contenida en el Articulo 157 los elementos constitutivos deben presentarse en forma concurrente. 3.3.

Cuando el uso de una marca en los terminos del Articulo 157 no se dirige a la identificacion de productos o servicios —uso a titulo de marca— sino que tiene otros propositos de identificacion o informacion, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseti a comercial o para fines publicitarios incluso en paginas web para identificar el origen empresarial zse entiende incluido ese uso en la excepcion? Conforme se serial6 anteriormente, para que se configure Ia excepci6n contemplada en el Articulo 157 de Ia Decision 486, el uso efectuado no puede ser realizado a titulo de signo distintivo con la finalidad de identificar o distinguir productos, servicios o actividades econ6micas en el mercado; es decir, la indicaciOn de la caracteristica del producto o servicio debe limitarse a propOsitos de identificaci6n e informaci6n y no ser susceptible de inducir a confusi6n al pOblico consumidor respecto a Ia identidad de Ia empresa ni sobre el origen empresarial de los productos o servicios comercializados.

Lo anterior, en virtud de una interpretacion sisternatica del Articulo 157 y de los Literales b) y c) del Articulo 19415 conjuntamente con el Articulo 20016 de 15 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 194.- No podra registrarse como nombre comercial un signo que este comprendido en alguno de los casos siguientes: ( ) b) c) 16 cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el public° sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el pablico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (.. )".

Decision 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina.- 14 Proceso 454-IP-2016 la Decisi6n 486, por cuanto se requiere para el registro de una ensena comercial que: "su uso no sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el pOblico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre"; ni "sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice".17 3.4.

Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresi6n generica y marca debil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relacion con el derecho que tiene el titular de impedir su uso por terceros La marca es aquel signo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de informaci6n que permite no sOlo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio de su preferencia sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de ella, por lo que tiene facultad de accionar contra aquellos que pretendan usar o usen su signo sin su autorizaci6n, o cualquier otro que pueda producir confusiOn con el suyo, afectando su derecho de exclusiva. Sin embargo, ese derecho de exclusiva no es absoluto, siendo que la normativa comunitaria recoge ciertos limites, tales como el empleo de expresiones de caracter generico que tengan un prop6sito referencial.

Sobre el particular se precisa que la denominacion generica determina el genero del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilizaciOn de esa palabra, toda vez que se crearia una posici6n de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relaciOn directa con los productos o servicios de que se trate.18 Desde el punto de vista de las marcas, un termino es generic° cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por si sOlo pueda servir para identificarlo.19 "Articulo 200.- La protecciOn y dep6sito de los rotulos o ensenas se regira por las disposiciones relatiyas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro." 17 Ver a modo referencial la InterpretaciOn prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 18 De modo referencial, ver InterpretaciOn prejudicial expedida en el Proceso 110-IP- 2015 de 5 de fecha 5 de septiembre de 2015, p.8. 19 Ibidem. 15 Proceso 454-IP-2016 En efecto un signo compuesto por expresiones genericas es debil, ya que tiene un poder muy bajo de oposiciOn en relacion con dichas palabras y, adernas, tiene bajo nivel de accion para alegar infracci6n en relaciOn con dichos elementos genericos.

Asi, una expresion de caracter generico no puede estar sometida a Ia apropiaci6n exclusive de un solo titular pues ello impediria el use libre y legitimo de tal expresiOn por los demas competidores. Sin embargo, los signos confrontados en una acci6n por infraccion, compuestos por elementos genericos, deben ser evaluados en relacion con los dernas elementos que le otorguen distintividad al signo. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Intern° 2015-80486, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. rt// Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA artha a erchan M !STRADA ■ ii Hernán R trier° Zam_brano— AGIS-TRAI50 Hugo R - giro GO Apac MAGI TRADO 16 Proceso 454-IP-2016 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán P6frEENTE no SECR Brito 10 Notifiquese a Ia Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17