TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso 470-IP-2016 Asunto Interpretacion Prejudicial Consultante Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 897/2014 Referencia Marca involucrada GLORIA Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 0391-2016 del 28 de julio de 2016, recibido via courier el 31 de agosto de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 897/2014; y, El Auto del 21 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente InterpretaciOn Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Societe Des Produits Nestle S.A. Demandado Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Terceros Interesado: Gloria S.A. Proceso 470-IP-2016 2. Hechos relevantes: 2.1. El 12 de abril de 2013, Gloria S.A. solicito ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) la cancelacion por falta de use de Ia marca constituida por la denominaciOn GLORIA registrada a favor de Societe Des Produits Nestle S.A. (en adelante, Nestle) bajo Certificado 62521-C para distinguir leche evaporada, de la Clase 29 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 2.2.

El 2 de julio de 2013, Nestle serial6 en referencia a la solicitud de cancelacion de su marca, que esta habia sido utilizada, siendo los productos que identifica dicha marca comercializados continuamente en diversas tiendas. 2.3. Mediante ResoluciOn 405/2013 del 19 de agosto de 2013, el SENAPI resolvio declarar probada la acci6n de cancelaciOn planteada. 2.4.

El 26 de septiembre de 2013, Nestle interpuso recurso de revocatoria en contra de la ResoluciOn 405/2013. 2.5. El 24 de octubre de 2013, el Director de Propiedad Industrial emitiO Ia Resolucion DPI/CAN/REV-N° 308/2013, mediante la cual se rechaz6 el recurso de revocatoria interpuesto por Nestle y se confirm6 la Resolucion 405/2013. 2.6. El 12 de noviembre de 2013, Nestle interpuso recurso jerarquico contra la Resolucion DPI/CAN/REV-N° 308/2013. 2.7.

El 19 de marzo de 2014, la Direcci6n General Ejecutiva del SENAPI expidio Ia ResoluciOn DGE/CANC/J-099/2014 mediante la cual se rechazo el recurso jerarquico interpuesto por Nestle y se confirm6 la Resolucion DPI/CAN/REV-N° 308/2013. 2.8. El 12 de septiembre de 2014, Nestle presento demanda contencioso administrativa impugnando la Resolucion DGE/CANC/J-099/2014, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 2.9.

Mediante Auto de fecha 15 de diciembre de 2014 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitiO la demanda, en el cual orden6 notificar a la entidad demandada el SENAPI y al tercero interesado Gloria S.A. 2.10. Mediante Auto del 5 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, decidi6 suspender el proceso y solicitar Interpretacion Prejudicial a este Tribunal. 2 Proceso 470-IP-2016 3.

Argumentos de Ia demanda de Nestle: 3.1. La marca GLORIA ha sido registrada a su nombre a nivel mundial, siendo Nestle Bolivia S.A la empresa propietaria, que manufactura y comercializa dichos productos en Bolivia, empresa econOmicamente relacionada a su empresa por ser licenciataria de las marcas registradas y ser ambas parte del mismo grupo empresarial. 3.2.

La autoridad de Primera Instancia no ha cuestionado las pruebas que demuestran el uso de Ia marca sino solamente cuestiona el vinculo comercial que existe entre Societe Des Produits Nestle S.A. y Nestle Bolivia S.A. 3.3. La autoridad de Segunda Instancia fue contradictoria con la Decision 486, incurriendo en falta grave toda vez que se debieron valorar las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca (ya sea este uso por el titular, licenciatario, distribuidor autorizado, etc.); sin embargo, la resolucion declare cancelada la marca por no haberse demostrado en tiempo oportuno el vinculo comercial que existe entre Societe Des Produits Nestle S.A. y Nestle Bolivia S.A. 3.4.

Todas las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA fueron aportadas dentro del plazo de 60 dias contados a partir de la fecha de notificaci6n estableciendo como licenciatario a Nestle Bolivia S.A. ya que no existe exigencia alguna de parte de la DecisiOn 486 para la demostraci6n del vinculo comercial entre el titular y el licenciatario. 3.5.

En un caso similar, correspondiente al Expediente 64667-C con las mismas pruebas aportadas, el SENAPI determin6 que los medios probatorios demostraban el vincula comercial entre las firmas Societe Des Produits Nestle S.A. y Nestle Bolivia S.A. y por consiguiente se probe el uso de Ia marca materia de cancelacion, existiendo una evidente contradicci6n. 3.6.

La resolucion recurrida es totalmente contradictoria con la Decision 486 y, por tanto, la autoridad que emiti6 la misma incurre en grave falta, ya que como se mencion6 en reiteradas oportunidades se deben valorar las pruebas que demuestran el uso efectivo de Ia marca; sin embargo, Ia resolucion declara cancelada la marca porque las pruebas presentadas no contienen la marca GLORIA; pero si consta el producto leche evaporada; que se comercializa en Bolivia bajo la marca GLORIA y, por tanto, las pruebas documentales adjuntadas al expediente de cancelacion demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA durante los Oltimos tres arms anteriores a la fecha de interposici6n de la misma. 3.7.

La prueba aportada no solamente es verdadera y legitima sino que ademas cumple con los requisitos de legalizacion por la entidad que lo emitio, Nestle Bolivia, y cuenta con la verificacion de autenticidad de un 3 6 Proceso 470-IP-2016 notario quien dio fe de su veracidad, lo que determin6 que Ia prueba fuera aceptada en Primera Instancia. 3.8.

Solicita que se requiera al Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina InterpretaciOn Prejudicial de la Decision 486 en los aspectos pertinentes. 4. Argumentos de Ia contestaciOn del SENAPI: 4.1. Los argumentos de la demandante dentro del proceso contencioso administrativo versan sobre una falta de valoraciOn de Ia prueba por aspectos simplemente formales, negando dicho extremo, reiterando los argumentos expuestos en la Resolucion DGE/CANC/J-099/2014. 4.2.

Se puede evidenciar que el SENAPI efectu6 la valoracion pertinente de toda Ia prueba, en cumplimiento de la normativa andina y administrativa nacional. 4.3. La demandante hace referencia impertinente a un proceso distinto, tramitado bajo Expediente 64667-C, el cual se tramita de manera separada, cuyo analisis o asimilaciOn excederia la competencia de la autoridad jurisdiccional; sin perjuicio de ello, se advertira que no existe contradicciOn alguna. 5.

Argumentos de Ia contestaciOn de Gloria S.A.: 5.1. El escrito presentado por Nestle no cumple los requisitos para ser considerado como una demands contenciosa administrativa, pues no se individualiza que articulos especificos o normas han sido vulneradas o mal aplicados por Ia autoridad y con que actos se ha vulnerado tales normas y peor at.:in en su petitorio solo se limita a senalar que "se deje sin efecto la resoluciOn", sin especificar via que acto juridic° se va a dejar sin efecto. 5.2.

Si bien el SENAPI ha aceptado valorar muchas pruebas que no cumplen con las normas, lo ha hecho vulnerando lo dispuesto por el Articulo 170 de la Decision 486 que impone un plazo de 60 dias habiles para contestar la accion de cancelacion, por lo que no correspond fa tomarlos en cuenta. 5.3. Societe Des Produits Nestle S.A. y Nestle Bolivia S.A., no son la misma persona dado que ambas tienen un nombre diferente y matricula distinta, una esta constituida en Bolivia y Ia otra en Suiza, los activos y pasivos son diferentes asi como sus derechos y obligaciones, y como sus directores. 5.4.

Los documentos presentados por Nestle no son id6neos para demostrar un vinculo efectivo entre ambas empresas, advirtiendose que el contrato de licencia no esta registrado en el SENAPI. Ademas, los documentos 4 0 Proceso 470-IP-2016 carecen de valor legal al tratarse de fotocopias simples por lo que no se ha demostrado el uso de Ia marca materia de cancelacion.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la InterpretaciOn Prejudicial de los Articulos 165, 166 y 167 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andinal. Procede la interpretaciOn solicitada. 2. De oficio se interpretara el Articulo 162 de Ia Decision 486, al ser materia controvertida el uso efectuado por el licenciatario de una marca.2 Decision 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina."Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acciOn de cancelaciOn.

La cancelaciOn de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposician interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acciOn de cancelacion antes de transcurridos tres at-jos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debia, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializaciOn en el mercado.

Tambien se considerara usada una mama, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segt"in lo establecido en el parrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelaciOn del registro por falta de uso, ni disminuira la protecciOn que corresponds a la marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro. El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializaciOn de las mercancias identificadas con la marca, entre otros. 2 DecisiOn 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 162. -El titular de una marca registrada o en tramite de registro podra dar licencia a uno o más terceros para la explotacion de la marca respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a terceros. 5 A efectos del registro, la licencia debera constar por escrito. Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia." 5 6 Proceso 470-IP-2016 C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION 1.

La acci6n de cancelacion de registro de marca por falta de uso. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. D. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION 1. La acciOn de cancelaciOn de registro de marca por falta de uso. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello 1.1. En el presente caso, Gloria S.A. solicitO ante el SENAPI la cancelacion de la marca GLORIA, registrada a favor de Societe des Products Nestle, para distinguir leche evaporada de Ia Clase 29 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza, argumentando que no habia sido usada por su titular durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha de presentaci6n de Ia solicitud. 1.2.

En tal sentido, corresponde desarrollar las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de Ia figura de la cancelaciOn por falta de uso de una marca. Ademas, se determinaran los requisitos del uso de la marca por un licenciatario o un autorizado para ello; siguiendo para ello Ia linea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal3.

Caracteristicas de Ia figura de Ia cancelaciOn por no uso en el regimen de Ia Decisi6n 486 1.3. Los Articulos 165 a 170, con excepcion del Articulo 1694 de Ia Decision 486, establecen las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de Ia cancelaciOn por no uso de la marca. En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: A. LegitimaciOn para adelantar el tramite 1.4.

De conformidad con el Articulo 165 de la DecisiOn 486, el tramite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la oficina nacional competente. 1.5. Cualquier persona interesada puede adelantar el tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera demostrar un interes en la cancelacion de la marca respectiva, lo que se traduce en la intencion de 3 Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 21-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, 100-IP-2013 del 25 de junio de 2013, 86-IP-2013 del 16 de julio de 2013. 4 El Articulo 169 de la DecisiOn 486 soporta la cancelacion del registro marcario en la perdida de distintividad del signo que se ha tornado en cornim o generico, en relaciOn con uno o varios de los productos que ampara. 6 Proceso 470-IP-2016 registrar un signo identico o semejante al no utilizado.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En resumen, se encuentra legitimada para accionar "la persona natural o juridica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada" (Proceso 15-IP99, ya citado), asi como la que pretenda registrar un signo identico o semejante, confundible con la marca no utilizada. "5 B. Oportunidad para adelantar el tramite 1.6.

El segundo parrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de Ia accion de cancelacion por no uso. Dispone que dicha acciOn solo puede iniciarse despues de tres ailos contados a partir de Ia notificacion de la resolucion que agota la via gubernativa en el tramite de concesion de registro de marca. C. Falta de uso de Ia marca 1.7.

Para que opere Ia cancelaciOn del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decision 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los 'Daises miembros, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. 1.8.

En el Articulo 165 de la DecisiOn 486 se hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza Ia marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculaciOn economica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: a) La licencia de uso de Ia marca 1.9.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es Ia facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposici6n, de conformidad con el postulado de la autonomia de Ia voluntad privada, se puede manifestar a traves de Ia transferencia o cesion de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotaciOn de la misma.6 1.10.

Las licencias, tienen una funcion economica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acciOn de una 5 Ver a modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 131-IP-2007 del 26 de octubre de 2007. 6 Ver a modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 86-IP-2013 del 16 de julio de 2013. 7 Proceso 470-IP-2016 marca determinada, o para Ia penetracion de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.7 1.11.

La licencia de la marca, se encuentra regulada en Capitulo IV del Titulo VI de Ia Decisi6n 486. El instrumento en el que se plasma Ia licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona Ilamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este Ultimo se obliga al pago de una remuneraci6n: la regalia.

El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.8 1.12. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitacion del mismo. El Articulo 163 de la Decision 486 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalias, y practicas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitaciOn de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 9 1.13.

El contrato de licencia debera plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el Articulo 162 de la Decisi6n 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no sutra efectos frente a terceros. b) La simple autorizaciOn para Ia utilizaciOn de Ia marca en el mercado 1.14. Cosa distinta ocurre con la simple autorizaci6n para la utilizaciOn de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique Ia relaciOn o el vinculo economic° con el titular de Ia marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilizacion, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clasico lo tenemos en los contratos de distribucion donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribuciOn la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: "Cuando se suscita la cuesti6n de la relaciOn que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoria de los contratos de distribuci6n, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual aut6noma, dotada de un regimen Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 8 Proceso 470-IP-2016 juridic° propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el trafico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribuci6n) de integrase, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoria de la distribuciOn comercial.

Ello no obstante, tambien hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercializacion a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilizacion precise una autorizaciOn del titular del signo. Asi, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribuci6n comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos"10. 1.15.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.11 1.16. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializacion. 1.17.Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Asi como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligaciOn de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligaciOn del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en terminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a traves de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca debera ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intencian de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbOlico. En el regimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso debera materializarse mediante la prueba de la yenta o de la disposici6n de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello ( ) establece la presunci6n de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos 10 MARTIN ARESTI, Pilar. La Legitimacion del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribucion. En Las Marcas y la Distribucion Comercial. Ediciones Universidad Salamanca.

Salamanca, 2011. p. 20. Ver a modo referencial la Interpretacion Prejudicial expedida en el Proceso 86-IP-2013 del 16 de julio de 2013. 9 Proceso 470-IP-2016 o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado" ".12 1.18. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relacion esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca este en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su funcion distintiva. 1.19. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486, que contiene parametros en relacion con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: (i) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el Juez competente, en su caso, debera determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbolicas y no demuestran el uso real de la marca.

(ii) La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercializacion son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializa en tiendas especializadas, o bajo catalogo, etc. 1.20.

En relacion con estos parametros cuantitativos, pero refiriendose a articulos analogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "Los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones minimas en cuanto a /a cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en selialar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, 12 Ver a modo referencial la InterpretaciOn Prejudicial expedida en el Proceso 22-IP-2005. de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005. 10 Proceso 470-IP-2016 normal e inequivoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en terminos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostraciOn de que en un atio se han efectuado dos o tres yentas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese namero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podria decirse que exista comercializacion real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un atio solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominaci6n de la marca que pretende probar su uso. Asi se desprende de los articulos 100 de la DecisiOn 311, 99 de la Decisi6n 313 y 110 de la Decisi6n 344".13. 1.21 El parrafo segundo de la norma estudiada establece otro parametro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que tambien se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los !Daises miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con Ia naturaleza y en relacion con las modalidades bajo las cuales se efect0a su comercializaciOn. 1.22 El parrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a Ia forma en que fue registrada no podra ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protecci6n que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicion o sustraccion de ciertos elementos accesorios, no se cumplirlan los supuestos de hecho para su cancelacion por no uso. D. Carga de Ia prueba. La prueba del uso 1.23.

La carga de la prueba en el tramite de cancelacion de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167 de la Decisi6n 486. Es decir, corresponde al titular de Ia marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca. 1.24. En el mismo articulo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la 13 Ver a modo referencia! la InterpretaciOn Prejudicial expedida en el Proceso 17-IP-95 de fecha 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996. 11 Proceso 470-IP-2016 regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros". 1.25.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podra probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislacion nacional. Por tal motivo, Ia oficina nacional competente o el Juez nacional, en su caso, debera evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el regimen probatorio aplicable. E. Causales de justificaci6n para el no uso de Ia marca 1.26.

El Articulo 165, parrafo cuarto, de la Decision 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificaci6n para el no uso de Ia marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de Ia solicitud de cancelacion. Estas son: (i) (ii) Fuerza mayor. Caso fortuito. 1.27. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposiciOn de requisitos oficiales, impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la oficina nacional o el Juez, en su caso.

F. Procedimiento 1.28. El Articulo 170 de la Decision 486 establece el procedimiento que debe seguir Ia oficina de registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: (i) (ii) (iii) (iv) Presentacion de la solicitud. NotificaciOn al titular de Ia marca, para que dentro de los sesenta dias habiles siguientes a Ia notificacion demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre Ia cancelaciOn del registro. Notificacion a las partes de la decisiOn mediante una resolucion debidamente motivada. 1.29. De lo anterior se desprende que el tramite para Ia solicitud de cancelaciOn de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en Ia Norma Comunitaria. G. Efectos de Ia cancelaciOn de Ia marca por no uso 1.30.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 1.31. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgandole de conformidad con el Articulo 168 de la Decisi6n 486, un derecho de 12 6 Proceso 470-IP-2016 preferencia a la persona que obtuvo Ia decisi6n favorable, que podra invocarse a partir de la presentaciOn de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a Ia fecha en la que quede firme la resolucion de cancelaciOn. 1.32.

En virtud a lo anterior, se debera verificar si la marca materia de cancelacion ha sido usada en el mercado por persona autorizada de manera real y efectiva, en el modo y Ia cantidad que normalmente corresponde a los productos que identifica o; si por el contrario, existe alguna de las causales que justifican el no use de Ia misma. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente InterpretaciOn Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 897/2014, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hernan ambrano AGISTRADO Martha •e:a Merchan M A ISTRADA Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 Proceso 470-IP-2016 Hernán CO? brano SIPE-141E Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14