TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 263-IP-2016 Asunto: InterpretaciOn Prejudicial Consultante: SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00405 Referencia: Signos involucrados: PAXETAL (denominativo) y PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas) y PAX, PAX CALIENTE NOCHE (mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyIlOn Quinteros VISTOS El Oficio 2355, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a), 137 y 150 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00405; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente InterpretaciOn Prejudicial. 1 A.
ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el proceso interno Demandante: SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 2 de agosto de 2007, LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. (en adelante, LAFRANCOL) solicitO el registro del signo PAXETAL (denominativo)1 para distinguir productos comprendidos en Ia Clase 52 del Arreglo de Niza Relativo a Ia ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza). 2.2.
Publicado el extracto de Ia solicitud en Ia Gaceta de Ia Propiedad Industrial 547, no se presentO oposicion por parte de terceros. 2.3. El 22 de agosto de 2007, mediante ResoluciOn 25639, Ia Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC) concediO el registro del signo PAXETAL (denominativo). 2.4.
El 17 de octubre de 2008, SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. (en adelante, SANOFI) interpuso demanda en accion de nulidad en contra de Ia ResoluciOn 25639, fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: Marca Tipo Clase(s) Productos Certificado PAX Denominativa 5 292592 Productos farmaceuticos PAX Denominativa 5 Medicamentos 241036 antigripales, anti- i 2 Expediente interno 07 12410.
Productos farmaceuticos y medicamentos. 2 Marca Tipo Clase(s) Productos Certificado tusivos, descongestionante. PAX -'- ‘4,31 5..4.tm Farmaceuticos e 224848 higienicos, productos dieteticos para ninos y enfermos. PAX Denominativa 5 ALERGIA Productos 263880 farmaceuticos e higienicos; productos dieteticos para ninos y enfermos.
PAX:,-,.-.-- PAX 5 Un producto CALIENTE farmaceutico limitado NOCHE a un antigripal PAX Denominativa 5 Productos CALIENTE farmaceuticos e NOCHE higienicos; productos 261184 224585 dietOticos para ninos y enfermos. PAX DIA Denominativa 5 Productos 191217 farmaceuticos e higienicos, productos dieteticos para ninos y enfermos.
PAX LINCTUS Denominativa 5 Productos 264411 farmaceuticos e higienicos; productos 3 Marca Clase(s) Tipo Productos Certificado dieteticos para nifios y enfermos. PAX NO TE Denominativa 5 Productos DESAMPARA farmaceuticos e NI DE DiA higienicos; productos 271680 dieteticos para nifios y enfermos. PAX NOCHE Denominativa 5 Productos 201875 farmaceuticos e higienicos; productos dieteticos para nirios y enfermos.
PAX NOCHE 5.. CALIENTE Un medicamento 260679 contra los sintomas de la gripa o resfriado J, comun, PAX NOCHE 5, CALIENTE, —, ^ Productos 352704 farmaceuticos limitados a un medicamento contra los sintomas de la.f gripa o resfriado cornOn. 4 Marca Tipo PAX NOCHE CALIENTE Clase(s) Productos Certificado 5 315245 Productos farmaceuticos ' A limitados a un medicamento contra los sintomas de la.. gripa o resfriado comun.
PAX SINUS Denominativa 5 Productos 243391 farmaceuticos e higienicos; productos dieteticos para ninos y enfermos. PAX TOS Denominativa 5 Productos 240654 farmaceuticos e higienicos; productos dieteticos para ninos y enfermos. PAX ULTRA Denominativa 5 Productos 357560 farmaceuticos e higiOnicos; productos dieteticos para ninos y enfermos. 2.5.
El 20 de enero de 2016, la SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepOblica de Colombia, suspendi6 el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 134 y 136 literal a), 137 y 150 de la DecisiOn 486. 3. Argumentos de la Accion de Nulidad planteada por SANOFI 3.1.
Es titular de varias marcas que inician con el termino PAX para identificar productos de la Clase 5 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 5 3.2. La SIC no se percatO de que el signo solicitado PAXETAL se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad del Articulo 136 literal a) de la DecisiOn 486. 3.3. El signo solicitado podria generar riesgo de confusiOn en el public° consumidor. 3.4.
Es titular de una familia de marcas que incluyen marcas con Ia particula PAX. 3.5. El signo solicitado PAXETAL es confundible con las marcas PAX, creando riesgo de confusion. 3.6. La solicitud presentada tiene la intenci6n de crear confusion respecto de las marcas PAX, enganando y desviando Ia clientela. 3.7. Los actos de competencia desleal no solo resultan por la similitud de los signos, sino de una tactica mucho más compleja en tanto que alguno consumidores podran creer que las marcas registradas PAX pertenecen a la solicitante, creando error. 3.8.
La solicitante pretende perpetrar, facilitar y consolidar actos de competencia desleal. 4. Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad por parte de Ia SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violaciOn alguna de las normas contenidas en la Decision 486. 4.2. El signo solicitado PAXETAL (denominativo) no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la norma andina. 4.3.
La oficina realizO el examen de registrabilidad teniendo en cuenta las condiciones de registrabilidad. 4.4. En ningOn momento la oficina dejO de aplicar o aplicO indebidamente las disposiciones vigentes en materia marcaria, por el contrario, la ResoluciOn que se impugna se ajusta plenamente a derecho. 5. Tercero interesado De Ia revision del expediente no aparecen antecedentes del tercero interesado, no contesto a Ia acciOn de nulidad presentada. 6 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
El Tribunal consultante solicita la InterpretaciOn Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a), 137 y 150 de Ia DecisiOn 4863 de la Comision de la Comunidad Andina. Procede la interpretaci6n solicitada de los articulos 136 literal a) al tratarse el caso interno sobre la irregistrabilidad por confusiOn de un signo con una marca registrada y del 137 al argumentarse actos de competencia desleal para obtener el registro y del 150 para analizar el tema del examen de registrabilidad que debe realizar Ia oficina nacional. 2.
No se analizara el Articulo 134 ya que no se analizaran los requisitos para el registro de una marca. 3. De oficio se interpretaran los articulos 258, 259 y 267 de Ia DecisiOn 4864 para analizar el tema de competencia desleal argumentado por la parte actora. 3 'Articulo 134.- A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representaciOn grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaci6n de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinaciOn de colores; t) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". `Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso on el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaci6n;
( ) "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro". "Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedere a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre Ostas y sobre la concesiOn o denegatoria del registro de la marca mediante resoluciOn". `Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practices honestos".
"Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: 7 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideolOgica. Riesgo de confusiOn directa, indirecta y de asociaciOn.
Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. ComparaciOn entre signos denominativos. 3. ComparaciOn entre signos denominativos y mixtos. 4. Analisis de registrabilidad de marcas farmaceuticas. 5. La familia de marcas. 6. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal.
De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusiOn, actos de competencia desleal por desviaciOn de Ia clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputaci6n ajena. De las acciones por competencia desleal. 7. Examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional cornpetente.
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo PAXETAL (denominativo) es confundible con las marcas PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas) y PAX, PAX CALIENTE NOCHE (mixtas) por lo que es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, el cual concretamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: a) cualquier acto capaz de crear una confusi6n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir at public° a error sobre la naturaleza, el modo de fabricaciOn, las caracteristicas, la aptitud en et empleo o la cantidad de los productos".
(.-) "Articulo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acci6n, quien tenga legitimo interOs podra pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algOn acto o practica comercial con forme a lo previsto en el presente Titulo". 8 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idanticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion;
( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposiciOn, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusiOn (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public° consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples I nterpretaciones Prejudiciales5. 1.3.
En cuanto at riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto crea que este adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee6. 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn economical. 1.5.
Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoraciOn que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. 5 Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tOnica de las palabras, por lo que para determinar Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e InterpretaciOn de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.
Proceso 397-IP-2015. 7 9 un posible riesgo de confusiOn se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante8. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos9: 1.6.1.
La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociacion. 1.6.4. Al efectuar la comparaciOn en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cOmo el producto o servicio es percibido por el pOblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusiOn o de asociaciOn.
De acuerdo con las maximas 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: InterpretaciOn Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e InterpretaciOn Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 10 nivel de atenciOn puede ser de variable percepciOn en relaciOn con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepcion que tendria el public° consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusiOn y/o de asociaci6n. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar Ia posible confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.
Comparacion entre signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en Ia posibilidad de confusion entre el signo solicitado PAXETAL (denominativo), solicitado, con las marcas registradas PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativas), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que estan conformados Unicamente por elementos denominativos, los cuales estan representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto10. 2.2.
Los signos denominativos, Ilamados tambiOn nominates o verbales, se encuentran conformados por secuencias linguisticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o nUmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:11 a) Sugestivos, que tienen una connotaci6n conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, 10 Vease, por ejemplo, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 11 Ibid. 11 b) Arbitrarios, que no manifiestan conexion alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3.
Al momento de realizar Ia comparaciOn entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta, Ia silaba tOnica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominaciOn. 2.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacts de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraria como es captada la marca en el mercado. 2.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos actores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direcciOn son aplicables los siguientes parametros12: 2.4.1.
Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacion en el pUblico consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 2.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 12 Se destaca la siguiente providencia: Interpretacion Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, InterpretaciOn Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12 2.4.4.
Analizar si la palabra es evocative y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, Ia palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de use comOn.
Las palabras genericas, descriptivas o de use comOn se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.4.6.2. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situaciOn que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.
En congruencia con el desarrollo de la presente InterpretaciOn Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusiOn y/o asociacion que pudiera existir entre los signos PAXETAL (denominativo), y PAX, PAX ALERGIA, PAX CALIENTE NOCHE, PAX DIA, PAX LINCTUS, PAX NO TE DESAMPARA NI DE NOCHE NI DE DIA, PAX NOCHE, PAX SINUS, PAX TOS, PAX ULTA (denominativos) 3.
Comparacion entre signos denominativos y mixtos 3.1. El Tribunal desarrollara el presente tema en virtud de que el signo solicitado PAXETAL y las marcas materia de la acciOn de nulidad PAX, PAX CALIENTE NOCHE, son mixtas. 3.2. Como la controversia radica en determinar Ia posibilidad de confusiOn de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a 13 compararlos teniendo en cuenta que estan conformados por un por un lado, y por un elemento denominativo y uno grafico, por el otro.
Los denominativos estan representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamalio, color, diserio u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso13. 3.4.
En consecuencia, al realizar Ia comparacion entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en Ia mente del consumidor: si el denominativo o el grafico. a) Si al realizar Ia comparaciOn se determina que en las marcas mixtas predomina el element() grafico frente al denominativo, no habria lugar a Ia confusi6n entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el riesgo de confusion16. b) Si en Ia marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:16 13 Vease, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10. 14 Vease, a modo referencial, la interpretaciOn prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10. 15 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisiOn: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el riesgo de confusiOn".
Dicha precision no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparaci6n se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusiOn entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfficamente en el ambito comerciar.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisi6n planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusion es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el grafico de la otra. 16 Vease, a modo referencial, la interpretaci6n prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP2015, pp. 10-11. 14 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba t6nica de los signos a comparar, pues si ocupa Ia misma posiciOn, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominaciOn. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cOmo es captada la marca en el mercado. 3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente InterpretaciOn Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusiOn y/o asociaciOn que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4.
Analisis de registrabilidad de marcas farmaceuticas 4.1. Los signos en conflicto amparan productos de Ia Clase 5 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmaceuticos. 4.2. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atencion en procura de evitar la posibilidad de confusion entre los consumidores.
Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 4.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusi6n marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusion al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonetica semejante pero que difiera de su composiciOn y finalidad17. 4.4.
Hay que tomar en consideraciOn lo que se viene denominando en nuestros Paises sobre la cultura `curativa personal', segun la cual un gran numero de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el 17 Proceso 8-IP-2013. 15 anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuacion de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacci6n diferente frente al mismo tarmac°, y sin embargo la automedicaciOn puede Ilevar at momento de Ia adquisiciOn del producto a un error o confusi6n por la similitud entre los dos signos18. 4.5.
Este Tribunal se inclina por Ia tesis de que en cuanto a marcas farmaceuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y analisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominacion tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiendose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un elan° irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideracion que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta medica y con el solo consejo del farmaceutico de turno19. 4.6.
Respecto de los productos farmaceuticos, resulta de gran importancia determinar Ia naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicacion, que pueden causar darios irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, at momenta del analisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuates confusiones en el pUblico consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas20. 4.7.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmaceuticos no suelen ser especializadas en temas quimicos ni farmaceuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusiOn al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestiOn es la poblaciOn consumidora de productos farmaceuticos y que, ademas, va a utilizar el prod ucto dentro del ambito de su hogar sin asistencia tecnica permanente21. 4.8.
De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del signo PAXETAL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusi6n en el pUblico consumidor de productos 18 Ibidem. 19 Proceso 30-IP-2000. 20 Proceso N° 68-IP-2001. Interpretacion Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002. 21 Proceso 183-IP-2011. 16 farmaceuticos, y tomando en cuenta que podrian verse involucrados temas tan sensibles como Ia salud y la vida. 5.
La familia de marcas 5.1. SANOFI afirma que es titular de la familia de marcas que comparten la expresion PAX, por este motivo, el Tribunal interpretara el tema. 5.2. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual el public° consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial22. 5.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comun. Si este elemento comun figura al inicio de la denominaciOn, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresion general comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen comun.
Dado que el elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento comun constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a confusiOn23. 5.4.
El fenomeno de Ia familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula de uso comun, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razon, el titular de una marca que contenga una particula de uso comun no puede impedir que otros la usen en la conformaciOn de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, ademas, genera en el consumidor Ia impresiOn de que tienen un origen comun24. 5.5.
En relacion con lo anterior, el consultante debera determinar si la particula PAX establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso 22 Proceso 80-IP-2006. 23 Proceso 97-IP-2002. 24 Proceso 06-IP-2010. 17 comun, para asi determinar el riesgo de confusi6n en el publico consumidor. 6. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusion, actos de competencia desleal por desviacion de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputacion ajena. De las acciones por competencia desleal 6.1. El Tribunal abordara el tema en virtud a que la parte demandante afirma que el signo PAXETAL (denominativo) fue solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal.
Para abordar el tema, primero se desarrollaran los conceptos necesarios sobre la competencia desleal. Concepto de Acto Desleal 6.2. El Articulo 258, de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos".
De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ambito empresarial sea contrario a los usos y practicas honestos25. 6.3. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actua con Ia intenciOn de causar dano o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor26. 6.4.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonia a lo mencionado se toma en consideraci6n lo que la doctrina seriala sobre el tema: "Tal y como se emplea en Ia ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe comun, sino que esta referida a Ia buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que Ia conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta Ia precisiOn anterior y uniendo la nociOn de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta nociOn se refiere a la practica que se ajusta a los 25 Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009. 26 Proceso 38-IP-98. 18 mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"27. 6.5.
La buena fe era Ia conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solla definirse Ia buena fe comercial como la convicciOn de honestidad, honradez y lealtad en la concertaciOn y cumplimiento de los negocios28. 6.6. Los actos, ademas de poder causar darios a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interes del pUblico consumidor. 6.7.
Bajo este concepto se sostiene que Ia finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demas empresarios, en Ia medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, ademas, y esta faceta de la restriccion a Ia competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protecciOn efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las practicas indebidas.
(publicidad engariosa, por ejemplo)"29. 6.8. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, Ia doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente30: 6.8.1 Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situaciOn de rivalidad competitiva, ejerciendo Ia actividad comercial en la misma o analoga forma. 6.8.2.
Que el acto o la actividad sean indebidos. 6.8.3. Que el acto sea susceptible de producir un dano, un acto sera desleal "cuando sea id6neo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del dark) (y no el dano efectivo) para justificar Ia calificaciOn y la sanci6n. 6.9. En efecto, sera considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir datio ya sea que lo 27 Jaeckel Kovaks,Jorge.
Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pag. 45. 28 Narvaez Garcia, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pag. 316. 29 Gacharna, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogota, Colombia, 1982, Pag. 47. 30 Proceso 217-IP-2015. 19 produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. 6.10.
La legislacion andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, Ia proteccion a los competidores, at pOblico consumidor y at interes general, en relaciOn con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. 6.11. Es preciso sefialar que con el ejercicio de la acci6n por competencia desleal se pretende: la calificaciOn de la conducta como tal, la orden del juez para que suspends o impida Ia conducta y la indemnizaciOn de darios y perjuicios. 6.12.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demas competidores y al interes del pUblico consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo31. 6.13. Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si Ia demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de Ia sociedad demandante.
De los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial 6.14. El Articulo 259 de la Decision 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionO, no configuran una lista taxativa. Estos son32: a) Cualquier acto capaz de crear confusi6n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o Ia actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al public° a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, Ia aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusion 31 Proceso 143-IP-2006. 32 Proceso 110-1P-2010. 20 6.15. El Articulo 137 de la Demi& 486 faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de un signo como marca, cuando tenga indicios razonables que le permitan deducir que el signo solicitado intenta perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 6.16.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decision 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos. Segun lo establecido en el Articulo 259 literal a) de Ia norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusiOn, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"33. 6.17.
Es de la propia realidad del trafico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmaciOn concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuaciOn en el trafico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe34. 6.18.
Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de este, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no solo de los empresarios que compiten entre si, sino tambien de los consumidores en genera135. 6.19. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es Ia de evitar el riesgo de confusiOn con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relaciOn al sector econOmico al que pertenece36. 33 34 35 36 Proceso 5-IP-2013.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 21 •-)n r,7:1;---1 (-71!e +Ara marca renistrada Ilegue a consolidarse,.CLR:in:3, ft; necesario que su titular haya proceder a solicitar su registro37. 7.n 6.21. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar identicos o semejantes, ello por si solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, adernas, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial38. 6.22.
En tal sentido, quien alega Ia causal de irregistrabilidad del articulo 137, debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a traves de una imitacign de la marca previamente conocida39. 6.23. Los actos de competencia desleal por confusign, gozan de las siguientes caracteristicas49: a) No se refiere propiamente al analisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitacign de un signo distintivo genere riesgo de confusion o asociaci6n en el publico consumidor.
No se trata de establecer un analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relacign con un competidor determinado, generan confusi6n en el public° consumidor respecto del establecimiento, los productos o Ia actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusign por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusign respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engarios, aseveraciones, envio de informacion, imitacign, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilizacion de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. 37 Ibidem. 38 Ibidem. 39 La imitaciOn o "copia servil"de una marca previamente conocida. 40 Ibidem. 22 c) Para catalogar un acto como desleal, es condici6n necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleaI41. 6.24.
Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un regimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la yenta de sus productos o en Ia prestaciOn de sus servicios, una posiciOn de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posiciOn a traves de medios I icitos. 6.25.
La licitud de medios, en el ambito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente econOmico debe ser compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realizaciOn de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de correcciOn provocaria desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores. 6.26.
La disciplina de estos actos encuentra asi justificaci6n en Ia necesidad de tutelar el interes general de los participantes en el mercado, por Ia via de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo42. 6.27. Con relacion a los actos de competencia desleal por confusiOn, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situaciOn se encuentra sancionada por un regimen especifico, sino a la confusiOn que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne at establecimiento, los productos o la actividad econornica de un competidor determinado, impidiendole elegir debidamente, segim sus necesidades y deseos43. 6.28.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitaciOn se encuadran dentro de los parametros descritos, en virtud a que Ia imitacion consiste en copiar las caracteristicas de un producto o un servicio lo que acarrearia un riesgo confusiOn de confusi6n y/o 41 Proceso 116-IP-2004. 42 Ibidem. 43 Proceso 110-IP-2010. 23 asociacion entre el publico consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podria configurase en un acto de competencia deslea144. 6.29.
Por lo tanto, en el presente caso, se debera determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que el registro del signo HEGAXON se realizO para facilitar, perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal por confusi6n. Actos de competencia desleal por desviacion de clientela 6.30. En el fondo, más alla de Ia protecciOn del postulado de Ia transparencia en el mercado, la regulaciOn de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios.
Posicionar los productos y servicios ofrecidos en Ia mente del consumidor, asi como generar fidelidad en este Ultimo, es una tares que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrian terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como ta145. 6.31.
La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma factica, planea o logra que la clientela se aparte de Ia actividad empresarial de otro competidor en el mercado46. 6.32. Para el caso particular es muy importante que se determine: 6.32.1. Posible practica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo PAXETAL. 6.32.2.
Indicios razonables que permitan pensar que dicha practica se realizO para perpetrar, facilitar o consolidar la desviacion o posible desviaciOn de la clientela. 6.33. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se de efectivamente la desviaciOn, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. 6.34. Para probar la posible desviacion de Ia clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habria acto de competencia desleal. 44 Proceso 251-IP-2015. 45 Proceso 54-IP-2013. 46 24 6.35.
Se debe tener muy en cuenta que no cualquier practica que genere o planee dicho desvio encaja dentro del supuesto normativo. Sao puede ser por practicas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios licitos se encuentra amparado por el ordenamiento juridico47. Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputacion ajena 6.36.
El aprovechamiento de la reputaciOn ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 6.37. En un mercado competitivo ganar prestigio es muy dificil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de Ia reputaciOn ajena con la finalidad de falsear Ia competencia y causar dalio a un competidor especifico, estariamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.
En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza Ia fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podria ser la disminuciOn de las yentas o la diluciOn de la capacidad distintiva de la marca48. 6.38.
De conformidad con lo anterior, se debera determinar si el signo PAXETAL (denominativo) fue solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal. 7. Examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente 7.1. Tomando en cuenta que SANOFIS afirma que la SIC violentO lo dispuesto en el Articulo 150 de la DecisiOn 486, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de "Examen de registrabilidad". 7.2.
El Articulo 150 de la DecisiOn 486 determina que: "Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre estas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resoluciOn". 47 Proceso 54-IP-2003. 48 Proceso 145-IP-2011. 25 7.3.
Por consiguiente, a Ia Oficina Nacional Competente le corresponde;‘arileil a registrabilidad, ei que c c;Iiigatorio y dabe Ilevarse i-GaJLar a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, Ia Autoridad Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, Ia Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas, asi como acerca de Ia concesiOn o de la denegaciOn del registro solicitado49. 7.4. La existencia de oposiciones compromete más aim al funcionario respecto de Ia realizaciOn del examen de fondo, pero, Ia inexistencia de las mismas no lo libera de Ia obligaciOn de practicarlo; esto, porque el objetivo de Ia norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesi6n o de denegaci6n de los registros de marcas".5° 7.5.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el articulo 150 de Ia misma DecisiOn, debe practicar Ia oficina correspondiente, comprende el analisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el articulo 134 y, tomando en consideraciOn las prohibiciones determinadas por los articulos 135 y 136 de Ia Decision en estudio51. 7.6.
De Ia misma forma, sera Ia Oficina Nacional Competente, Ia que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de Ia concesign o de Ia denegacion del registro solicitado; el acto de concesi6n o de denegaci6n del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, tecnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisign.
El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicaciOn que de estas se realice en el examen comparativo dependera, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en co nfl i cto52. 7.7. El Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales53 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus Ciltimos 49 Proceso 107-IP-2014. 50 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.
Marca: "CONSTRUIR Y DISEN 0". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 51 Proceso 107-IP-2014, ya citado. 52 Ibidem. 53 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: InterpretaciOn Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacion Prejudicial de 9 26 pronunciamientos determinO con toda claridad cuales son las caracteristicas de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad asi no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de articulo 134 de la DecisiOn 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los articulos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relaciOn con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, asi hubiera o no oposiciones, debera revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el articulo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no identico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el use de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn".54 7.8.
Otra de las caracteristicas del examen de registrabilidad es su autonornia tanto en relaciOn con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relaciOn con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina55. 7.9. La resoluciOn que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, ademas, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos56. 7.10.
Requieren de motivaciOn para su validez; pero si, ademas, la obligaciOn de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicaciOn- debe entonces formar parte de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 54 Proceso 180-IP-2006.
InterpretaciOn Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 55 Proceso 107-IP-2014. 56 Ibidem. 27 de aqua y, adernas, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podria quedar afectada de nulidad absoluta la resoluciOn que los contenga si por inmotivaciOn lesiona el derecho de defensa de los administrados.57 7.11.
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad se plasma en la ResoluciOn que concede o deniega el registro de marca. Es decir, la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resoluciOn que concede el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razOn de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio basic° de la actuaciOn publica como es el de la motivaciOn de los actos.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente InterpretaciOn Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00405, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto, del Tribunal. Cecilia Luisa AyllOn Quinteros MAGISTRADA a M a erchan ISTRADA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario. 57 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de 1999. Marca: "GLEN SIMON". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28 Hernan R no rera rao Gusta SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29