TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 282-1P-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de ta Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. 00523-2015-0-1801-JR-CA-24.
Signos involucrados: ABLTACROMIN (denominativos) y CROMIN / CROMIN-S (denominativos) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 523-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00523-2015-0-1801-JR-CA-24, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Hechos relevantes El 14 de mayo de 2013, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., DE CHILE (en adelante ANDRÓMACO) solicitó el registro del signo ABLTACROMIN (denominativo)! para proteger productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones. El 5 de febrero de 2014, mediante Resolución 002050-2014/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos negó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia previa de las marcas denominativas CROMIN? y CROMIN-S* registradas en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 27 de febrero de 2014, ANDRÓMACO, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 002050-2014/DSD-INDECOPI. El 10 de octubre de 2014 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 3620-2014/TPI-INDECOPI, por la cual confirmó la Expediente No. 532842-2013/DSD.
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Certificado 87896. Protege antibióticos, antihemorrágicos, hemostáticos, cicatrizantes, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes, alimentos para bebés; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, cápsulas para medicamentos.
Certificado 30765. Protege productos farmacéuticos y demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Resolución 2050-2014/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado ABLTACROMIN (denominativo). El 19 de enero de 2015, ANDRÓMACO presentó, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 3620-2014/TPI-INDECOPI.
El 25 de marzo de 2015 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. El 7 de diciembre de 2015, El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, resolvió declarar fundada la demanda contencioso administrativa, en consecuencia, anular la resolución 3620-2014/TPl- INDECOP! y ordenó a dicha institución emitir un nuevo pronunciamiento debidamente motivado.
El 28 de diciembre de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. 2.10.El 18 de mayo de 2016, la Corte Superior de Justicia de Lima. Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante auto signado como resolución Doce, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la interpretación prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa ANDRÓMACO en su demanda manifestó que: La resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual ha sido formulada de manera errónea, toda vez que establece que entre el signo solicitado ABLTACROMIN y las marcas CROMIN y CROMIN-S existe riesgo de confusión. Observados los signos en conflicto de manera sucesiva, los mismos se presentan de manera totalmente diferente en su aspecto de conjunto, con lo cual el consumidor podrá distinguir que se trata de signos completamente distintos, ya que existe diferencia en los prefijos, diferencia de sílabas, y de la sílaba tónica, diferencia de secuencias de vocales y consonantes.
La partícula “ABL” que conforma el signo ABLTACROMIN goza de un alto nivel de distintividad, toda vez que no existen otras marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que la utilicen en la composición de sus marcas. Es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula “ABL”, de acuerdo al siguiente detalle; 3 3.5. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4.
Marcas registradas Certificado ABLDOXAVIT 193121 ABLD'VIDA 192199 ABLDIEVAL 191612 ABLDEVIDA 178049 ABLDOXASIL 160630 ABLRIBOTEX 193120 ABLMESAX 191615 ABLFLORELL 190484 ABLMIGROL 190483 ABLPOEME 190481 ABLMETRANS 190485 ABLPROXIMA 191586 ABLALONDRA 170005 En este sentido, se ha demostrado tener derechos anteriores y reconocidos sobre la partícula ABL.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: Existe inconsistencia en la demanda contencioso administrativa planteada, toda vez que ANDRÓMACO impugnó la resolución administrativa expedida por el Tribunal alegando que ésta es nula en tanto los signos en conflicto no son susceptibles de generar riesgo de confusión en los consumidores.
Es importante tomar en cuenta que el fin de la norma es proteger el interés público de los consumidores por.sobre el interés privado, respecto de la coexistencia de marcas idénticas o semejantes, y se menoscabe con ellos, su derecho a la libre elección de mercaderias. Si bien el signo solicitado incluye la partícula ABLTA en su conformación, en este la partícula CROMIN se encuentra individualizada, la misma resulta idéntica a la denominación CROMIN que conforman las marcas registradas, lo que inducirá a los consumidores a pensar erróneamente que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas.
Debido a que los signos confrontados comparten el término CROMIN, aunada al hecho que distinguen productos idénticos, los signos resultan confundibles. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. El argumento de la titularidad de una familia de marcas resulta improcedente, toda vez que dicho argumento no fue planteado al momento de impugnar la resolución de primera instancia, ya que la demandante se refirió únicamente al riesgo de confusión existente entre los signos en contlicto.
Admitir el argumento de la existencia de una familia marcaria, implicaría atentar contra el debido proceso en perjuicio del INDECOPI, pues se estaría disponiendo la nulidad de la resolución del Tribunal en virtud de un argumento que no fue evaluado y sobre el cual no tuvo opción de dirigir su pronunciamiento. La resolución del Tribunal del INDECOPI se encuentra debidamente sustentada tanto en cuestiones de hecho y de derecho, por lo que el fallo emitido ha sido debidamente motivado, debiendo declararse infundada la demanda.
Argumentos de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Mercado, a través de sentencia signada con resolución Ocho, de 7 de diciembre de 2015, en lo principal señaló que: De la revisión de los actos administrativos, la demandante si alegó de manera clara y oportuna la posible existencia de una familia de marcas a su favor, no hallando respuesta alguna por parte del Tribunal del INDECOPI en to que respecta al mencionado asunto.
La figura de la familia de marcas es relevante en el análisis de riesgo de confusión, puesto que, de hallarse dicho rasgo distintivo común en la formación de un signo solicitado a registro, podría dar lugar a que los consumidores consideren al nuevo signo como una variación más de los signos del titular y, en consecuencia, asuman que todos ellos provienen de un mismo origen empresarial.
Se evidencia que el Tribunal del INDECOPI al no pronunciarse sobre una pretensión relevante para el análisis de la cuestión controvertida sometida a su conocimiento (determinación del riesgo de confusión), emitió un pronunciamiento con vicios en su motivación que vulnera el derecho al debido proceso de la recurrente. Argumentos expuestos en el recurso de apelación El INDECOPI, en el recurso de apelación presentado señaló en lo principal que: 6.1. 6.2. 6.3.
PON D. La sentencia apelada, incurre en error al haber emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de congruencia procesal, el derecho de defensa de nuestra parte y el debido proceso. Atendiendo a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la sentencia emitida, por haberse emitido en contravención al principio de congruencia. Contrariamente a lo señalado en la sentencia, la supuesta configuración de una familia de marcas a favor de la demandante, no hubiera influido en el sentido del pronunciamiento emitido, si se toma en cuenta que la confusión entre los signos se origina porque comparten un término común, que no se encuentra presente en ninguna otra marca registrada a favor de terceros y que constituye el único elemento denominativo de las marcas previamente registradas.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada*. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas.
Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. La familia marcaria. Adicionalmente, se solicitó el pronunciamiento sobre los siguientes aspectos ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al analizar el riesgo de confusión entre signos denominativos cuando comparte un sufijo común? ¿Cómo analizar el riesgo de confusión de signos denominativos, cuando una partícula del signo configura una familia de marcas (ABL)? ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por y" un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..J” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo ABLTACROMIN (denominativo) y las marcas denominativas registtadas CROMIN y CROMIN-S. son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.
Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la presente controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar sí ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- 1P-2009. 7 1.6. indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al Estas reglas han sido adoptadas por el Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo ABLTACROMIN (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas CROMIN y CROMIN- S, es necesario que se proceda a compararios, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o conceptof, Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingUísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en:? a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. tbíd. 2.3.
En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas?0: 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente;
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta moríemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. Proceso 308-1P-2015. 10 2.3.8 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 13 2.4 Enel presente asunto, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?**: 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1 Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Ibidem. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 11 2.5 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 2.4.6.2 Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3 Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de los signos que amparan productos destinados a la salud humana y animal, merecen mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Por lo tanto, en estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 15 Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad!S, Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos?”.
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y 15 16 17 Proceso 8-1P-2013. Ibidem. Ibidem. 12 3.8 3.9 análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno*.
Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas?*?, Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente?, 3.10 De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad del 4.1. signo ABLTACROMIN (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados temas tan sensibles como la salud y la vida.
Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Es común que signos que identifican productos farmacéuticos estén compuestos por términos de uso común, sean estos prefijos o sufijos. Por lo antes expuesto, se analizará lo relacionado a las partículas de uso común dentro de las marcas farmacéuticas. 18 19 20 Proceso 30-IP-2000.
Proceso N” 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 765, de 27 de febrero de 2002. Proceso 183-1P-2011. 13 E y 4.2. 4.3 4.4 4.5 5.1. 5.2. En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación?!. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca??, Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente??, En atención a todo lo expuesto, se deberá determinar si entre los signos en conflicto, existen partículas de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y en caso de haberlas, las mismas no serían tomadas en cuenta al momento de realizar un cotejo marcario.
La familia marcaria ANDRÓMACO sostiene que es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula ABL, ya que es titular de varias marcas que contienen dicho término registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el signo solicitado ABLTACROMIN, sería parte de su familia marcaria. Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona 21 22 23 Proceso 30-IP-2000.
Proceso 78-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. 998 de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET. Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C, 965 de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA. 14 b 5.3 con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo titular. 2 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante?5, 5.4 El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan 5.5 5.6 5.7 5.8 produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común?*, Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión””.
Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. 28 Por tal razón, “el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común"?", En relación con lo anterior, en el presente caso, se deberá determinar si ANDRÓMACO es titular de una familia de marcas cuyo elemento común es la partícula ABL.
Revisar Proceso 12-1P-2014. Revisar Proceso 22-1P-2013. Revisar Proceso 53-1P-2013. Revisar Proceso 97-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 912 de 25 de marzo de 2003. Revisar Proceso 88-1P-2015. 22 Proceso 06-1P-2010, publicado en la G.O.A.C, N”. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa. 15 6 Respuesta a las preguntas del consultante. 6.1.
¿Qué criterios se deben tener en cuenta al analizar el riesgo de confusión entre signos denominativos cuando comparten un sufijo común? La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en los puntos 1 y 2 de la presente interpretación. 6.2. ¿Cómo analizar el riesgo de confusión de signos denominativos, cuando una partícula del signo configura una familia de marcas (ABL)? La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en el punto 5 de la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 00523-2015-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 177 e Hernán ero Fano Hugo Ramiro Gómea Apac STRADO MA 16 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17