TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 283-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00089 Referencia: Signos involucrados: SPLENDID (mixto) SPLENDA (denominativo y mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyIlOn Quinteros y VISTOS: El Oficio 2369, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00089; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: COLOMBINA S.A. 1 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: MCNEIL NUTRITIONALS LLC. 2. Hechos relevantes 2.1. El 27 de abril de 2009, COLOMBINA S.A. solicito el registro de la marca SPLENDID (mixta)1 para distinguir productos comprendidos en Ia Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a Ia Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciOn Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de Ia solicitud en Ia Gaceta de Ia Propiedad Industrial 605, MCNEIL NUTRITIONALS LLC. (en adelante, MCNEIL), present6 oposicion fundamentada en Ia solicitud de sus marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) para las Clases 5 y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, de acuerdo con la siguiente informacian: Marca Tipo de signo Expediente Clase(s) Productos 08 119164 30 AZOCAR, ENDULZADORES DE AZOCAR DE BAJAS CALORIAS, SUBSTITUTOS DEL AZOCAR.

SPLENDA Denominativa 08 084392 30 AZOCAR Y DERIVADOS DEL AZUCAR, ENDULZANTES DE SPLENDA SPkndi.il Expediente interno 09-42278 2 Edulcorantes artificiales. 2 Marca Tipo de signo Expediente Clase(s) Productos BAJAS CALORIAS, SUSTITUTOS DEL AZUCAR. 5 ENDULZADORES DE AZUCAR DE BAJAS CALORIAS 0 SUBSTITUTOS DEL AZUCAR. 08 118651 5 ENDULZADORES DE AZUCAR DE BAJAS CALORIAS 0 SUBSTITUTOS DEL AZUCAR.

SPLENDA Denominative 06 081140 5 UN ENDULZANTE BAJO EN CALORIAS. 30 AZUCAR, ENDULZADORES DE AZUCAR DE BAJAS CALORIAS 0 SUBSTITUTOS DEL AZUCAR. SPLENDA SPLENDA SPLENDA (CP"" Spknd Splend5) 08 124263 08 118658 2.3. El 11 de diciembre de 2009, mediante Resolucion 63679, Ia Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC) resolviO declarar fundada Ia oposicion presentada por MCNEIL y denegar el registro del signo SPLENDID (mixto). 2.4.

El 14 de enero de 2010, COLOMBINA S.A. presento recurso de reposicion y, en subsidio, de apelacion en contra de la Resolucion 63679. 2.5. El 25 de marzo de 2010, mediante Resolucion 15816, Ia Directora de Signos Distintivos (e), al resolver el recurso de reposicion, confirm6 Ia ResoluciOn 63679. 2.6. El 26 de octubre de 2010, mediante Resolucion 58244, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelacion, confirmo Ia Resolucion 63679. 3 2.7.

COLOMBINA S.A.3, interpuso demanda en accion de nulidad en contra de las resoluciones 63679, 15816 y 58244. 2.8. El 23 de noviembre de 2015, Ia Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepOblica de Colombia, suspendi6 el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretacian Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a), 154 y 155 de Ia Decision 486. 3.

Argumentos de Ia Accion de Nulidad planteada por COLOMBINA S.A. 3.1. COLOMBINA S.A., es titular en Colombia de la marca SPLENDID (mixta)4 para amparar productos de la Clase 305 de la Clasificacion Internacional de Niza que guarda estrecha conexi6n competitiva con los edulcorantes solicitados para la Clase 1. 3.2. La marca SPLENDID posee una larga trayectoria en el mercado colombiano y por lo tanto goza de suficiente reconocimiento y distintividad. 3.3.

Se denegO el registro del signo SPLENDID (mixto) para la Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza, por Ia existencia de Ia marca SPLENDA para productos de la Clase 5, solicitada el 16 de agosto de 2006, cuando SPLENDID de COLOMBINA S.A. para Ia Clase 30 fue concedido en el ano 1993, por lo que gozaba de un mejor derecho. 3.4. La solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) fue solicitado en virtud del derecho prioritario del que goza COLOMBINA S.A. respecto de su marca para la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, ya que "edulcorantes artificiales" y "galleteria, dulceria, preparaciones hechas de harinas, pasteleria, confiteria, bizcochos entre otros" tienen conexidad competitiva. 3.5.

La marca SPLENDID para la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, de propiedad de COLOMBINA S.A. fue cancelada parcialmente, excluyendose de su cobertura principalmente "azucar, derivados del azucar y sustitutos del azucar" en razon de lo cual se concedi6 el registro de la marca SPLENDA a favor de MCNEIL, y 3 De la revision del expediente no reposa la fecha de presentaci6n de la demanda de nulidad. 4 Certificado 192208. 5 Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria.

Marca cancelada parcialmente mediante Resolucion 28226 de 2007, 2693 de 2008 y 10982 de 2009. 4 erroneamente ahora dicha marca representa un obstaculo para que se otorgue el registro de SPLENDID (mixto). 3.6. La autoridad jamas debi6 conceder el registro de las marcas SPLENDA por existir conexi6n competitiva con SPLENDID. 3.7. Al ser improcedente la concesion inicial del registro de la marca SPLENDA, el Consejo de Estado debe ordenar la inscripciOn del signo solicitado SPLENDA (mixto) para Ia Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza. 4.

Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad por parte de la SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violacion alguna de las normas contenidas en la Decisi6n 486. 4.2. Se denego la solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) al estar incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Articulo 136 literal a) de la Decision 486 por la existencia de los signos SPLENDA (denominativos y mixtos) previamente solicitados. 4.3.

Los signos confrontados SPLENDID (mixto) y SPLENDA (denominativos y mixtos), analizados en su conjunto, son confundibles, por lo que fue procedente analizar Ia conexion competitiva entre los productos, encontrandose que el signo solicitado, pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los productos de las marcas previamente solicitadas. 4.4.

No es procedente argumentar un mejor derecho sobre la marca SPLENDID o hablar de derechos adquiridos para poder registrar su signo en la Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza para "edulcorantes artificiales", por el simple hecho de poseer registros para una clase diferente y que identifican productos distintos a los que se pretenden registrar con la nueva solicitud. 5.

Argumentos de la contestaciOn por parte de MCNEIL 5.1. En consideraci6n a que Ia SIC habia objetado el registro de la marca SPLENDA por Ia existencia de las marcas SPLENDID (denominativa y mixta) para Ia Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, bajo los certificados 128090 y 192208 registradas a nombre de COLOMBINA S.A., MCNEIL plante6 en su contra acciones de cancelacion por falta de uso. 5.2.

Luego del tramite de cancelacion correspondiente, se cancelo parcialmente la marca SPLENDID (denominativa) inscrita bajo el 5 certificado 128090, excluyendose de sus productos: "pasteleria, pan, bizcochos, tortas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, tO, cacao, aziicar, arroz, tapioca, sage, sucedaneos del café, helados comestibles, oriel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, pimienta, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo" y quedando vigente para: "toda clase de confiteria y dulceria", cuya Resolucion qued6 en firme al no haberse planteado accion de nulidad en su contra. 5.3.

Respecto de Ia marca SPLENDID (mixta) bajo el certificado 192208, esta fue tambiOn cancelada parcialmente, excluyendose de su proteccion: "café, te, cacao, azOcar, arroz, tapioca, sage, sucedaneos del cafe, helados comestibles, oriel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo", quedando vigente para: "harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria" 5.4.

Fundamentado en el derecho de preferencia contemplado en el Articulo 168 de la Decision 486, MCNEIL solicitO el registro de las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) para amparar productos de la Clase 5 y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, las cuales fueron objeto de oposicion por parte de COLOMBINA S.A., las que se declararon infundadas por parte de la autoridad y fueron concedidas a registro. 5.5.

MCNEIL si ostenta derecho sobre la marca SPLENDA para identificar "endulzadores de aziicar de bajas calorias o substitutos del azecar" para las Clases 5 y 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. 5.6. Cuando Ia SIC deneg6 Ia solicitud de registro del signo SPLENDID (mixto) tuvo en consideraci6n Ia existencia de las marcas de MCNEIL. 5.7.

El signo SPLENDID (mixto) es irregistrable para la Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza dada Ia existencia de las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) de MCNEIL. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. 6 El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decision 4866 de Ia "Articulo 134.- A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representaciOn grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningOn caso sera obstaculo para su registro Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaci6n de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 6 Comision de la Comunidad Andina.

Procede la interpretaci6n solicitada unicamente del Articulo 136 literal a), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusion de un singo. 2. No se analizaran los articulos 134, 154 y 155 de la DecisiOn 486, ya que en el caso en analisis no se revisara el tema de los requisitos de una marca ni los derechos que confiere una marca a su titular.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores; 0 la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinaciOn de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.".

(.--) "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaci6n;

( )" "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Articulo 155.- El registro de una mama confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales Osta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi6n o un riesgo de asociaci6n con el titular del registro.

Tratandose del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumire que existe riesgo de confusiOn; e) usar en el comercio un signo icier-111c° o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dark) economic° o comercial injusto por raz6n de una diluciOn de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por raz6n de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 0 usar pUblicamente un signo identico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una diluciOn de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". 7 0,4 2.

Comparaci6n entre signos mixtos y denominativos. 3. Comparaci6n entre signos mixtos. 4. Conexion conipetitiva entre productos de las clases 1, 5 y 30. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideolOgica. Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociacion.

Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo SPLENDID (mixto) es confundible con las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) por lo que es pertinente revisar el Articulo 136 de Ia Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina, el cual concretamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociacion;

( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusi6n (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public() consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales7. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8. Se destacan as siguientes: InterpretaciOn Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

InterpretaciOn Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretacion de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 8 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el prod uctor de dicho producto y otra empresa tienen una relaciOn o vinculacion economica9. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se debere examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el public() consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante1°. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observer las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos11: 1.6.1.

La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurative y conceptual. 1.6.2. En Ia comparaciOn se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

Ibidem. 10 Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hard en momentos diferentes. 1.6.3.

El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion. 1.6.4. Al efectuar la comparaci6n en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cOmo el producto o servicio es percibido por el pilblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusion o de asociacion.

De acuerdo con las maximas 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atenciOn puede ser de variable percepcion en relacian con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepci6n que tendria el publico consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociacion. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparacion entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusi6n entre el signo SPLENDID (mixto) y las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas) se abordara en este acapite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamario, color, 10 diserfio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo12 entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusion. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de Ia denominacion. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria c6mo es captada Ia marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos en conflicto. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: InterpretaciOn Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 11 3.

Comparacion entre signos mixtos 3.1. En consideracion a que el signo solicitado SPLENDID y las marcas opositoras SPLENDA son mixtas, se analizara este tema. 3.1. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan mas en Ia mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamano, color, diseno y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.2.

En consecuencia, una vez determinado cual es el elemento caracteristico del signo mixto, se debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo yen el otro no, en principio no habria riesgo de confusion13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2.

Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparaciOn de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es Ia idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad debera tenerse en cuenta Ia combinacion de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciaci6n del signo solicitado a registro.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos debera atender a Ia distinci6n de los elementos mencionados, pues la confusi6n bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 13 Vease, a modo referencial, la interpretacion prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 14 Vease, en ese sentido, la interpretacion prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 12 3.2.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos15. 4. Conexion competitiva entre productos de las clases 1, 5 y 30 4.1. En Ia controversia planteada se advierte que el signo solicitado SPLENDID (mixto), para amparar productos de Ia Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza, es confundible con las marcas SPLENDA (denominativas y mixtas), para las Clases 5 y 30, por lo que es preciso analizar este tema. 4.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decision 486.16 4.3. Se debera matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculaciOn o relacion competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer Ia posibilidad de error en el pOblico consumidor; es decir, debe analizar Ia naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicaci6n de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.17 4.4.

Para apreciar la conexion competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideracion, entre otros, los siguientes criterios: 15 Vease, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 16 Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de la Comunidad Andina.

"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 17 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de Ia Clasificacion Internacional de Niza18 Sin embargo, es preciso recordar que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de analisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines19, la tecnologia empleada, la finalidad o funcion, el mismo genero, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilizacion de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar Ia yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinaci6n con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican Ia existencia de un know-how de fabricacion diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.2° En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o Ia 18 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparaci6n, se debera tomar en cuenta, en raz6n de la regla de la especialidad, la identificacion de dichos productos en as solicitudes correspondientes y su ubicacion en el nomenclator.

Vease, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 19 Vease, por ejemplo, interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 20 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios. 14 complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.21 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestiOn resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro22.

Para apreciar Ia conexion competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento 0 de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5. Conforme los criterios sefialados, de debera determinar Ia existencia de conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar Ia conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer Ia conexion competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer Ia conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que unicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este ultimo supuesto, se 21 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 22 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo sefialado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA.

MICROECONOM!A". [Version espafiola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverte S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en Ia cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en terminos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente mas barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:<https://books.cloogle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&hkes&sa=X&ved=0ahUKEwiCtmbyUus3MAhX1HR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomie/020efecto°/020sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 15 requerira la concurrencia de otros criterios para la consecucion del prop6sito de establecer la conexion competitiva.23 En los tOrminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por Ia Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00089, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatutd del Tribunal. -.erchlrr GISTRADA Cecilia Luisa Ay on Quinteros MAGISTRADA Hernán " • ero Z m1 75 -arre, GESTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretation Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GLIgta SECRETARta- Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16