TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 292-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00135 Referencia: Marca involucrada: PARADORES (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS: El Oficio 2524, recibido el 7 de junio de 2016, mediante el cual Ia Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia solicita interpretaci6n prejudicial de los articulos 134, 135 literales e) y g) y 278 de Ia Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00135; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite Ia presente interpretaci6n prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.A. 1 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Republica de Colombia. 2. Hechos relevantes 2.1. El 27 de mayo de 2011, PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.A., (en adelante) PARADORES DE TURISMO, solicit() el registro del signo PARADORES (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza).

PA RA 1 ) ES 2.2. Publicado el extracto de Ia solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 630, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 20 de marzo de 2012, mediante Resolucion 0014903, Ia Directora de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvio negar el registro del signo PARADORES (mixta) por descriptiva. 2.4.

El 13 de abril de 2012, PARADORES DE TURISMO present() recurso de apelacion contra la Resolucion 0014903. 2.5. El 19 de noviembre de 2012, mediante Resolucion 00069385, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelacion, confirm() la Resolucion 0014903 de 20 de marzo de 2012. 2.6. El 5 de marzo de 2013, PARADORES DE TURISMO interpuso accion de nulidad en contra de las Resoluciones 0014903 y 00069385 que negaron el registro del signo solicitado. 2.7.

El 30 de marzo de 2016, Ia Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Expediente interno 2011 - 065903. 2 Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal. interpretaci6n prejudicial de los articulos 134, 135 literal e) y g), y 278 de Ia Decision 486. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por PARADORES DE TURISMO: 3.1. El signo solicitado a registro PARADORES (mixto), cumple con los presupuestos serialados en la normativa, ya que consiste en una combinacion caprichosa de palabra y diseno, que precisamente, debido a esa especial, novedosa y distintiva mezcla, hacen que el signo se encuentre dotado de caracteristicas esenciales de susceptibilidad de representacion grafica y distintividad. 3.2.

La solicitud de registro se encuentra provista tanto de capacidad distintiva intrinseca, como extrinseca, formando un signo evocativo. 3.3. El signo PARADORES no es descriptivo respecto de los servicios que pretender distinguir, pues al formular las preguntas,Cual es el servicio? y e,COmo es? las respuestas no indican el servicio que se pretende distinguir. 3.4.

El signo PARADORES, ha sido registrado como marca en otros !Daises de la Comunidad Andina como Bolivia, Ecuador y Per6 en donde rige la misma normativa andina en materia de derecho marcario. 3.5. La soberania de cada pais, sumado al principio de territorialidad al cual se encuentran circunscritos los derechos derivados del otorgamiento de un registro marcario, no son excusa para desconocer que tal derecho comunitario, es un derecho Cinico y de aplicacion uniforme para todos los !Daises miembros. 3.6.

El consumidor al encontrarse con la expresion PARADORES no lo relacionara de forma directa a un hotel o restaurante, todo lo contrario, se exigira trabajo intelectual y esfuerzo imaginativo par conocer que tal signo distingue precisamente hoteles, y, en consecuencia, corresponde a un signo de naturaleza enteramente evocativa, más no descriptivo como equivocadamente lo sostiene Ia entidad demandada. 4.

Argumentos de Ia contestacion a la demanda de nulidad por parte de la SIC: 4.1. La fund& principal de los signos distintivos, es la de identificar los diversos productos, servicios o actividades econ6micas que intervienen el mercado, de manera tal que permita a su titular, individualizarlos frente a los demas empresarios. 3 4.2. Tanto la doctrina como Ia jurisprudencia han calificado los signos como descriptivos cuando informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos o servicios que buscan identificar. 4.3.

La irregistrabilidad de marca por descriptividad o genericidad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un signo o indicaciOn descriptiva o generica, lo cual permite que un signo constituido por una denominaci6n evocativa, compuesta por terminos que en forma individual sean genericos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro, puede ser registrado como marca, puesto que, es aceptable el registro de signos compuestos por nombres genericos o descriptivos, siempre y cuando guarden Ia condici6n de distintivos frente a los productos y/o servicios que ha de protegerse con Ia marca. 4.4.

El signo solicitado es la expresi6n PARADORES, denominaci6n que indica el servicio que se va a ofrecer, pues PARADOR es un hostal o una hosteria, por lo que el consumidor al observar dicho signo en el mercado deducira rapidamente y sin esfuerzo mental alguno, las calidad y cualidades del servicio, que en este caso son restauracion (alimentacion) y hospedaje temporal. 4.5.

En caso de permitir el registro del sigo PARADORES, se le otorgaria at solicitante una ventaja competitiva frente a los demas empresarios, toda vez que el titular del registro marcario estaria facultado para impedir el use de dichas expresiones a cualquier operador economic° del mercado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El tribunal consultante solicita Ia interpretaciOn prejudicial de los articulos 134, 135 literales e) y g) y 2783 de la Decisi6n 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 3 "Articulo 134.-A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representaciOn grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacion de palabras; b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los nOrneros; e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores; 4 2.

Procede Ia interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literales e) y g). No corresponde Ia interpretacion del Articulo 278, ya que el mismo se refiere al Sistema de administracion comunitaria. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Signos compuestos por palabras descriptivas y de use comOn.

La marca debil. Signos evocativos Autonomia de las oficinas nacionales competentes D. ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. El Articulo 134 de la Decision 486 establece que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo, perceptible y susceptible de representacion grafica. 1.2.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podran ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinaci6n de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Articulo 135. - No podran registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio para e) describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaci6n, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designaciOn corn& o usual g) del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;" "Articulo 278.- Los Paises Miembros, con miras a la consolidacion de un sistema de administraci6n comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las disposiciones contenidas en la presente DecisiOn.

Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomia y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de informaci6n relativos al estado de la tecnica. Las oficinas nacionales competentes enviaran lo antes posible a partir de su publicaciOn, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a traves de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los dernas Paises Miembros.

Estas Gacetas o Boletines seran colocados para consulta del piiblico en la oficina de destino. 5 1.3. Por su parte, el literal a) del Articulo 135 de la Decision 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representaci6n grafica o de perceptibilidad. 1.4.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad esta consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.4 1.5.

En consecuencia, se debe analizar en el presente case, si Ia frase PARADORES (mixto), cumple can los requisitos del Articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de Ia causal de irregistrabilidad prevista en el Articulo 135 literal y b) de Ia referida Decision. 2. Signos compuestos por palabras descriptivas y de use cornim.

La marca debil 2.1. La SIC afirm6 que el signo solicitado PARADORES (mixto) esta compuesto por una palabra generica y descriptiva. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas, genericas y de use corn& en la conformaci6n de signos marcarios. 2.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genericas o de use comOn, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.5 2.3.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamano, valor, destino, etc.6 5 Proceso 88-IP-2014 Interpretacion Prejudicial Proceso 123-IP-2106. 6 Ibidem. 2.4. Se identifica la denominaci6n descriptiva, formulando Ia pregunta 6corno es? En relacion con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominaci6n considerada descriptiva.7 2.5.

Sin embargo, una expresi6n descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado sera novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacion directa con la expresion que se utiliza.8 2.6. El literal g) del Articulo 135 de la Decisi6n 486 de Ia Comisi6n de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135. - No podran registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicaci6n que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la epoca de producciOn y otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaciOn, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

(---)" g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacian coman o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; ( )" 2.7. Si bien Ia norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso comun al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este Ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comOn puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es debil porque tiene una fuerza limitada de oposici6n, ya que las particulas genericas o de uso comOn se deben excluir del cotejo de la marca.9 2.8. En tal virtud, se debera establecer si existe algun elemento de uso comOn en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 43 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 7 de la Clasificacion Internacional de Niza para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, debera realizar el cotejo excluyendo los elementos de use comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.

S ig nos evocativos 3.1. La SIC considerd que el termino PARADORES, podria sugerir la idea de hostal o una hosteria, por lo que el consumidor at observar dicho signo en el mercado deduciria sin un mayor esfuerzo mental, las calidad y cualidades del servicio, que en este caso son restauracion (alimentacion) y hospedaje temporal. 3.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene Ia aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relacion con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga use de la imaginacion para Ilegar a relacionarlo con aquel a traves de un proceso deductivol°. 3.3.

Los signos evocativos cumplen Ia funcion distintiva de Ia marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podra ser considerado como un signo marcadamente debit y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algOn grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genericos, descriptivos o de use comOn, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos." 3.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendra que hacer una deduccion no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.12 3.5.

En ese sentido, se debera establecer el grado evocativo del termino PARADORES y, posteriormente, realizar el respectivo analisis de registrabilidad. 10 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 8 4. Autonomia de las oficinas nacionales competentes El solicitante, argumento ser titular de la marca PARADORES en otros paises de la Comunidad Andina. 4.2.

Respecto al tema de la autonomia de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en Ia G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008.13 4.3. Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposicion de caracter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 4.4.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgaran Ia registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideraci6n el analisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Paises Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado Pais Miembro esto no significa que indefectiblemente se debera conceder dicho registro en los otros Paises. 0 bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demas Paises Miembros, aOn en el caso de presentarse sobre Ia base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pais que deneg6 el registro."14 4.5.

Un aspecto de especial importancia en relaciOn con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretaciOn de los hechos y de las normas, adopte la decisi6n que considere mas adecuada en relacion al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4.6. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser aut6nomo tanto en relacion con las decisiones 13 "El sistema de registro de marcas que se adoptO en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autonoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

Dicha autonomia se manifiesta tanto en relacion con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relacion con sus propias decisiones". 14 Proceso 71-IP-2007. Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 9 expedidas por otras oficinas de registro, como en relacion con anteriores decisiones expedidas por Ia propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informaci6n recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores analisis sobre signos identicos o similares."15 4.7.

Esta atribucion no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga limites en su actuaciOn y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligacion, en cada caso, de hacer un analisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada tramite."16 4.8. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a Ia solicitud, el que comprendera el analisis de todas las exigencias establecidas por la Decision 486.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autonomo y debe plasmarse en una resoluciOn debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto."17 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013 -00135, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad can lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretaci6n prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo can lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayrorinteros MAGISTRADA 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Ibidem. Martha 'a Merchan GISTRuADA 10 Herna n leV ) ero Lambrano AGISTRADO Hugo Ramiro G6mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. / Herna omeraZathbrano.,t1E-SiDENTE G sta Gam n o SECRETA 10 Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11