TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 375-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicia! Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 05036-2011 Referencia: Marcas Involucradas: MANFIN NAUTICA (mixta) y NAUTICA (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5036-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 4 de agosto del 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 154, 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, a fin de resolver el Proceso Interno N” 05036-2011.
Ej Auto del 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES. 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALEJANDRO RAMOS TERÁN 2.2. 2.3. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero Interesado: NAUTICA APPAREL INC. Hechos relevantes. El 17 de enero del 2008, ALEJANDRO RAMOS TERÁN solicitó el registro como marca del signo MANFIN NAUTICA (mixto), ante la División de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP!)) para proteger productos de la Clase 25* del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 31 de octubre del 2008, mediante Resolución 021953-2008/DSD- INDECOPI se concede el registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixto)? El 02 de noviembre del 2009, NAUTICA APPAREL INC. presentó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI una Acción de Nulidad alegando principalmente que es confundible principalmente con sus marcas:
2.3.1. NAUTICA COMPETITION (mixta), que distingue vestimenta para hombres, mujeres y niños, tales como calcetines, zapatos, zapatos ligeros, botas, mocasines, camisetas, calzoncillos, camisas, blusas, truzas, pantalones, chaquetas, abrigos, trajes, trajes de baño, batas de baño, zapatillas, shorts, corbatas, * Clase 25: camisas, temos, pantalones, corbatas, abrigos, sacos, pijamas, polos, chaquetas, bivirles, casacas, ponchos, capas para la lluvia, chalecos, chompas, chales, bufandas, enaguas, buzos, bermudas, jeans, shorts, pantalones cortos, overoles, sombreros, gorros, boinas, vestidos, pareos, trajes, blusas, sostenes, calcetines, medias pantis, ropas interiores, bikinis, trajes de baño, ropa para gimnasia, pañuelos, pañoletas, cinturones de vestir, sandalias, zapatos, botas y zapatillas 2 Certificado 144650. 2.4, 2.5. 2.6. chalinas, bufandas, sombreros, gorros, guantes y todo tipo de vestimenta para toda estación, cinturones, tirantes y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N* 41727, vigente hasta el 10 de diciembre del 2017.
El presente registro fue otorgado el 10 de diciembre del 1997, NAUTICA COMPETITION 2.3.2. NAUTICA (mixta), que distingue vestidos y ropa en general, incluidos camisetas, shorts, de la clase 25 Clasificación Internacional, inscrita con certificado N* 100789 de 24 de diciembre del 1992, vigente hasta el 24 de diciembre del 2012. nautica El 7 de enero del 2010, ALEJANDRO RAMOS TERÁN contesta la Acción Nulidad, alegando que al momento de su inscripción el signo MANFIN NAUTICA (mixto) no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad, por cuanto la marca contaba con un “registro primigenio”, otorgado mediante Certificado 71903 el 02 de diciembre del 1987, el cual fue cancelado? y en aplicación del derecho preferente se concedió el registro de marca MANFIN NAUTICA (mixta), sin que al momento del otorgamiento existiera alguna observación. El 21 de julio del 2010, mediante Resolución 1576-2010/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la Acción de Nulidad interpuesta por la empresa NAUTICA APPAREL INC. y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixta).
El 24 de agosto del 2010, ALEJANDRO RAMOS TERÁN presentó Recurso de Apelación contra la Resolución antes mencionada. 3 El fecha 7 de abril del 2004, el señor Alejandro Ramos Teran, mediante Expediente N* 207401-2004, solicitó la AAN 1 cancelación del registro MANFIN (mixta) y cuyo titular fue Roger Edgardo Herrera Torres. Mediante Resolución N* 2009-2007/TPI-INDECOPI de fecha 11 de octubre de 2007, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución NY" 3651 2007/0SDINDECOPI de fecha 28 de febrero del 2007, que declaró fundada la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló el referido registro. 3 2.7. 2.8. 2.9.
El 13 de junio del 2011, mediante Resolución 1224-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal del Indecopi, confirmó la Resolución 1576-2010/CSD- INDECOPI, en consecuencia declaró nulo el registro de marca MANFIN NAUTICA (mixta) de ALEJANDRO RAMOS TERÁN. El 23 de septiembre del 2011, el señor ALEJANDRO RAMOS TERÁN, presentó Demanda Contencioso Administrativa ante la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la nulidad de la Resolución 1224-2011/TPI- INDECOPI.
El 11 de noviembre del 2011, el INDECOPI contestó a la demanda presentada por ALEJANDRO RAMOS TERÁN. 2.10. El 10 de enero del 2013, la empresa NAUTICA APPAREL INC. contestó la demanda. 2.11.El 28 de noviembre del 2014, mediante Resolución Diez, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda presentada por ALEJANDRO RAMOS TERÁN. 2.12.El 11 de diciembre del 2014, el señor ALEJANDRO RAMOS TERÁN, presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada. 2.13, Mediante Auto del 8 de julio del 2015 la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. 3.2.
Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa ALEJANDRO RAMOS TERÁN en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La nulidad se basa en la premisa errónea que la marca cancelada MANFIN (mixta) y la marca registrada por el derecho preferente MANFIN NAUTICA (mixta) la cual se pretende anular, son distintas, cuando lo cierto es que el signo solicitado a registro deriva de la marca cancelada, aun cuando se canceló como castigo al titular primigenio ROGER EDGARDO HERRERA TORRES, por no haber utilizado su marca.
Al momento en que se registró la marca MANFIN NAUTICA (mixta), la administración al realizar el análisis de registrabilidad concluyó que no existía riesgo de confusión, siendo que dentro de uno de los parámetros de su análisis hace referencia al haber tenido a la vista a los signos 4 3.3. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. distintivos de la empresa NÁUTICA y pese a ello se concluyó que no existía riesgo de confusión, por lo que no correspondía que el Tribunal del Indecopi realice un nuevo análisis comparativo.
Es falso decir que como consecuencia de la acción de nulidad de una marca se tenga que realizar el análisis de registrabilidad en los casos en los que previamente la administración, de oficio ya ha realizado un examen donde se concluye que la marca no incurre en causal de irregistrabilidad. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La marca MANFIN NAUTICA (mixta) se encuentra vigente a partir de su registro en el año 2008 y no desde antes de su concesión ya que esta marca MANFIN NAUTICA (mixta) no es la misma que la marca MANFIN (mixta) la cual fue cancelada, por lo que no resulta cierto que los signos hayan coexistido hace más de 20 años.
Los signos en conflicto NAUTICA MANFIN y NAUTICA son susceptibles de generar riesgo de confusión puesto que ambos signos comparten la denominación NAUTICA y no existen otros titulares que utilicen la denominación en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir sus productos. Argumentos de la contestación a la Demanda por parte del Tercero Interesado La empresa NAUTICA APPAREL INC. contestó la demanda en los siguientes términos: Tanto la marca materia de nulidad como la marca registrada previamente comparten la denominación NAUTICA, advirtiendo que ésta constituye el único elemento que conforma la marca de la accionante.
Las marcas registradas a favor de NAUTICA APPAREL !NC., se concedieron en los años 1992 y 1997. Conforme se aprecia en el registro, la marca materia de la nulidad MANFIN NAUTICA (mixta) certificado 144650 vigente desde 31 de octubre del 2008, no es anterior a las marcas NAUTICA COMPETITION (mixta) certificado 41727 vigente desde diciembre de 1997 y NAUTICA (mixta) certificado 100789 vigente desde el 24 de diciembre de 1992. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 74. 7.2.
La acción de nulidad no recae sobre la marca MANFIN, la cual fue cancelada en el año 2007, sino que recae sobre la marca MANFIN NAUTICA (mixta) con fecha de registro 13 de octubre del 2008, la cual sí es susceptible de ser anulada en aplicación del Artículo 172 de la Decisión 486 ya que la referida marca contraviene lo estipulado en el Artículo 136 de la Decisión 486, puesto que ambos signos vistos en su conjunto y en forma sucesiva son semejantes.
Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda por las siguientes consideraciones: El derecho preferente únicamente implica que el demandante tuviera prelación en relación a las demás solicitudes que se pudieron haber presentado luego que la marca MANFIN (mixta) fuera cancelada por falta de uso.
El registro de una marca es susceptible de ser impugnada a través de la acción de nulidad si al momento de la concesión del registro de marca el signo incurre en causal de prohibición establecida en la Decisión 486. Existe identidad entre los productos de la marca cuya nulidad se pretende y los productos que distinguen las marcas de la empresa NAUTICA.
La presencia del término NAUTICA en cada una de las marcas da lugar a que el público consumidor las asocie con un solo origen empresarial, por lo que se genera el riesgo de confusión, y por ello declaró infundada la demanda. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación ALEJANDRO RAMOS TERÁN en su Recurso de Apelación manifiesta lo siguiente: La acción de cancelación busca usar el mismo signo, la misma marca registrada y no utilizada, por lo que el signo cancelado y el signo que se registró por derecho preferente son los mismos, ya que existe un tracto sucesivo que opera en los casos de cancelación de marca entre el titular del signo cancelado y el nuevo titular.
El análisis del riesgo de confusión únicamente procedió a establecer que los signos comparados comparten la denominación NAUTICA y en base a ello declaró válida la nulidad; sin embargo la administración no ha tomado en cuenta que a efecto de configurarse la prohibición del Artículo 136 de la Decisión 486 también debe evaluarse si el uso en el comercio del signo cuestionado afecta indebidamente los derechos de un tercero, hecho que tampoco ha sido valorado por el Juez. 8.
Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al Recurso de Apelación. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS: La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 154, 165 y 168 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por ser aplicables en el proceso interno excepto el Artículo 165 por cuanto no está en discusión la acción de cancelación por falta de uso.
De oficio se interpreta el Segundo Párrafo del Artículo 1725 de la Decisión 486 por cuanto la controversia se inició por una Acción de Nulidad en contra de una marca registrada. Además se realiza las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486? en lo referido a: a. En el caso el análisis del riesgo de confusión que se origine en virtud de una acción de nulidad contra una marca, ¿cómo influye el que la marca cuestionada sea igual o similar a una marca que anteriormente fue materia de cancelación y que en su oportunidad accedió al registro, teniendo en cuenta que la marca cuestionada 4 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicilud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la via administrativa.
SArticulo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. fue obtenida en aplicación del derecho preferente generado por la cancelación? b. En el caso de una marca cancelada que en virtud al derecho preferente fue reinscrita por una tercera persona, ¿se puede decir respecto de ellas que son diferentes entre sí así éstas (la marca cancelada y la nueva marca) sean percibidas por los consumidores como iguales o similares en el mercado? c. ¿Cuándo una marca cambia de titular por efecto de la cancelación (se produce un nuevo registro con un signo igual cancelado), se podría interpretar que sigue siendo el mismo signo pese a que el nuevo registro genera un nuevo certificado? d. Para los efectos del riesgo de confusión, ¿qué incidencia tendría en el análisis de riesgo el hecho que para un consumidor una marca que ha cambiado de titular (y de número de registro) mantenga las mismas características visuales? 2.
¿Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? En lo referido a: a. En los casos en los que el riesgo de una marca es derivado del ejercicio de un derecho preferente por una acción de cancelación de marca, el derecho de uso exclusivo de la marca se retrotrae a la fecha de registro primigenio, o por el contrario el nuevo registro implica una nueva fecha desde la cual se puede hablar de dicho derecho exclusivo? 3.
¿Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 168 de la Decisión 4867, en lo referido a: a. ¿Si el derecho preferente al registro derivado de una acción de cancelación irroga a quien obtiene el registro de la marca los mismos derechos de la marca que fue cancelada? b. ¿El derecho preferente con el que se realiza el nuevo registro otorga el derecho al reconocimiento de un tracto sucesivo entre el registro cancelado y el nuevo registro?”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de nulidad. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Derecho preferente en la cancelación de una marca registrada. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de nulidad En el proceso interno consta que el 2 de noviembre del 2009, NAUTICA APPAREL INC. requirió a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la nulidad de la marca MANFIN NAUTICA (mixta) otorgada mediante Resolución 021953-2008/DSD-INDECOPI del 31 de octubre del 2008, alegando confusión con su marca NAUTICA (mixta), consecuentemente, resulta pertinente el análisis del derecho del uso exclusivo y como consecuencia la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Respecto al jus prohibendi el titular de una marca puede accionar frente a solicitudes que pretenden el registro, para el efecto, la norma faculta la posibilidad de presentar una oposición y de la misma forma presentar una acción de nulidad cuando el signo sea confundible con el suyo.
En el ejercicio de la acción de nulidad se distinguen: la nulidad absoluta concebida para proteger el ordenamiento jurídico comunitario, y no de un tercero determinado; lo cual puede ser ejercida por cualquier persona 9 1.7. 1.8. 1.9. y en cualquier tiempo; y, la nulidad relativa, que tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado y puede ser ejercida por cualquier persona, antes de su prescripción, esto es dentro del plazo específico de 5 años, contados a partir de la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, recurso objetivo o de nulidad, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada Pais Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales”, por los siguientes motivos: 1.9.1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 1.9.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 1.9.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.
De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea dejar sin efecto o anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas 10 procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 1.11.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si asi lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 1.12.
Al respecto, el Artículo 172 de la Decisión 486 señala que: "La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. 1.13.
Si bien el INDECOPI dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar 2.1. las acciones legales que creyese pertinentes, al haber tenido en su poder los elementos suficientes de prueba podía iniciar de oficio una nulidad en contra de un signo conferido en contravención de las prohibiciones del Artículo 136 de la Decisión 486. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno consta que el 31 de octubre de 2008, se otorgó el registro de la marca MANFIN NAUTICA (mixta), a favor de ALEJANDRO RAMOS TERÁN, posteriormente fue anulada por ser confundible con la marca NAUTICA (mixta) cuyo titular es de NAUTICA APPAREL INC. consecuentemente, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” 11 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercera, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas ante los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno pretenda distinguir.$ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume de acuerdo con el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486.
Al tratarse de una similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. En cuanto al Riesgo de Confusión, igualmente se ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. $ Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN". 12 2.8. En cuanto al Riesgo de Asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ? 2.9.
Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes riesgos de confusiones: 2.9.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.9.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.9.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.9.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejantes. 2.10. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 7 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR". B Proceso 15-1P-2013, de 06 de marzo de 2013. Caso: “KOLKANA (mixta)”. 2 Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 2.11. 3.2. 3.3. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos NAUTICA (mixta) y NAUTICA MANFIN (mixta).
Comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto la marca MANFIN NAUTICA como la marca NAUTICA son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión10; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*1 1 Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. ** Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 1 Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7: 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 15 3.4. 4.2. 4.3. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d)Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el supuesto riesgo de confusión y/o asociación que pudiere existir entre las marcas MANFIN NAUTICA (mixta), perteneciente al señor ALEJANDRO RAMOS TERÁN y la marca NAUTICA (mixta) de NAUTICA APPAREL INC. Derecho preferente en la cancelación de una marca registrada.
En virtud de que ALEJANDRO RAMOS TERÁN presentó sus descargos a la demanda de nulidad, alegando que al momento de su inscripción el signo no se encontraba incurso en alguna de las causales de prohibición para registro, por cuanto la marca MANFIN NAUTICA (mixta), contaba con un registro primigenio, otorgado mediante Certificado N* PI0071903 el 02 de diciembre de 1987, el cual fue cancelado como consecuencia de la acción de cancelación de marca promovida por ALEJANDRO RAMOS y en aplicación del derecho preferente le fue concedido, sin que al momento del otorgamiento existiera alguna observación por parte de la administración o de un tercer interesado.
En este sentido es importante tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 168 de la Decisión 486 donde se consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que: *( ) la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.
Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas*1. uu CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta SAL, Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo ill, 2003, p. 125. 16 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz del mencionado Artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.
Por último, es necesario tener en cuenta que este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo.
Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 4.8.1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 4.8.2. Objeto del derecho preferente.
Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.
Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. 17 4.8.3. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme.
Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del Artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.
Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.
Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría negatoria la consagración del referido derecho.
Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.
Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. 18 En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. 4.9.
Se deberá analizar si en las decisiones administrativas se consideró las fechas de presentación de los signos y las acciones de cancelación presentadas, con el fin de que se aplique objetivamente el derecho preferente. 5. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante 1. ¿Cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el Artículo 136 literal a) de la Decisión 4867, en lo referido a: a. En el caso el análisis del riesgo de confusión que se origine en virtud de una acción de nulidad contra una marca, ¿cómo influye el que la marca cuestionada sea igual o similar a una marca que anteriormente fue materia de cancelación y que en su oportunidad accedió al registro, teniendo en cuenta que la marca cuestionada fue obtenida en aplicación del derecho preferente generado por la cancelación? Un signo solicitado a registro como marca, sea que este se haya originado por el ejercicio de un derecho preferente o no, estará siempre sometido al examen de registrabilidad autónomo e independiente por parte de las Oficinas Nacionales Competentes, atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso. 19 b. En el caso de una marca cancelada que en virtud al derecho preferente fue reinscrita por una tercera persona, ¿se puede decir respecto de ellas que son diferentes entre sí así éstas (la marca cancelada y la nueva marca) sean percibidas por los consumidores como iguales o similares en el mercado? El signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase Internacional.
Por tanto se puede decir que son las mismas marcas, por ende la figura de la cancelación está destinada a extinguir los derechos de la marca que no está siendo utilizada para que otra persona pueda utilizarla y así poner a disposición del público los productos o servicios identificados con la marca. yl ¿Cuándo una marca cambia de titular por efecto de la cancelación (se produce un nuevo registro con un signo igual cancelado), se podría interpretar que sigue siendo ej mismo signo pese a que el nuevo registro genera un nuevo certificado? La solicitudes de marca tiene un carácter autónomo por ende cada uno recibe un tratamiento particular respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, teniendo de igual forma su fecha inscripción y vigencia. Puede que en apariencia siga siendo igual pero el registro es de otro titular y su derecho inicia a partir de la fecha de concesión del nuevo registro. 5 Para los efectos del riesgo de confusión, ¿qué incidencia tendría en el análisis de riesgo el hecho que para un consumidor una marca que ha cambiado de titular (y de número de registro) mantenga las mismas características visuales? Conforme a las legislaciones de los países miembros el cambio de titular de una marca se deberá realizar por un acto de cesión, transferencia o fusión el mismo que deberá ser inscrito para que surta efecto frente a terceros.
La acción de cancelación no tiene como fin el cambio de nombre de un titular. Si el signo ha cambiado de titular, pero se mantiene igual en su conformación el consumidor va a pensar que se trata del mismo signo. 2. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 154 de la Decisión 486? En lo referido a: 20 a. En los casos en los que el registro de una marca es derivado del ejercicio de un derecho preferente por una acción de cancelación de marca, el derecho de uso exclusivo de la marca se retrotrae a la fecha de registro primigenio, o por el contrario el nuevo registro implica una nueva fecha desde la cual se puede hablar de dicho derecho exclusivo? El nuevo registro implica una nueva fecha a partir de la cual se ejercerán todos los derechos conferidos por la normativa correspondiente, se debe tener en cuenta que la acción de cancelación prevista en el Artículo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho de la marca cancelada por su falta de uso.
Cada solicitud de registro de un signo está sometido al examen de registrabilidad, por tanto cuenta con una fecha de solicitud, de concesión y de vigencia de forma autónoma, independientemente de que, el registro se haya obtenido como consecuencia del ejercicio del derecho preferente. 3. ¿Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 168 de la Decisión 4867, en lo referido a: a. ¿Si el derecho preferente al registro derivado de una acción de cancelación irroga a quien obtiene el registro de la marca los mismos derechos de la marca que fue cancelada? Si, quién obtuvo a su favor la cancelación por falta de uso de una marca, y hace uso del derecho preferente solicitando el registro a su favor, obtiene a partir de su registro el derecho de uso exclusivo por un tiempo determinado teniendo además la posibilidad de prohibir el uso no autorizado de un signo idéntico o similar de conformidad con el Artículo 155 de la Decisión 486. b. ¿El derecho preferente con el que se realiza el nuevo registro otorga el derecho al reconocimiento de un tracto sucesivo entre el registro cancelado y el nuevo registro? La acción de cancelación tiene como consecuencia sustituir el derecho que poseía el titular de una marca, por ende desaparece todos sus efectos.
El registro de todos los signos distintivos tiene un carácter autónomo y cuentan con su propia fecha de concesión y vigencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina A deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por ta N Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 05036-2011., la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 21 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia M2. MAGISTRADA Hugo Ramir mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22