TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 463-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Sala Civil, RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-3103- 009-2011-00170-01 Referencia: InfracciOn Derechos de Propiedad Industrial marca ECONOTAXI Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C-1542 de 10 de septiembre de 2015, recibido por este Tribunal el 11 de septiembre del mismo ano, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, Sala Civil, RepOblica de Colombia, solicita Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, literales a), d) y g); 135, literales a), d), f) y j); 155 y 169 de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite Ia presente InterpretaciOn Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: METROKIA S.A. Demandado: CINASCAR DE COLOMBIA S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 25 de febrero de 2004, la sociedad METROKIA S.A., present6 ante la Superintendencia de Industria y Comercio Ia solicitud para el registro como marca el signo EKOTAXI (denominativo) para identificar productos de Ia Clase 121 del Arreglo de Niza Relativo a la ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2.

El dia 26 de agosto de 2004, mediante Resoluciem 20497, la Superintendencia de Industria y Comercio concedi6 por el termino de 10 anos a favor de METROKIA S.A. la marca EKOTAXI para identificar los productos de la Clase 12 de la Clasificacion Internacional de Niza. 2.3. El 18 de enero de 2010, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. (en adelante, CINASCAR) solicito ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca el signo ECONOTAXI para identificar "vehiculos automotores, aparatos de locomociOn terrestre, aerea, acuatica, entre otros." comprendidos en la Clase 12 de Ia ClasificaciOn Internacional. 2.4.

El 25 de octubre de 2010, Ia Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolucion 57418, nego a CINASCAR el registro como marca del signo ECONOTAXI. 2.5. METROKIA S.A., 'nide) proceso ordinario por InfracciOn de Derechos Marcarios, con base en el uso indebido de la marca registrada ECONOTAXI y la confusi6n que se presenta con el signo EKOTAXI utilizado indebidamente por CINASCAR. 2.6.

Como consecuencia de la competencia residual para conocer sobre el asunto, el 26 de marzo de 2015, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti6n de Bogota, conocio del proceso y mediante providencia negO las excepciones propuestas por CINASCAR y declare) que Ia demandada habia incurrido en infracci6n marcaria, por el uso de la marca ECONOTAXI, y condeno a pagar la indemnizacion de perjuicios en favor de METROKIA S.A. y las costas del proceso. 2.7.

El 13 de abril de 2015, METROKIA S.A., interpuso Recurso de ApelaciOn contra el numeral cuarto de la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestiem de Bogota. 2.8. Por su parte, el 14 de abril de 2015, CINASCAR present6 Recurso de ApelaciOn en contra de Ia Sentencia del 26 de marzo de 2015, en Ia cual se declare) que CINASCAR incurrio en infraccion marcaria y como Clase 12: vehiculos; aparatos de locomocion terrestre 2 0 consecuencia se conden6 al pago de perjuicios a favor de METROKIA S.A. 2.9.

El 29 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C., mediante providencia, suspendi6 el proceso para efectos de elaborar y remitir la solicitud de interpretacion prejudicial de los articulos 134, literales a), d) y g), 135, literales a), d), f) y j), 155 y 169 de Ia DecisiOn 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelackm La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de Apelacian expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. El juez aplic6 los criterios propios de los estudios de registrabilidad de marcas, en lugar de realizar un examen a la Iuz de los presupuestos de infracci6n de marcas, lo que significa que el analisis adelantado por el operador judicial se debi6 basar en pruebas contundentes aportadas por la parte demandante, en las cuales se debe demostrar el supuesto de hecho en el que exista similitud entre los signos en conflicto que generaria riesgo de confusiOn. 3.2.

El juez consider6 errOneamente que la prueba de la confusi6n en el mercado no es un presupuesto para que se configure Ia infracci6n de marcas, de manera que, al conceder una proteccion autornatica, por considerar que los signos presentaban semejanzas, bajo un regimen de responsabilidad objetiva, no encuentra respaldo en el ordenamiento juridico andino, ni en la jurisprudencia, pues es claro que cuando se trata de signos similares, para productos iguales o similares, la "prueba de Ia confundabilidad es indispensable 3.3.

Se dio un alcance errado al concepto de marca debil, pues no tuvo en cuenta los parametros que la jurisprudencia del Tribunal de Ia Comunidad Andina ha indicado frente a las marcas evocativas, y sobre todo, en cuanto a que, estas tienen un nivel más bajo de protecci6n frente a las marcas que son totalmente de fantasia, por lo que solo se protegen frente a la reproducci6n total del signo. 4.

Argumentos de Ia contestacion en el Recurso de Apelacion Del correspondiente analisis realizado al expediente no desprende contestacion alguna por parte de METROKIA S.A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado Ia Interpretacion Prejudicial de los Articulos 134 literales a), d) y g), 135 literales a), d), f) y j), 155 y 169 de Ia DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 3 No procede la interpretacion de los Articulos 134 Literales a), d) y g; 135 a), d), f) y j); y, 169 de la citada norma por no tener relaciOn y aplicaciOn al caso concreto.

Por lo tanto, procede la interpretaci6n del Articulo 155 literal d) de la Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina2 por ser aplicable a la controversia. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Accion por infraccion por el uso de un signo identico o similar al registrado. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.

El derecho al uso exclusivo de Ia marca. AcciOn por infracci6n por el uso de un signo identico o similar al registrado 1.1. En el procedimiento administrativo interno se ventilo una denuncia por infracci6n de derechos de propiedad industrial por parte de METROKIA S.A. por Ia utilizaciOn indebida de su marca ECONOTAXI por parte de CINASCAR al ser confundible con su marca registrada EKOTAXI. 1.2.

El Articulo 154 de la Decision 486 establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio basico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada Ia marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposicion sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se esta en el campo registral o en el campo del mercado. 2 "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo identico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociaciOn con el titular del registro.

Tratandose del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se presumira que existe riesgo de confusion; 4 1.3.2.1. En el campo registral: el titular de Ia marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca identica o similarmente confundible o asociable. 1.3.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4.

La acci6n por infraccion de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el titulo XV de la Decision 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas: Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o juridica. Igualmente, la facultad de ejercer Ia accion pasara en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acci6n sin el consentimiento de los demas. (parrafo 3 del Articulo 238). b. El Estado. Si Ia legislacion interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio Ia acci6n por infraccion de derechos de propiedad industrial.

(parrafo 2 del Articulo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acciOn: a. Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposici6n preventive, ya que no es necesario que la infracci6n se de efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infraccion a los derechos de propiedad industrial. 1.5.

Respecto al use indebido de un signo identico o similar a una marca registrada el Articulo 155 de la Decision 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicaciOn que a continuaciOn se serialan: Supuesto I Sujeto activo Sujeto pasivo Es titular de una marca que Usa la marca directamente sobre productos. Resumen del supuesto Marca protegida para productos 5 Supuesto H Supuesto III distingue productos.

Es titular de una marca que distingue servicios. Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento s de productos. aplicada sobre productos. Marca protegida para servicios aplicada sobre productos.

Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. El Articulo 155 de la Decisi6n 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infraccion de derechos de marcas, es de especial interes el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado articulo, ya que alli se preve que el titular de una marca podra impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios con un signo identico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo identico o similar en relaciOn con cualquier producto o servicio, bajo la condicion de que tal uso pudiese generar riesgo de confusion o de asociacion en el pOblico consumidor.

AcciOn por infracci6n por el uso de un signo identico o similar al registrado 1.7. El literal d) del Articulo 155 preve que el legitimo titular de una marca pueda impedir a cualquier tercero -que no cuente con la correspondiente autorizacion-, utilice en el comercio un signo identico o similar a la marca registrada en relacion con cualquier producto o servicio que esta proteja, bajo la condicion de que tal uso genere riesgo de confusion o de asociaci6n en el pOblico consumidor. 1.8.

Para la configuraci6n del supuesto de infracciOn del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Articulo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 1.8.1. El uso en el comercio de un signo identico o similar en relacion con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo "usar", por lo tanto, 6 se puede presentar a traves de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como por ejemplo el uso en publicidad, Ia identificaciOn de una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas. b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con animo de lucro que excedan el ambito de Ia esfera privada. c) Preve una protecci6n más alla del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegera Ia marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por Ia marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusion ode asociaci6n. Para que se configure Ia conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se de Ia confusiOn o la asociaci6n, sino que exists Ia posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.8.3.

Evento de presunciOn del riesgo de confusion. La norma preve que, si el signo utilizado es identico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios identicos, se presumira el riesgo de contusion. 1.9. Por tanto un signo que se este usando en el comercio sin la debida autorizaciOn puede afectar el derecho de un tercero, por ser identico o semejante a una marca registrada para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir at consumidor a error es decir, causar riesgo de confusi6n o de asociaci6n.

Un signo es identico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen Ia marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo usado en el comercio sin la debida autorizaciOn puede considerarse identico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendra en cuenta. 7 b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son identicos o presentan conexi6n competitiva.

Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el analisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar Ia existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretends distinguir3. Cuando los signos no solo sean identicos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusi6n se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, can el objeto de tener precisiones claras sobre Ia presunta infracci6n. La identidad o Ia semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusi6n: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en Ia creencia de que este obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambien entre los productos o servicios; y Ia indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de Ia realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comOn4.

En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn econOmica. 1.10. Cuando se analice Ia posible semejanza entre signos, se observara los siguientes criterios: 1.10.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusiOn se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.10.2. Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto. 3 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-IP-2005, de 20 de Julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 1.10.3. Figurative: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.10.4. IdeolOgica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante5. 1.11.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6 a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual o ideologica. b) En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hare en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusion o asociacion. d) Al realizar Ia comparaci6n es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cOmo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblaciOn en general. 1.12. Para que se configure Ia conducta del tercero no consentido, el use referido debe posibilitar el riesgo de confusion o de asociacion en el pUblico consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusion o Ia asociacion, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.13.

Para lo anterior, se debera realizar la cornparaciOn entre el signo registrado como marca EKOTAXI (denominativo) y el supuestamente infractor ECONOTAXI (denominativo), teniendo en cuenta su naturaleza (signos denominativos) para determinar la existencia posible del riesgo de confusion o asociacion en el pOblico consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretacion. 5 Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013.

Casa "KOLKANA (mixta)". Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 11001-3103- 009-201100170-01, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo pare° del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ay116n Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gom- pac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernan NTE Glista arct SECRETARIO Notifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10