TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre del 2016 Proceso: 479-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00164 Referencia: Marca MONGOL (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3021, recibido el 21 de septiembre del 2015, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 165, 166, 167, 168 y 170 de la DecisiOn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00164; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: SANFORD COLOMBIA S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en Adelante, la SIC) de la RepUblica de Colombia 1 b Tercero Interesado: EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. 1. Hechos Relevantes 1.1. La SIC concedio el registro de la marca MONGOL (denominativa) a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA (en adelante, COLOMBIANA DE LAPICES) para distinguir productos de la Clase 16 de la ClasificaciOn Internacional de Niza1. 1.2.
Una vez vencido el registro de la marca MONGOL (denominativa), COLOMBIANA DE LAPICES solicit() ante Ia DivisiOn de Signos Distintivos de la SIC la renovacion de la mencionada marca, Ia misma que fue concedida bajo el registro 249.339. 1.3. El 28 de febrero del 2005, SANFORD COLOMBIA S. A.2 (en adelante, SANFORD) presentO solicitud de cancelaciOn por falta de uso de la marca MONGOL (denominativa). 1.4.
El 10 de marzo del 2005, mediante Oficio 2380 la Division de Signos Distintivos notificO al solicitante y al titular del registro marcario representado por su liquidador. 1.5. El 15 de abril del 2005, se dispuso la admisi6n a tramite de Ia acciOn de cancelaciOn presentada y se concede al titular del registro marcario un termino de sesenta (60) dias para que haga valer sus argumentaciones y presente las pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante, termino que transcurriO sin que el titular Industria Colombiana de Lapices S.A. o su liquidador dieren contestaci6n alguna a la solicitud presentada. 1.6.
El 29 de julio del 2005, mediante ResoluciOn 18403 la DivisiOn de Signos Distintivos de Ia SIC cancel() por no uso Ia marca MONGOL (denominativa) para Ia Clase 16 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 1.7. El 26 de enero del 2006, COLOMBIANA DE LAPICES present() Peticion de Revocatoria de la ResoluciOn 18403, Ia que fue resuelta mediante Resolucion 19005 de 14 de julio de 2006 en el sentido de revocar la resolucion anterior y negar la cancelaciOn de la marca MONGOL(denominativa) por no uso. 1.8.
Inconforme con tal decisiOn SANFORD presentO Recurso de Reposici6n y en subsidio de ApelaciOn, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la Division Clase 16: "( ) Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuademacion; fotografias; articulos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso domestico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o material didactic° (excepto aparatos); materias plasticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta". 2 Antes NEWELL SANFORD S. A. de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 24033 de 3 de agosto de 2007 y 38323 de 23 de noviembre de 2007 respectivamente, ambas confirmando lo decidido e la Resolucion 19005. 1.9.
El 6 de marzo de 2008, Eberhard Faber de Colombia S.A.S. comprO varios activos de Industria Colombiana de !Apices S.A., en liquidaciOn obligatoria, entre ellos la marca MONGOL (denominativa). 1.10. El 17 de abril de 2008, SANDFORD present6 accion de nulidad en contra de las Resoluciones 19005, 24033 y 38323. 1.11. La SIC oportunamente dio contestaciOn a la demanda.
1.12. EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. actual titular de la marca MONGOL (denominativa) se opuso a las pretensiones de la demanda, pues consider6 que es posible que se presenten otros eventos que justifiquen el no uso de una marca, diferentes al caso fortuito y fuerza mayor, que le impidan a la autoridad competente cancelar Ia marca por no uso. 1.13.
Mediante auto de 23 de octubre de 2014, la SecciOn Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia decidi6 suspender el proceso y solicitO InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Argumentos contenidos en la Acciem de nulidad. SANFORD en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 2.1.
La marca MONGOL, se encontro registrada hasta el ano 2001, y para evitar que la misma fuera susceptible de cancelacion, el liquidador opt6 por permitir su vencimiento y solicitar una nueva marca con el fin de crear un termino adicional de tres alios de gracia en el cual el titular no estuviera en obligacian de utilizarla. 2.2. El no uso de Ia marca en el mercado, no genera sino un detrimento de los intereses de los acreedores sociales, puesto que la no utilizaciOn de un signo distintivo, genera sin duda la dilucion de la imagen recordada por el pOblico y por tanto una disminucion evidente del valor intrinseco de la marca como bien inmaterial. t 2.3.
Las alegaciones contenidas en Ia solicitud de revocatoria directa y admitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio son contrarios al conocido principio legal segun el cual nadie puede alegar en su defensa su propia culpa. La desidia, descuido y demora en un proceso no puede ser ahora Ia base o fundamento para que se pueda mantener de manera ilimitada un 3 derecho sobre una marca pasando por alto normas claras que rigen esta materia y que tienen como objeto que no se abuse del derecho a la exclusividad de una marca en bien de la libertad del comercio. 2.4.
El simple hecho de estar una sociedad en liquidaciOn obligatoria, no es per se suficiente justificaciOn para enervar la cancelaciOn por no uso de la marca, maximo si hay duda acerca de si aun conserva la titularidad de la marca en virtud de las daciones en pago. 3. Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad La SIC en su escrito de contestacion a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
Con las Resoluciones acusadas proferidas por el Jefe de Division de Signos Distintivos, no se ha incurrido, en violaciOn alguna de las normas contenidas en la DecisiOn 486. 3.2. Cabe recalcar que la obtencion del derecho a usar una marca, valga Ia reiteracion, la marca cuya cancelacion se solicita, solamente se obtendra, una vez la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelva favorablemente la cancelaciOn y conceda con posterioridad y previo estudio de registrabilidad, el registro del signo como marca a quien haya obtenido de manera favorable la resoluciOn que ordene Ia cancelaciOn del registro de la marca por no uso; ni la circunstancia de no uso, ni la interposicion de la accion de cancelacion por no uso, ni la posterior solicitud de registro del signo cancelado, otorga derecho a usar como marca, la marca previamente cancelada. 3.3.
El estado de liquidaciOn de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A., titular de la marca MONGOL, la dejaba de frente a la imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social adicionalmente, Ia marca MONGOL (denominativa), si era un activo de la sociedad y los derechos que de ella surgian, estaban Ilamados a conformar la masa de la liquidaciOn; ahora, frente at caso concreto, Ia Superintendencia de Industria y Comercio "no esta cobijada nada", simplemente dentro de sus competencias, conforme lo probado en el tramite de la revocatoria y en derecho, esta decidiendo una situaciOn concreta, situacion en que, valga la reiteraciOn, se evidenci6 que existio causal eximente de uso de la marca. 3.4.
Los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, por el contrario, se ajustan a las disposiciones legales y vigentes aplicables en materia de registro de marcas. 4. Argumentos de la contestacion a la Accion de Nulidad (Tercero lnteresado) 4 EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de contestaciOn a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
Los actos dictados en relaciOn con la conservacion del registro de Ia marca MONGOL (denominative), y que el actor pretende erradamente impugnar, se encuentran ajustados tanto a la normative nacional como comunitaria. 4.2. Desde el momento de la expediciOn del acto administrativo que cancelO la marca MONGOL (denominative), este se encontraba sin efecto legal alguno, lo que impide que se haya podido configurar ningim derecho preferente, pues la decision contenida en la Resolucion 18403 de 29 de julio de 2005 es ineficaz de pleno derecho, pues desconoce la razOn y naturaleza juridica del proceso liquidatorio, el cual es garantizar el pago de los creditos adeudados a los acreedores, situacion y facultad que no puede ser omitida por ninguna autoridad administrative a traves de sus actos de imperio no desprotegida por la misma Ley. 4.3.
La administraci6n al declarer la excepci6n a la obligaciOn de uso de la marca MONGOL (denominative), encontrO probados todos los hechos que le impedian a la titular, Ia sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S. A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA, usar la marca dentro del mercado, tal y como lo ordena la Decision 486. 4.4. Debido a la situacion especial en la que se encontraba la actora, la notificaci6n no podia hacerse como comOnmente lo hace la Superintendencia de Industrie y Comercio, pues en este caso se debia notificar al real liquidador, para efectos de que este pudiese ejercer los respectivos recursos de Ley, debido a la situacion de indefensi6n en la que se encontraba el titular de la marca MONGOL (denominative).
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala Consultante solicita la interpretaciOn prejudicial de los articulos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decision 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina3, los cuales se interpretaren por ser procedentes. 3 "Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelard el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres ailos consecutivos precedentes a Ia fecha en que se inicie Ia acciOn de cancelaciOn.
La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acci6n de cancelaciOn antes de transcurridos tres anos contados a partir de la fecha de notificaciOn de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa. 1 Cuando la falta de uso de una marca sob afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ebb se tomard en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3.
De la accion de cancelacion de marca registrada por falta de uso. Notificaci6n de la acci6n de cancelaciOn. Derecho preferente en cancelaciOn de una marca registrada. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. De Ia acci6n de cancelaciOn de marca registrada por falta de uso 1.1. En el proceso interno se ha discutido la procedencia de la cancelacion por no uso de la marca MONGOL (denominativa) registrada a favor de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA para distinguir productos de Ia Clase 16 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acciOn de cancelaciOn de una marca registrada por falta de uso4. 1.2.
Al respecto es importante tener presente que en los Articulos 165 a 170, salvo el 169 de la Decision 4865, establecen las caracteristicas, los El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que Ia falta de uso se debi6, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectiia su comercializacion en el mercado.
TambiEn se considerard usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de Ia forma en que fue registrada solo en cuanto a detaHes o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la protecciOn que corresponda a la mama.
Articulo 167.- La carga de Ia prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro. El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.
Articulo 168.- La persona que obtenga una resoluchin favorable tendra derecho preferente al registro. Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentaci6n de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelaciOn quede fame en la via administrativa. ( ) 170.- Recibida una solicitud de cancelacion, Ia oficina nacional competente notificara al titular de Ia marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles contados a partir de la notification, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional cornpetente decidire sobre Ia cancelacion o no del registro de la marca, lo cual notificara a las partes, mediante resoluckin". Al respecto se reitera lo planteado en la InterpretaciOn Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. 5 El Articulo 169 soporta la cancelacion del registro marcario en la perdida de distintividad del signo que se ha tornado en comun o generico, en relaciOn con uno o varios de los productos que ampara. 6 presupuestos procesales y probatorios de Ia figura de la cancelacion por no uso de la marca.
En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimaci6n para adelantar el tramite. De conformidad con el Articulo 165 de la DecisiOn 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, el tramite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por Ia Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el tramite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el tramite el solicitante debera demostrar un interes en Ia cancelaciOn de la marca respectiva. Este interes debera ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el tramite. El segundo parrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de la acci6n de cancelaciOn por no uso.
Dispone que dicha acci6n solo puede iniciarse despues de tres afios contados a partir de la notificaciOn de la resoluciOn que agota la via gubernativa en el tramite de concesiOn de registro de marca. c. Falta de uso de Ia marca. Para que opere Ia cancelacion del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decision 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los !Daises Miembros, durante los tres afios consecutivos precedentes a Ia fecha en que se inicie Ia acci6n de cancelaciOn.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar que se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de Ia marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializacion.
El titular de Ia marca objeto de la cancelaciOn debe probar el uso real y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la practica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercializaciOn. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer parrafo del Articulo 166 de Ia DecisiOn 486, que contiene parametros en relaciOn con las cantidades de los productos y servicios 7 comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: c.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, debera determinar si las cantidades vendidas de conformidad con Ia naturaleza del producto son meramente simbOlicas y no demuestran el uso real de Ia marca. c.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializaciOn. Para determinar el uso real y efectivo de Ia marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercializacion son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catalogo, etc.
Los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones minimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden Ia doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en setialar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequivoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de Ia marca es relativo y no puede establecerse en terminos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostraciOn de que en un atio se han efectuado dos o tres yentas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio, no podria decirse que exists comercializaciOn real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un alio solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominacion de la marca que pretende probar su uso6. El Wrath segundo de la norma estudiada establece otro parametro para determinar Si una marca se considera usada.
Dispone que tambien se 6 Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. InterpretaciOn Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996. 8 considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relacion con las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializaciOn.
El parrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a Ia forma en que fue registrada no podra ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protecci6n que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por Ia adicion o sustracci6n de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelaciOn por no uso. 1.3.
Por lo tanto, se debera determinar lo siguiente: 1.3.1. Si el signo MONGOL (denominativo) mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 249.339; y, 1.3.2. Si ademas de mantener los elementos esenciales, la modificaciOn por adicci6n o sustraccion no diluye Ia capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.
Si la adicion de elementos denominativos y graficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estariamos frente a un uso no real y efectivo de Ia marca registrada. 1.4. Una vez realizado lo anterior, se debera establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelacion por no uso, de conformidad con todos los parametros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la carga de Ia prueba en el tramite de cancelaciOn de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.6. El Articulo 167 de la Decisi6n 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de Ia marca: "El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros". 9 Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podra probar con todos los medios de prueba permitidos en Ia legislacion nacional.
Por tal motivo, Ia Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, debera evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el regimen probatorio aplicable. 1.7. El Articulo 165, parrafo cuarto de la Decision 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificacion para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de Ia solicitud de cancelacion.
Estas son: 1.7.1. Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como Ia lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o Ia imposicion requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por Ia marca, que deben ser evaluados por Ia Oficina Nacional o el Juez, en su caso. 1.8. En el proceso interno, se debera determinar si lo argumentado por EBERHARD FABER DE COLOMBIA E.U. actual titular de la marca MONGOL (denominativa) se puede considerar como causal de justificacion para el no uso de Ia marca en el marco de lo dispuesto en el Art. 165 de Ia Decision 486, esto es, el estado de liquidacion forzosa de Ia sociedad titular de Ia marca MONGOL (Industria Colombiana de 'Apices S. A. en Liquidacion Obligatoria). 2.
Notificaci6n de Ia Accion de Canceled& 2.1. El Articulo 170 de la DecisiOn 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 2.1.1. Presentaci6n de la solicitud. 2.1.2. Notificacion at titular de la marca, para que dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la notificaciOn demuestre el uso de la marca. 2.1.3.
Vencido dicho plazo se decide sobre Ia cancelacion del registro. 2.1.4. Notificaci6n a las partes la decision mediante una resolucion debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el tramite para la solicitud de cancelacion de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en Ia Norma Comunitaria. 2.2. Finalmente, debemos tener presente que, de conformidad con Ia doctrina y nuestra jurisprudencia, los efectos de Ia cancelacion de Ia marca por no uso son: 10 1.9.1.
Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 1.9.2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgandole, de conformidad con el Articulo 168 de la Decision 486, un derecho de preferencia a Ia persona que obtuvo Ia decision favorable, que podra invocarse partir de la presentaci6n de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolucion de cancelaciOn. 3.
Derecho preferente en cancelacion de una marca registrada 3.1. El articulo 168 de Ia Decision 486 consagra el derecho preferente derivado de la acci6n de cancelaciOn por no use de una marca. Asi, el mencionado articulo dispone que: "( ) la persona que obtenga una resoluciOn favorable tendra derecho preferente al registro. Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentaciOn de la solicitud de cancelacion, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucion de cancelaciOn quede firme en la via administrativa". 3.2.
Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinonimo de derecho de prelacion; y a este como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusion de ellas7. 3.3. El principal efecto de la cancelacion del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre Ia misma, de manera que esta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. 3.4.
A la luz del mencionado Articulo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de Ia marca que se cancelo pertenece, en primer lugar, a Ia persona que ejercio la accion de cancelacion. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y Ia forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 3.5.
La prelaciOn que se debe otorgar a Ia solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de Ia cancelacion de un registro, deriva en que Ia marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a Ia solicitud de cancelacion (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelacion tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca Ia prelacion, un "derecho preferente", a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. 7 CABANELLAS, Guillermo.
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigesimo Octave Edici6n, Tomo III, 2003, p. 125. 11 3.6. Por ultimo, es necesario tener en cuenta que este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automatic° del signo, sino la prelacion, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, esta debera ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.7.
Las caracteristicas principales del derecho preferente que surge como consecuencia de Ia cancelaciOn de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 3.7.1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelaciOn por no uso y ha logrado dicha cancelacion. 3.7.2. Objeto del derecho preferente.
Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelacion por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelacion, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del termino previsto en la norma comunitaria.
Para entender el termino de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en que momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolucion de cancelacion del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situacion esta que debe acompasarse con la redacci6n del Articulo 168 de la DecisiOn 486.
Cuando este articulo dispone que dicho derecho podra invocarse a partir de la presentaciOn de Ia solicitud de cancelaciOn, no esta afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentaciOn de Ia solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de Ia presentacion de la solicitud de cancelacion.
Por eso, lo que preve la norma es que el solicitante de la cancelacion por no uso pueda, desde la presentaciOn de la solicitud dar aviso a Ia Oficina de Registro Marcario de su intenci6n de utilizar el derecho preferente, de manera que la administraciOn lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. 12 Lo anterior tiene total logica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de Ia cancelacion pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelacion por no uso se haria nugatoria la consagraciOn del referido derecho.
Ademas, el solicitante de Ia cancelacion por falta de uso de una marca podria presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos identicos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspension de su tramite hasta tanto se defina el relativo a Ia cancelaciOn. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resoluciOn de cancelaciOn, sin perjuicio, como ya se anotO, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelaciOn por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interes de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 3.7.3.
Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelaciOn de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del tramite de registro de signos identicos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se cancelo, presentado las respectivas oposiciones.
En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelaciOn relacion a las demas solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relaciOn con posibles solicitudes de registro de signos identicos o similares a ague' que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario debera realizar el respectivo analisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelacion a las demas que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hara uso de dicho Derecho a fin de que Ia Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentaciOn de otras solicitudes de registro. 13 ?‘i De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante debera aplicar la presente interpretacion prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 200800164.
Asimismo, debera dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer parrafo del Articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, firman la presente InterpretaciOn Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopci6n.
At,yr S Hernán Ro Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA ero Zarnbrano TRADO ) /(--46-e-2 Martha e•a Merchan M • ISTRADA Hugo Ramiro G6mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial o. el Presidente yet- Igo Ro ESIDENTE r.'Gust SECRETA brano M- Notifiquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14