TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiem bre de 2016 Proceso: 582-IP-2015 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepOblica de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00340 Referencia: CancelaciOn por falta de use de la marca MELODY (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernan Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3601, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante Ia cual, SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, solicita Ia Interpretacion Prejudicial del Articulo 165 de Ia DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00340; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente interpretaciOn prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: WILCOS S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 18 de marzo de 2003, Ia sociedad WILCOS S.A., presento ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de registro de la marca MELODY KIUT (mixta)1 para identificar productos de la Clase 32 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza la cual fue denegada de oficio por el Jefe de la DivisiOn de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en base a la marca previamente registrada MELODY de propiedad de LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. (en adelante, COSQUIM) 2.2.
EL 23 de septiembre de 2005, COSQUIM presentO una denuncia penal en contra de Ia compania WILCOS S.A. por la presunta usurpacion y falsificaciOn de la marca MELODY. 2.3. El 11 de abril de 2007, Ia sociedad WILCOS S.A., present6 ante Ia SIC solicitud de cancelacion3 por no uso de las marcas MELODY (mixta)4 propiedad de COSQUIM para distinguir "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumeria; aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares; dentifricos" de Ia Clase 3 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. 2.4.
El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolucion 32271, la Division de Signos Distintivos de Ia SIC, resolvio cancelar por no uso la marca MELODY (mixta) 2.5. El 18 de octubre de 2007, COSQUIM interpuso Recurso de ReposiciOn y en Subsidio el de Apelacion en contra de Ia ResoluciOn 32271, los mismos que fueron resueltos mediante la Resolucion 6794 de 29 de febrero de 2008 aceptando su pretension por tanto se revoca Ia Resolucion 32271 que cancelaba la marca MEDOLY (mixta).
Expediente Administrativo N° 03 022405 2 Clase 3: cremas, lociones, geles, splash, talcos, espumas para la afeitada, removedores, leches limpiadoras, aceites, sticks repelentes, ceras, emulsiones, champus y enjuagues para el cabello, tratamientos capilares, acondicionadores, balsamos y rinses para el cabello, tinturas y decolorantes para el cabello, onduladores, alisadores y neutralizantes para el cabello, lapices labiales, delineadores, de ceras, barras labiales, iluminadores de ojos en barra o lapiz, sombras, maquillajes, rubores, pestailas, delineadores liquidos, silicones y brillos, desodorantes, jabones, banos espumantes, toallitas, colonies, extractos de perfumes, esmaltes delineadores de unas, endurecedores, disolventes, brillos, pegantes de uflas postizas, secantes, humectantes de cuticula, dentifricos, enjuagues, refrescantes del aliento y blanquea dores para los dientes, pigmento para maquil/aje permanente, mascarillas. 3 Expediente Administrativo N° 92-260986 Certificado N° 202.821 2 2.6.
El 17 de marzo de 2008, WILCOS S.A., present6 Recurso de ApelaciOn en contra de la ResoluciOn 6794 solicitando su revocatoria total y solicitando que la marca MELODY (mixta) sea cancelada. 2.7. El 30 de abril de 2008, mediante la Resolucion 14105, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvi6 revocar la decision contenida en las Resoluciones 6794, 32271 y de oficio cancelar parcialmente la marca MELODY (mixta) para identificar Onicamente: 7abones; aceites esenciales, cosmeticos y lociones capilares". 2.8.
El 11 de septiembre de 2008, COSQUIM presento Acci6n de Nulidad en contra de las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.9. El 18 de diciembre de 2008, la Seccion Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado admitiO la demanda de Accion de Nulidad presentada por COSQUIM. 2.10. El 23 de junio de 2009, la SIC present6 contestaci6n a la acciOn de nulidad. 2.11.
Mediante auto 13 de febrero de 2015, Ia SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepOblica de Colombia, decidiO suspender el proceso y solicitar la InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Ia Acci6n de Nulidad La sociedad LABORATORIOS COSQUIM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.
( ) el acto administrativo atacado viola los incisos primero y tercero del articulo 165 de la Decisi6n 486 de la Comunidad Andina, los articulos 34, 58 y 61 de la constituciOn Nacional, el articulo 155 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina, el articulo 14 del Decreto 2153 de 1992 y los articulos 59 y 84 del COdigo Contencioso Administrativo" 3.2.
"( ) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial legalmente no podia excluir "perfumeria y dentrificos" de la cobertura de productos de la marca MELODY mixta de LABORATORIOS COSQUIM S.A. registrada en la Clase 3 Internacional, por prohibiciOn expresa de la parte final del tercer inciso del articulo 165 de la Decisi6n 486" 3.3.
"( ) Los productos "perfumeria y dentrificos" y los "jabones aceites esenciales, cosmeticos y lociones capilares" tienen la misma naturaleza porque todos son productos de aseo personal y tienen la misma finalidad porque todos son usados para el aseo, higiene y cuidado personal" 3 9 3.4. En consecuencia, de lo anteriormente dicho la demandante mantiene que "( ) no era posible canceler parcialmente la marca MELODY mixta de LABORATORIOS COSQUIM S.A. en la clase 3 internacional, eliminando de la cobertura de productos "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasa y pulimentar por cuanto se trata de productos que por naturaleza de ser productos de aseo con conexos con los productos para los cuales estaba vigente la marca, edemas de crearse un riesgo de confusiOn para los consumidores de los productos marca MELODY mixta de mi representada" 3.5.
"( ) La coexistencia de las marcas MELODY (mixtas) identicas en el mercado para distinguir productos identicos, similares, conexos, y complementarios entre si en la clase 3 internacional es totalmente absurda e inconveniente, pues se generaria un caos en el mercado por cuanto se presentaria un riesgo de confusi6n y asociaci6n entre el publico consumidor" 3.6.
"( ) se estaria dando lugar a más actos de competencia desleal por desviaciOn de clientele por parte de WILCOS S.A., por cuanto al haber productos de la clase 3 en el mercado con identicas marcas y procedentes de diferentes empresas, habra lugar a la confusiOn indirecta debido a que lo consumidores podren adquirir productos de WILCOS S.A." 3.7.
Se ha vulnerado el primer inciso del articulo 165 de la Decision 486 de Ia Comisi6n del Comunidad Andina por falta de aplicaciOn "( ) expresamente se dispone que la oficina competente, en nuestro caso la Superintendencia de Industrie y Comercio, cancelara e registro de una marca a solicitud de persona interesada" 3.8. La cancelacion de una marca puede hacerse solamente por solicitud de una persona interesada "( ) El inciso primero del articulo 165 de la DecisiOn 486 no dispone que las marcas puedan ser canceladas parcialmente de manera oficiosa por la Superintendencia de Industrie y comercio, cuando no medie solicitud de cancelaciOn parcial de persona interesada" 3.9.
Cuando Ia cancelaciOn de una marca por solicitud de parte se da "( ) de una manera arbitraria o poco rigurosa se convierte en una conculcacion del derecho de propiedad del titular de la mara protegido en la Constituci6n Nacional en el articulo 58, pues la cancelaciOn de marcas por no uso legal, arbitraria o sin rigor adquiere la caracteristica de confiscaci6n" 3.10.
"( ) A travOs de las acciones de cancelaciOn por no uso de las marcas MELODY presentadas por WILCOS S.A. dicha sociedad ha cometido un fraude procesal dentro del proceso penal que cursa en su contra por 4 6 parte de LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS S.A. LABORATORIOS COSQUIM S.A. en el juzgado 42 Penal del Circuito de Bogota. Violacion del articulo 453 del Codigo Penal" 4.
Argumentos de Ia contestaciOn a Ia AcciOn de Nulidad La Superintendencia de Industrias y Comercio, en su escrito de contestaci6n a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Todas las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron realizadas apegandose a Ia ley y a las normas escritas "( ) no se podia excluir el inciso tercero del articulo 165 de la DecisiOn 486, ya que no podian excluirse de la Clase 3 perfumeria y dentifricos de la cobertura de productos de la marca Melody (mixta), cuando en el inciso 3 del articulo 165 de la Decision 486 se dispone que solo se puede cancelar parcialmente una marca si no existe identidad o similitud de los productos eliminados del registro con los que continua siendo amparados con el mismo" 4.2.
"( ) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial esta facultado para limitar oficiosamente el alcance de un registro marcario cuando dadas las pruebas no sea procedente acceder a la cancelaciOn total solicitada, pero le sea preciso hacer cumplir las normas sobre el regimen andino de propiedad industrial cuya aplicaciOn be fue encomendada, en defensa del interes general, entrando a analizar si en el caso se articulan la funciOn distintiva que tienen las marcas con la obligackin de uso serio, real y efectivo, para decir que la marca cumple con su funciOn en el mercado haciendo que el consumidor la perciba como signo distintivo que identifica unos productos o servicios en el mercado" 4.3.
"( ) en el sistema andino de propiedad industrial vigente, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo. Correlativamente, tal derecho de exclusividad conlleva la obligaciOn de uso de la marca, obligaciOn que se fundamenta en la misma esencia del concepto de marca, pues si esta no es usada por su titular no cumplira las funciones que se le atribuyen generando un injustificado monopolio a favor de su titular en detrimento de otros empresarios" 4.4.
"( ) la existencia de un proceso de falsificaciOn y usurpaciOn de la marca MELODY (mixta), iniciado por LABORATORIOS COSQUIM S.A. contra WILCOS S.A., la existencia de otras solicitudes de cancelacion actualmente negadas y la existencia de tres solicitudes de WILCOS S.A. para las marcas MELODY (mixta), MELODY (denominativa) y MELODY NATURAL POWER para la Clase 3 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, no esta se fialadas en el articulo 165 de la Decision 486 como 5 condicionantes o moderadoras o en alguna forma influyentes en la decisiOn sobre la cancelaciOn de un registro de marca" 5.
Argumentos de Ia contestaciOn a Ia Accion de Nulidad por parte del tercero interesado La sociedad WILCOS S.A., en su escrito de contestaci6n expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. NOtese que "( ) la misma norma dispone que se "ordenara" la limitaciOn o disminuciOn de los productos o servicios sobre los cuales no se demostro el uso, sino impositivo de la Norma Comunitaria la cual sefiala que se ordenara" 5.2.
"( ) aplicando una interpretaciOn sistematica de la Norma se debe entender que la obligaciOn de ordenar surge de la Autoridad, en otras palabras, el unico que ordena una reduccion o limitacion de la lista de productos o servicios es el Organo Administrativo, que para el caso en estudio es la Superintendencia de lndustria y Comercio." 5.3.
Es claro que Ia cancelaciOn total o parcial de la marca "( ) surge como consecuencia de un analisis en relaciOn con un hecho real, como lo es, la demostraciOn del uso real y efectivo de una marca o servicio en el mercado de forma tal, que la misma no depende necesariamente de una solicitud expresa por parte de un tercero en cuanto a la solicitud de cancelaciOn parcial." 5.4.
Para concluir se mantiene que "( ) para efectos de la cancelaciOn se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, la misma debe recaer en relaciOn con la demostraciOn que de uso se hizo en relacion con los productos sobre los cuales se demostr6 el uso y que para el caso en estudio dicha demostraciOn no existiO" B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la InterpretaciOn Prejudicial del Articulo 165 de la Decisi6n 4865 de la Comisi6n de la Comunidad Andina.
El cual se interpreta por ser procedente. 5 'Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara of registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado on al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres arms consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelaciOn.
La cancelaciOn de un registro por falta de uso de Ia marca tambien podra solicitarse como defense en un procedimiento de oposiciOn interpuestos con base en Ia marca no usada. No obstante lo previsto en of parrafo anterior, no podra iniciarse la accibn de cancelaciOn antes de transcurridos tres anos contados a partir de Ia fecha de notificaciOn de Ia resoluciOn que agote el procedimiento de registro de la marca respective en la via administrative.
Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reducciOn o limitaciOn de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta Ia identidad o similitud de los productos o servicios. 6 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4.
CancelaciOn por falta de uso. Legitimacion para plantear la Accion de Cancelacion. Regimen probatorio. Cancelacion parcial de una marca. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. CancelaciOn por falta de uso en el marco de Ia decisi6n 486 1.1. WILCOS S.A. solicito la cancelacion por falta de uso de la marca MELODY (mixta) propiedad de Cosquim para distinguir "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones; perfumerla; aceites esenciales, cosmeticos, lociones capilares; dentifricos" de Ia Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza. 1.2.
Los arficulos 165 a 170, salvo el 169 de Ia Decision 486, establecen las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de Ia figura de Ia cancelaciOn por no uso de Ia marca. 1.3. Para que opere la cancelacion del registro de marca por no uso, de conformidad con el Articulo 165 de Ia Decision 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres arias consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelaciOn.
Se considera que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializacion. Tomando en cuenta la finalidad identificadora de la marca, su uso debera plasmarse mediante la prueba de la yenta o de la disposiciOn de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello establece la presunciOn de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio a se encuentran disponibles en el mercado. El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi6, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 7 1.4.
El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486, que contiene parametros en relaciOn con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.4.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, debera determinar si as cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbOlicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.4.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efect0a su comercializacion. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta c6mo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercializaciOn son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catalogo, etc. 1.5.
Por su parte, el parrafo tercero de la norma estudiada, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podra ser cancelada por falta de uso o disminuirse la proteccion que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo. 1.6. Por lo tanto, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicion o sustracci6n de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelacion por no uso. 1.7.
Una vez analizado lo anterior, se debera establecer si la marca MELODY fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelacion por no uso, de conformidad con todos los parametros indicados a lo largo de la presente interpretacion. 8 2. Legitimacion para plantear Ia accion de cancelaciOn 2.1. Dentro del expediente interno se verifica que WILCOS S.A. justifica su legitimo interes para solicitar Ia cancelaciOn de Ia marca MELODY (mixta) en el hecho de ser solicitante de la marca MELODY KIUT (mixta) y haber iniciado las acciones como defensa dentro del tramite de registro. 2.2.
El tramite de cancelaciOn por falta de uso de una marca se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente6. Esta accion puede ser presentada por cualquier persona que demuestre un interes real en la cancelacion de la marca respectiva, el mismo que sera evaluado por la Oficina Nacional Competente.
Respecto al interes real se traduce en Ia intencion de registrar una marca identica o similar a una registrada que no esta en el comercio y que impide su uso a una persona que si esta dispuesta a utilizarla en el comercio. 2.3. El juzgador no debe confundir la razOn de ser de Ia accion de cancelaciOn, Ia cual esta enfocada a eliminar registros que no se utilizan y obstaculizan el mercado, y no eliminar una marca por confusi6n y más aCin, cuando han estado ambas conviviendo en el mercado durante anos. El legitimo interes como tal, debe enfocarse en practicas honestas y leales, por lo que justificar que su interes para cancelar Ia marca es el hecho de que causa confusi6n y asi eliminar del mercado a su competencia, no es una practica apegada a derecho. 2.4.
Cuando Ia autoridad cancela una marca por falta de uso, de conformidad con el Articulo 168 de la Decision 486, se confiere a favor del solicitante el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que cancel& derecho que puede invocarse a partir de la presentacion de la accion de cancelaciOn y hasta dentro de tres meses posteriores a Ia fecha de que la resoluciOn quede en firme. 2.5.
Se debera analizar este aspecto y determinar si en la actora contaba con interes real y legitimo para plantear la accion de cancelaciOn de Ia marca MELODY (mixta). 6 Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el reqistro de una marca a solicitud de persona interesada cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie Ia accion de cancelaciOn.
( ). 9 3. Regimen probatorio 3.1. La demandada tiene Ia facultad de limitar oficiosamente el alcance de un registro marcario cuando dadas las pruebas no sea procedente acceder a Ia cancelaciOn total solicitada, pero le sea preciso hacer cumplir las normas sobre el regimen andino de propiedad industrial cuya aplicacion le fue encomendada, en defensa del interes general, entrando a analizar si en el caso se articulan Ia funcion distintiva que tienen las marcas con Ia obligacion de uso efectivo, real y constante para decir que Ia marca cumple con su funcion en el mercado haciendo que el consumidor la perciba como signo distintivo que identifica unos productos o servicios en el mercado. 3.2.
La carga de Ia prueba en el tremite de cancelacion de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante7; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios.
El uso de Ia marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y Ia cantidad de la comercializaciOn de las mercancias identificadas con la marca, entre otros. 3.3. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podra probar con todos los medios de prueba permitidos en Ia legislacion nacional. 3.4.
Por tal motivo, se debera evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el regimen probatorio aplicable, verificando el uso de la marca por su titular dentro de los tres arios precedentes a Ia presentaciOn de la acci6n de cancelaciOn, y que las pruebas soporten el uso de la marca en el mercado en las cantidades pertinentes. 4. Cancelacion parcial de una marca 4.1.
En el caso en concreto de conformidad con el Articulo 165 inciso tercero de Ia Decisi6n 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda Ia lista de sus productos, cancelo parcialmente Ia marca MELODY (mixta) eliminando de su listado "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; perfumeria; dentifricos" manteniendo el registro vigente Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren /a regularidad y la cantidad de la comercializaciOn de las mercancias identificadas con la marca, entre afros. 10 6 para productos: "jabones; aceites esenciales, cosm6ticos y lociones capilares". La disposicion antes citada es clara, en el sentido de que cabe la cancelacion parcial de una marca, siempre y cuando la falta de uso afecte a uno o algunos de los productos o servicios contenidos en el certificado de registro, y tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 4.2.
Esta Ilamada identidad o similitud de los productos o servicios debe ser entendida como la conexion competitiva entre los mismos, ya que por más que el titular no pruebe fehacientemente en un proceso de accion de cancelacion que uso su marca, si probb que otro producto o servicio relacionado si esta en el mercado, es suficiente como para que Ia autoridad no cancele ese registro. 4.3.
La razon por la que no se debe cancelar parcialmente una marca cuando sus productos son relacionados es precisamente por salvaguardar al pOblico consumidor en tanto en cuanto si obtenida la cancelaciOn del registro y si se tratan de productos de la misma lines, va a considerar que se trata del mismo productor. 4.4. Para que proceda la cancelaciOn parcial de una marca se establecen los siguientes requisitos: el no uso que los productos o servicios o que tales productos o servicios para los cuales se usa Ia marca no sean identicos o similares a los autorizados.
Que sean similares supondria, como expresa Ia jurisprudencia, que sean "conexos" o "relacionados" coloquialmente hablando- y, entonces, el Tribunal enuncia: "Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelaciOn parcial en relaciOn con productos conexos o relacionados"8. 4.5.
De conformidad con lo expuesto, se debera establecer lo siguiente: 4.5.1. En relaciOn con cuales productos Ia marca denominativa MELODY (mixta) no es real y efectivamente usada en el mercado9. 4.5.2. Cuales de los anteriores productos son identicos o similares a los productos para los cuales si se utiliza Ia marca. Para esto debe tener en cuenta los siguientes parametros de conexion competitiva: Proceso 180-IP-2006 del 4 de diciembre de 2006. 9 El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en /a practica misma del mercado.
Yes efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercializaciOn. 11 4.5.2.1. Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de Ia ClasificaciOn Internacional de Nizal° Sin embargo, es preciso recordar que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de analisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorfas disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 4.5.2.2. Los canales de aprovisionamiento, distribuciOn y de comercializaciOn, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines'', Ia tecnologia empleada, la finalidad o funciOn, el mismo genero, la misma naturaleza de los productos o servicios, Ia utilizaciOn de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar Ia yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinaci6n con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican Ia existencia de un know-how de fabricaciOn diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 4.5.2.3.
El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos12 En efecto, para analizar la conexian competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como Ia 10 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparaci6n, se debera tomar en cuenta, en razors de la regla de la especialidad, la identificaciOn de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicaci6n en el nomenclator.
Vease, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 11 Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 12 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios. 12 intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.13 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideracion que existe conexiOn competitiva cuando los productos o servicios en cuestiOn resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustituciOn se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro14.
Para apreciar la conexion competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideraciOn los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribuci6n o de comercializaciOn, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. El derecho preferente que le confiere la ley al solicitante de una accion de cancelaciOn, por más que consiga que se cancele parcialmente el registro, el dia de mariana al presentar la solicitud de registro puede ser objeto de oposicion por parte del titular de la marca cancelada, argumentado riesgo de confusion por tratarse de productos relacionados, o en su defecto la propia autoridad de oficio puede denegarla por falta de distintividad en aplicacion del Articulo 136 literal a) de Ia Decisi6n 486. 4.7.
Hay que enfatizar que el derecho preferente no le confiere en si a la persona que obtuvo la resolucion favorable, el derecho a ser titular directo de Ia marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse al proceso normal de registro, para lo cual debemos recordar que el Articulo 13 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 14 En lo que concierne a la sustituciOn de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo senalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOM/A. MICROECONOMIA". [Version espatiola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Revert6 S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustituciOn de un cambio en el precio de un bien es la variaciOn en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto mas barato en terminos relativos".
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por Canto un efecto sustituciOn.Vease:<https://books.qooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efe cto+sustitucion&h1=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhX1HR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepaqe&q=rni croeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de agosto de 2016). 13 136 literal a) enuncia como prohibicion para el registro de una marca que sea identica o similar a una marca anterior sea solicitada o registrada, ya sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el use de la marca pueda causar riesgo de confusi6n o asociaciOn. 4.8.
La figura de la accion de cancelacion parcial debe ser entendida bajo el presupuesto de que es pertinente siempre y cuando los productos o servicios a cancelarse, no posean conexi6n competitiva respecto de los productos o servicios que quedan vigentes. 4.9. Para canceler parcialmente un registro, necesariamente Ia autoridad debe analizar todos estos aspectos y asi se evitaran inoficiosas solicitudes de registro que pueden ser rechazadas o en su defecto crear riesgo de confusi6n en el pOblico consumidor. 4.10.
Se debera verificar si productos "perfumeria y dentifricos" guardan o no conexion respecto de los productos "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, aceites esenciales, cosmeticos, lociones para el cabello" y si en el caso de una cancelacion parcial no va a existir el riesgo de confusi6n en el consumidor, principal afectado en el caso de permitirse que dos registros identicos o similares identifiquen productos que pueden confundirlos.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2008-00340, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, con excepcion del Magistrado Hugo Ramiro G6mez Apac, quien no participa de su adopci6n por disentir de la decision de mayoria. Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Yff Martha Rue.a MA rc an TRADA 14 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretaci6n prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernan Zambrano ENTE ar usla SECRETA Notifiquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente interpretacion prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15