TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 622-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2195 Referencia: Signos: PRES (denominativo) y NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta) NESCAFE, NESCAFE y diseño. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 8234-TDCA-JE, recibido el 20 de noviembre de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin resolver el Proceso Interno 17811-2013-2195; y, El Auto de 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. — ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAÑÍA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA; LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD 2.2. 2.3. INTELECTUAL; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; y, COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A. Hechos Relevantes El 19 de enero de 1993, la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A. (en adelante, COLCAFE), presentó la solicitud de registro como marca el signo PRES (denominativo)! para distinguir productos de la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

El 8 de julio de 1993, COLCAFE presenta la solicitud de cambio de titular sobre la solicitud de registro del signo PRES (denominativo) a favor de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.3, (en adelante ELCAFE). El 18 de febrero de 1994, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (en adelante, NESTLE), presenta oposición en base a sus marcas registradas: Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado NESCAFE palabra y NESCAFE 30 498-77 etigueta NESCAFÉ N ESCAFÉ 30 720-65 NESCAFE y diseño [== 30 200-80 med NES Denominativa 30 3501-91 1 Expediente: 366654/93 2 Revisado el expediente remilido no se ha podido constatar la lista de productos que pretende proteger el signo PRES. 3 Revisado los documentos públicos que reposan en el Instituto Ecuatonano de la Propiedad Intelectual se puede observar que el 3 de febrero de 1997 se concede el Certificado de Cambio de Nombre de Titular No. 197/97 de la Compañia de ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A. a compañía la ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A., dentro del expediente 366654/93. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

El 14 de abril de 1994, ELCAFE, da contestación a la oposición propuesta por la compañía NESTLE. El 19 de septiembre de 1995, mediante Resolución 0946597 el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca, rechazó la oposición propuesta por NESTLE, manifestando que no existen semejanzas determinantes entre los signos que los hagan confundibles conforme al Art, 83, literal a) de la Decisión 344.

El 26 de febrero de 1996, NESTLE presentó Demanda Contenciosa Administrativa en contra de la Resolución 0946597 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. El 17 de abril de 1996, el Procurador General del Estado, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa. El 22 de mayo de 1996, el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa.

El 8 de mayo de 1996, la compañia ELCAFE, dio contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa. 2.10. Mediante Auto de 12 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo 3.1. 3.2. 3.3. Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa NESTLE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios para determinar o no una similitud confusionista, son el gráfico, el fonético-auditivo y el ideológico, bastando que la confusión se dé en cualquiera de ellos para vedar el registro marcario.

En el presente caso, en los dos primeros campos, es decir gráfico y fonético-auditivo, se encuentran elementos suficientes de la llamada “similitud confusionista”. “( ) Siendo los términos NES, PRES, NESCAFE, “denominativos”, el estudio de sus elementos gráficos, será de aquellos que aparecen en el registro. Como consta en el expediente administrativo respectivo, los términos en conflicto, están inscritos en letras de imprenta sin un grafismo especial, lo que impide una “desemejanza determinante” y más bien provoca uno de los elementos de la “similitud confusionista”. *( ) Desde el punto de vista fonético, tienen la misma división de sílabas, (1), NES y PRES, con acentuación tónica en la misma vocal (E).

La 3 3.4. aplicación reproduce DOS de las TRES letras que posee la marca (ES). Existiendo una sola sílaba con igual acentuación, con igual combinación de componentes, es innegable que desde el punto de vista fonético exista “la misma prosodia e imagen de los vocablos”. “( ) el solicitante de la marca PRES, es la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DEL CAFÉ, COLCAFE C.A.,, de nacionalidad Ecuatoriana.

( ) Sorprendentemente, el que da contestación a la observación planteada es la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE S.A., como supuesto propietario del signo aplicado PRES, que es solicitado por otra compañia.” Argumentos de las contestaciones a la Demanda 4.1. 4.2, El Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. *( ) legitimidad del acto administrativo impugnado por porvenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado” *( ) Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento la pretensión del actor, pues la Resolución impugnada está motivada en que entre las marcas en conflicto no existe semejanzas capaces de producir confusión, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” “( ) Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, según el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo” El Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

“( ) La firma Actora impugna erradamente la Resolución No. 0946597, notificada el 3 de octubre de 1995, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la observación formulada en contra de la solicitud de registro de la Marca de Fábrica “PRES”, y se dispone su registro.” “( ) La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida.” “( ) Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad.” pe 4.3.

ELCAFE en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.3.1. “( ) en el tiempo que lleva en el mercado el signo distintivo PRES, jamás se ha dado confusión por parte del público consumidor, puesto que éste tiene plenamente identifico el producto que lleva la marca de propiedad de mi representada, por lo que la única intención de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., al solicitar el registro de la marca es recoger y reconocer una realidad que existe en el mercado, como es el uso, comercialización y notoriedad de las marcas PRES, PRES-2 y PRES-CAFE” también se busca “( ) registrar a su favor la variación de los signos notoriamente conocidos PRES-CAFE y PRES-2” 4.3.2.

“( ) Al cambiar de nombre la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A., a COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.S, todos los activos (como es el caso de los signos distintivos) y pasivos de la compañía deberán estar a nombre de ésta última, puesto que ya no existe ninguna compañía que lleve la denominación social de la anterior.” 4.3.3.

“( ) Dicha “similitud” no es determinante, puesto que hay que considerar que al pronunciar el término PRES, lo que se escucha más es la unión de las letras P y R.” 4.3.4. “( ) El signo solicitado por mi representada cumple a cabalidad lo prescrito por el Artículo 81, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es decir se trata de un signo perceptible, suficientemente distinto y susceptible de representación gráfica.” NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo no procede la interpretación de los citados Artículos contenidos en la Decisión 344, en virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo PRES (denominativo) fue presentada el 19 de enero de 1993 (Expediente 366654/93), esto es, mientras estuvo la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto se interpretará de oficio el Artículo 73 Literal a) de la Decisión 313* de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de la controversia en el proceso interno. 4 "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: No D ORO De oficio se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 3445 por ser aplicable a la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRATACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Irregistrabilidad por identidad o similitud de los signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

Comparación entre marcas denominativas. Marca derivada de una marca notoriamente conocida. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. En virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo PRES (denominativo) correspondiente al Expediente 366654/93 fue presentada 19 de enero de 1993 mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-1P-2013: “( ) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. En los distintos pronunciamientos se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadora de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal (.J* Decisión 344: DISPOSICIONES TRANSITORIAS a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o. servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, 5 Primera, Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que lue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión, 6 calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 1.2. Respecto a la aplicación de la retroactividad a la fecha de registro, cuando el asunto es de registrabilidad, en virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: “( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. $ Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. $ Entre otros: Proceso 28-1P-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 332, del 30 de marzo de 1998)”.

Proceso 39-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 965, de 8 de agosto de 2003. 1.3, Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, tas nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Se ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar sí se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal h 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2,4, posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.? Por lo antes expuesto y en virtud de que la solicitud para registro como marca del signo PRES (denominativo) se efectuó mientras estaba vigente la Decisión 313, es pertinente proceder a la interpretación de las normas contenidas en la misma.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de los signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas En el proceso interno ELCAFE (antes, COLCAFE), presentó la solicitud para el registro como marca del signo PRES (denominativo), para NESTLE el signo es confundible con sus marcas previamente registradas NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativa), NESCAFE y diseño, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 Proceso 46-1P-2005.

Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junto de 2005. 9 2.5. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.6. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.£ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 2.6.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? 2.6.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.7. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, % Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: “LOCKHEED MARTIN". % Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso. “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 10 ED 2.8. 2.9. para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.7.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 11 2.10.Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos PRES (denominativo) y NES (denominativo), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFE (denominativo), NESCAFE (mixto).

Comparación entre marcas denominativas y mixtas Se desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, el signo PRES (denominativo), solicitado por la Compañía ELCAFE (antes COLCAFE), y de los signos NES (denominativo), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativo) y NESCAFE y diseño, registrados a favor de NESTLE.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.

Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso!%, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: sí el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*!, salvo que puedan suscitar 10 Procesos 55-/P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. 1 Proceso 129-1P-2015, p. 10. 12 una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?2, b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca PRES (denominativa) y las marcas NES (denominativa), NESCAFE (palabra y etiqueta), NESCAFÉ (denominativa) y NESCAFE y diseño. Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 22 En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Sin embargo, resulla pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sín perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. % Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 13 4.

Comparación entre marcas denominativas 4.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo solicitado a registro PRES (denominativo) y la marca registrada NES (denominativo) y NESCAFE (denominativo), se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas: 4.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, silabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 4.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. 4.2, Como el elemento denominativo generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.2.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la EN sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la, palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea 14 A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emilidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015 14 y 4.3. 5.1. 5.2. la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.2.5, Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado a registro PRES (denominativo) y la marca registrada NES (denominativa) NESCAFE (denominativa).

Marca derivada de una notoriamente conocida En el proceso interno, se argumentó que el signo solicitado para registro PRES (denominativo) es una variación de las marcas notoriamente conocidas PRES-2 y PRES-CAFÉ. En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca derivada de una notoriamente conocida. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior?5, Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria18, Procesos 439-1P-2015, p. 22, y 140-1P-2007, p.15 10 Ibidem, p.24. 15 5.3.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión?”. 5.4.

Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, a que la marca notoria tiene un protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor. 5.5.

Cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro se deberá verificar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro solicitado y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto de marca, y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor 5.6.

Además se deberá determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto de marca, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad de registro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2195, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y Ibidem, pp.24-25. 16 lil e Ayllón En Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. - - 7 Gustavt rela SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17