> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 549-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 1066/2014 Marcas involucradas GGGG (mixta) GG (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 095/2015 del 6 de octubre de 2015, recibido vía Courier el 16 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1066/2014; y, El Auto del 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A, ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante Demandado Tercero Interesado: GUCCIO GUCCI S.P.A. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia GUESS?, INC. 2.1. 2.2. 2.3, Proceso 549-1P-2015 Hechos relevantes El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC. (en adelante, GUESS) solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de la marca GGGG (mixta)! para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.?2 La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N* 1573953, siendo objetada el 15 de enero de 2013 por GUCCIO GUCCI! S.P.A. (en adelante, GUCCI) en base a la titularidad que ostenta sobre la marca GG (mixta), registrada con anterioridad con Certificado 64946-C, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, 1 Por Resolución Administrativa 277/2013 del 28 de mayo de 2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI declaró improbada la oposición y concedió el registro de la marca GGGG (mixta) a favor de GUESS, considerando lo siguiente: a) De la revisión de la base de datos y libro de registros, se evidenció que GUCCI es titular de la marca GG (mixta), con Certificado 140351-C$, que distingue productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.$ Expediente administrativo SM 4922-2012.
Clase 9: gafas incluyendo gafas de sol, monturas para gafas y estuches para gafas; especialmente fundas y estuches para dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos electrónicos personales, teléfonos celulares, teléfonos móviles, teléfonos, computadoras, computadoras portátiles, tablet PC, ordenadores portátiles, reproductores de MP3, reproductores de música portátiles, asistentes digitales personales, dispositivos electrónicos de lectura, cámaras digitales y cámaras.
Del expediente remitido a este tribunal no se puede apreciar la fecha de la publicación. Clase 9: anteojos y gafas, monturas y lentes para anteojos y gafas. De la información obrante en el expediente no se advierte la razón por la cual el SENAPI en dicha resolución realizó el examen de registrabilidad del signo solicitado únicamente con la marca GG (mixta), inscrita con Certificado 140351-C. Clase 9: anteojos, gafas de sol, monturas para anteojos y partes de los mismos. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. b) d) Proceso 549-1P-2015 S) Los diseños de los signos en conflicto difieren en cuanto al concepto y la disposición de las letras G, por lo que serán fácilmente diferenciables por el consumidor promedio.
Ninguna persona puede atribuirse el monopolio de la letra G. Pese a que ambos signos distinguen productos de la Clase 9, lo que evidencia que podría existir conexión competitiva, al ser los signos diferentes no se generará ningún tipo de confusión ni asociación entre los consumidores; en tal sentido, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Las pruebas aportadas son inconducentes e insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca GG (mixta), ya que no se cumple con ninguno de los literales preceptuados por el Artículo 228 de la Decisión 486; por tanto, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal h) de la referida Decisión. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486, GUESS manifestó contar con el registro de la marca GUESS, bajo el Certificado 49048-C, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, dicho registro no guarda relación con la presente solicitud.
No se demostró la mala fe, puesto que GUCCI no aportó ninguna prueba; en consecuencia, el signo solicitado no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad estipulada en el Artículo 136 de la Decisión 486. El 21 de agosto de 2013, GUCCI interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 277/2013. Por Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013 del 19 de septiembre de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió rechazando el recurso de revocatoria y confirmó la Resolución Administrativa 277/2013.
El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013. Mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 44/2014 del 10 de febrero de 2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI 3 2.8. 2.9. Proceso 549-1P-2015 rechazó el recurso jerárquico y confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 260/2013.? El 4 de julio de 2014, GUCCI solicitó aclaración y complementación de la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 44/2014.
La Dirección General Ejecutiva del SENAPI declaró improcedente dicha solicitud el 10 de julio de 2014. El 29 de octubre de 2014, GUCCI interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J- 044/2014. 2.10.El 12 de noviembre de 2014, se admitió la demanda y se dispuso correr traslado de la misma al SENAPI. 2.11.El 20 de febrero de 2015, el SENAPI contestó la demanda contenciosa administrativa. 2.12.
Mediante Resolución 155/2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de 3.2. 3.3. 3.4. Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de GUCCI. La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial; sin embargo, el SENAPI ha desconocido dicha calidad señalando que las resoluciones que declaran la notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una mala interpretación normativa de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de Paris.
La autoridad administrativa no tomó en cuenta el Artículo 1 de la Decisión 486, que establece que cada país miembro concederá a los nacionales del Convenio de París un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales; asimismo, se ha limitado a aplicar “de manera cerrada” (sic) lo señalado en el Artículo 224 de la Decisión 486.
La autoridad administrativa “se extralimitó al omitir” (sic) solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia para esclarecer la duda razonable del Artículo 1 de la Decisión 486. Si no se reconoce la declaración de notoriedad de una marca en un país miembro del Convenio de París, como es España, o de países de la Comunidad Europea, se entendería que la aplicación del derecho es En esta resolución se advierte que en el cotejo del signo solicitado a registro se tomó en consideración la marca GG (mixta), con Certificado 64946-C, y la marca GG (mixta), con Certificado 140351-C. 4 3.5. 4.2 4.3 Proceso 549-1P-2015 desfavorable y contradictoria por la restricción que señalan los Artículos 224 y 228 de la Decisión 486.
La autoridad administrativa al no admitir ninguna prueba sobre la notoriedad de su marca, no ha advertido que el fundamento de su oposición es la prohibición del Literal b) del Artículo 135 y de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486. Lo que se reclama es la intención de GUESS de usar la misma forma de la letra G entrelazándola, con el objeto de evitar la dilución de valor distintivo de su marca GG (mixta).
Argumentos de la contestación del SENAPI: La prueba documental aportada no cumplió con las legalizaciones respectivas para tener eficacia en un proceso de oposición, por lo que no correspondía valorar la misma; en consecuencia, GUCCI no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la Comunidad Andina, por lo que no se cumplió con los parámetros establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
La figura de la Interpretación Prejudicial tiene la característica de ser una solicitud facultativa para la autoridad administrativa; es decir, no está obligada a solicitarla. En este caso la autoridad se circunscribió a aplicar lo estrictamente establecido por la Decisión 486. De acuerdo con el Artículo 2 del Convenio de París, se supedita la normativa comunitaria sobre la nacional a la normativa andina a través de la Decisión 486, por lo que correspondía y es correcta la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 224 de la Decisión 486; en ese sentido, los argumentos de GUCCI carecen de fundamento legal.
Argumentos de la contestación del tercero interesado, GUESS: No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado ta demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: Proceso 549-1P-2015 No procede interpretar los Literales b), c), d), e), f) y g) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que los supuestos de irregistrabilidad que se contemplan en dichos literales no constituyen materia controvertida en este caso.
Procede interpretar los Literales a) y h) del Artículo 136 antes citado, por ser materia de controversia la presunta confusión del signo solicitado con una marca registrada con anterioridad, respecto de la cual se ha alegado notoriedad. De oficio, procede interpretar el Artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto se discute la correcta aplicación de dicho artículo en el presente caso; y los Artículos 224, 226, 228 y 229 de la norma antes citada?, toda vez que forma parte de la a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un róluto o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas fas circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un resgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente aulorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos ulilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura O práclica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso, y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, translileración o transcripción, total o Parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo_1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada Pals Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Parfs para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación intema del respectivo País Miembro.” 6 MN Proceso 549-1P-2015 controversia el supuesto carácter notorio de la marca objeto de la oposición. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción O transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el tilular del signo, o con sus establecimientos, aclividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado terrilorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; $) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea noloriamente conocido en el extranjero.” ga 1.1. 1.2. 1.3, Proceso 549-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del ordenamiento comunitario.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas mixtas. Marcas conformadas por letras. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. La protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del ordenamiento comunitario.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial GUCCI manifestó que el SENAPI desconoció la notoriedad de su marca GG (mixta), toda vez que las resoluciones que declaran dicha notoriedad provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual no solo constituye una errada interpretación de la Decisión 486 sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados, como el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.
Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema. El principio fundamental del derecho comunitario andino es el de “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios de derecho de la integración, como son los de “Eficacia Directa de Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del ordenamiento Jurídico Andino” y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros y respecto de las normas del derecho internacional, en relación con las materias que regulan el orden comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero.10 10 De modo referencial, ver Procesos 23-1P-2012 del 23 de agosto de 2012, p.6, y 30-IP-2004 del 10 de septiembre de 2014, p. 8. 8 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 549-1P-2015 La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo país miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria.1! En ese sentido, el profesor Luis ignacio Sánchez Rodriguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado de la Comunidad Europea, concluye: “El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros”. 12 En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección de la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse; sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél.13 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los países miembros, el derecho comunitario conserva —por aplicación de sus características “existenciales de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.1* Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los países miembros.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 11 12 De modo referencial, ver Procesos 2-1P-1988 del 25 de mayo de 1988, p.5, citado y complementado en los Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48, y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 32. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio.
“Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado". Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo !, Ed. Civitas, Madrid, 1986. De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 46, y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 36. Ibidem. 1.9. Proceso 549-1P-2015 En virtud del Principio de Primacia del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los países miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.10.Las referidas características se cumplen en su integridad y se 1.11 materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal?$ impone a los países miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación..Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los países miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.
A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los países miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario.*6 1.12.
En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos paises.
Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales 15 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación,” De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002, p. 48, y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002, p. 38. 10 Proceso 549-1P-2015 instrumentos posean en las relaciones entre los citados países miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.13, En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los países miembros.
En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratos que celebren individualmente los países miembros, como es el caso del Convenio de Paris, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatros países miembros son parte del mismo. 1? 1.14.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente 2.1.
Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los países miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada GGGG (mixta) y la marca registrada GG (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J” 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad 17 Ibidem. 41 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 549-1P-2015 por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*8 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquiririo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. 12 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. Proceso 549-1P-2015 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:20 a) La comparación dehe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas De acuerdo a lo alegado por GUCCI, existiría confusión entre la marca solicitada GGGG (mixta) y la marca registrada GG (mixta).
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto Ibidem. 13 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 549-1P-2015 produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.?1 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?22 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.2 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:24 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 21 23 24 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016, Ibidem. 14 Proceso 549-1P-2015 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?5.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.26 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 3.7. 4.2 Proceso 549-1P-2015 b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual O ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.2? c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión.28 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Marcas conformadas por letras En este caso, GUESS solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro letras G entrelazadas. Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. Al respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye 27 28 De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. 16 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Proceso 549-1P-2015 abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.?9 Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kif) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M8A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores O sistemas de posicionamiento global, ¡7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor?, De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos.
En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor, 31 Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.
Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial. a De modo referencial, ver Proceso 64-1P-2015 del 27 de mayo de 2015, p. 7.
De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capítulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web: https:/Avww.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/currenVabsolute-grounds- distinctivenessfífjumpto-83__002e-letters-and-numerals?.
Ibidem. 17 5.1 5.2 5.3 5.4 Proceso 549-1P-2015 La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. La protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario GUCCI alegó que la marca GG (mixta) es una marca notoriamente conocida; por su parte, el SENAPI manifestó que no se acreditó el carácter de notoria de dicha marca.
En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.32 El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 33 La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto oO servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016, Ibídem. 18 5.5 5.6 5.7 Proceso 549-1P-2015 registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella3*, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.35 Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, O para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 36 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?”?, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.38 37 Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y exlensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, 19 Proceso 549-1P-2015 5.8 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.32 5.9 En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:10 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”, *1 k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 40 41 Ibídem.
MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 20 Proceso 549-1P-2015 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. d) Elriesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es Únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.*3 5.10 En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que 5.11 se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.* Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario 5.12 Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad 42 43 De modo referencial, ver Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19, Ibídem.
De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 21 Proceso 549-1P-2015 en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido.*5 5.13 De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los países miembros.
El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el Literal h) del Artículo 136, acarreando las siguientes consecuencias:16 a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los países miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los países miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el país miembro o en el extranjero.*? 5.14 No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48618; asi como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486. 5.15 Por lo expuesto, a efectos de que una marca merezca protección contra los riesgos que se han detallado anteriormente, deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal 45 47 48 De modo referencial, ver Procesos 87-1P-2013 del 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32, 30-1P-2014 del 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23, y 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 15.
Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; De modo referencial, ver Procesos 87-1P-2013 del 5 de septiembre de 2013, pp. 33 y ss, 30-1P- 2014 del 10 de septiembre de 2014, p. 24 y ss, y 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16 y ss. 22 Proceso 549-1P-2015 declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial y la generación de error el público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 1066/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a - Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro n MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 23 Proceso 549-1P-2015 Dll Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24