AÑ Uso) ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 275-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013103032201200136 01 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.
Marcas mixtas: ICOLTES LTDA. TRANSPORTE SEGURO e ICOLTES LTDA. TURISMO ESPECIALIZADO. Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS La Nota SECQT15-314 del 4 de junio de 2015, recibida en este Tribunal el 8 de junio del mismo año, procedente de la Embajada de Colombia en Quito y mediante la cual se remitió el Exhorto 002 y sus anexos librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la República de Colombia, en donde solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 113 a 116 del Titulo Y (diseños industriales), Título VI (marcas) y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y formula algunas preguntas con el fin de resolver el Proceso Interno 110013103032201200136 01; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4%. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA LTDA- ICOLTES-LTDA-. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. PROCESO 275-1P-2015 Demandado: JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO Y OTROS. Hechos Relevantes: INVERSIONES COLOMBIANAS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE CARGA LTDA. - ICOLTES-LTDA. (en adelante ICOLTES), es titular de las marcas mixtas ICOLTES LTDA. TRANSPORTE SEGURO e ICOLTES LTDA. TURISMO ESPECIALIZADO, registrada bajo los Certificados 416067 y 421246, respectivamente, para proteger los siguientes servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional Niza: “Transporte especial de pasajeros” (Expedientes | administrativos 10 056878, 10 066025). ps AUS UAA Ett ou UNA, + TABNSPDATE SEGURO El 12 de marzo de 2012, ICOLTES presentó demanda mediante proceso ordinario en contra de los señores JOSE IGNACIO OVALLE CANASTO, MAURICIO OVALLE CANASTO, JAVIER OVALLE CANASTO, MARIA DE CARMEN TOVAR PATIÑO; en contra de la empresa LIDERTUR S.A. representada legalmente por Lida Constanza Chacón Orjuela (en adelante LIDERTUR); en contra de la empresa EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. representada legalmente por Nicolás de Jesús Isenia Urbaez (en adelante EXPRESO ALMIRANTE) y en contra de la empresa TRANSVIA TOUR LTDA. representada legalmente por Hubert Enrique Daza Guerra (en adelante TRANSVÍA).
El 18 de febrero de 2013, MAURICIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, actuando a través de apoderado especial, comparecieron al proceso a contestar la demanda y, asimismo, MARÍA DEL CARMEN TOVAR DE JIMÉNEZ presentó escrito de contestación el 12 de abril de 2013. Igualmente concurrieron a contestar la demanda la empresa EXPRESO ALMIRANTE y la empresa LIDERTUR el 2 de abril de 2013.
El 8 de abril de 2014, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá D.C., profirió sentencia en el proceso mediante la cual decidió lo siguiente: “4. Denegar las pretensiones de la demanda. <s5 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. PROCESO 275-IP-2015 2. Condenar a la parte demandante a pagar las costas del proceso. Para efectos de la respectiva liquidación, se fija como agencias en derecho la suma de $5'000.000,00 M/cte. 3.
Ordenar expedir a favor de las partes copia auténtica de esta decisión mediante la respectiva reproducción del C.D. y del acta de esta diligencia para los fines pertinentes”. El apoderado de la parte demandante, en estrados, interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. La apelación fue concedida en efecto devolutivo. El 24 de marzo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, resolvió librar exhorto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita la respectiva Interpretación Prejudicial.
El 8 de junio de 2015, la Embajada de Colombia en Quito mediante Oficio SECQT15-314, remitió a este Tribunal el exhorto mencionado anteriormente. Argumentos de la demanda presentados por ICOLTES: Manifiesta que mediante Resolución 70899 del 21 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia concedió el registro de la marca “ICOLTES LTDA TRANSPORTE SEGURO”, al cual le correspondió el certificado 416067.
Igualmente afirma que mediante Resolución 19489 del 14 de abril de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia le concedió el registro de la "marca mixta y diseño industrial de pintura” “ICOLTES LTDA.-TURISMO ESPECIALIZADO”, al cual le correspondió el certificado 421246. Señala que MAURICIO OVALLE CANASTO, JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, mientras laboraban en ICOLTES recibieron capacitación en todo lo relacionado con el uso de las marcas de la compañía. Agrega que “( ) luego de ser desvinculados de la empresa los señores MAURICIO OVALLE CANASTO, JOSÉ IGNACIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO, como conductores de vehículos de turismo adscritos a “ICOLTES LTDA.”: empezaron a ejercer trabajos de latonería y pintura a vehículos de transporte especial de pasajeros, utilizando el diseño industrial en cortes de pintura, registrados legalmente por “ICOLTES LTDA.”, dichos vehículos se encuentran vinculados a las empresas de transporte LIDERTUR S.A., TRANSVIA TOURS S.A y EXPRESO ALMIRANTE PADILLA, al parecer con el auspicio de los propietarios de los automotores y directamente 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.
PROCESO 275-IP-2015 por las empresas afiladoras, las cuales ejercen control sobre su parque automotor”. Alega que la conducta de los demandados constituye un presunto acto de mala fe, porque según lo aduce, su ánimo fue utilizar fraudulenta e indebidamente “su diseño industrial”, toda vez que los automotores en donde se colocan estos diseños son de modelo obsoleto y próximos a ser chatarrizados.
Sostiene además que la conducta de los demandados le ha generado a la empresa demandante perjuicios de lucro cesante y daño emergente, en la medida en que, al parecer, varios de estos vehículos por fallas mecánicas han ocasionado choques simples en accidentes de tránsito y, de esta manera, se ha generado confusión en los clientes, quienes asocian dichos automotores al servicio de ICOLTES.
Finalmente afirma que “El Good Will (reputación comercial) y la imagen comercial se ha visto afectada, pues los demandados han ocasionado distorsiones en el mercado transportador y turístico”. Argumentos de la Contestación presentados por MAURICIO OVALLE CANASTO y JAVIER OVALLE CANASTO: Se oponen a los hechos y pretensiones de la demanda, manifestando que no han vulnerado los derechos de propiedad industrial de la demandante, porque son simples conductores de vehículos de transporte público y nunca han ejercido la actividad de latonería y pintura.
Además, no han tenido ni tienen vínculo alguno con empresas que adopten un nombre o logo similar a las marcas supuestamente vulneradas. Aducen que no ha existido ningún acto de mala fe por parte de los demandados. Argumentos de la Contestación presentados por EXPRESO ALMIRANTE: Se opone a la pretensión de reconocimiento de perjuicios, así como de lucro cesante y daño emergente, manifestando que la misma no tiene soporte probatorio para que pueda prosperar.
Afirma que los automotores que hacen parte de esta empresa, en ningún momento imitaron el diseño de la empresa demandante. Agrega que por el contrario, se tomaron los correctivos del caso en cuanto al diseño de Aunque en la demanda se aluda a un diseño industrial, en el expediente no se evidencia la existencia de ningún diseño industrial como tal, de conformidad con su concepto y su estructura jurídica. 4 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 8.1.
PROCESO 275-1P-2015 los colores de la empresa EXPRESO ALMIRANTE y que se le envió a la demandante un bosquejo de los colores y logotipo de dicha empresa. Argumentos de la Contestación presentados por LIDERTUR:. Aduce que la buena fe debe ser presumida y que no existe nexo causal entre el hecho y el daño. Igualmente, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no concedió el registro de un diseño industrial a la demandante, porque la misma sólo es titular de una marca mixta.
Agrega que la forma como se deben pintar los vehículos se encuentra regulada en el Decreto 174 de 2001 y que, por lo tanto, las empresas que prestan el servicio de transporte guardan similitud en cuanto a la forma de los diseños plasmados en sus automotores. Finalmente, aduce que la demandante no goza del goodwill y trayectoria en el mercado como lo afirma.
Argumentos de la Contestación presentados por MARÍA DEL CARMEN TOVAR: Manifiesta que no ha infringido las marcas de la demandante porque sus vehículos de transporte escolar no se distinguen con signos idénticos o similares al signo de la empresa demandante. Expresa igualmente que las resoluciones que concedieron las marcas mixtas al demandante son posteriores a la fecha en que se pintaron los vehículos.
Afirma también que la intención de su poderdante fue pintar los vehículos de conformidad con las previsiones del artículo 26 del Decreto 174 de 2001. Solicitud de Interpretación Prejudicial La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que conoce en segunda instancia del proceso distinguido con el número de radicación 110013103032201200136 01 promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo, conforme lo dispuso en auto del 24 de marzo de 2015, anexo al Exhorto del 16 de abril de 2015 que a su vez libró y cuya documentación se remitió a este Tribunal a través de la Embajada de Colombia en Quito mediante Nota SECQT15-314 del 4 de junio de 2015.
PROCESO 275-1P-2015 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 113 a 116 del Título V (diseños industriales), Título VI (marcas) y artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los artículos 113 y 115 para precisar el concepto y los requisitos que regulan la figura del diseño industrial; también se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 154 y 155 literales a) y d) del Título VI, ya que contienen disposiciones relativas a la protección de las marcas, así como el artículo 244 solicitado.
El artículo 116 de la misma Decisión se refiere al impedimento de registro de un diseño industrial con el fin de proteger la moral y el orden público, y como ningún punto de esta índole es objeto de discusión dentro del proceso, no procede la interpretación de dicha norma. De oficio se interpretarán los articulos 238 de la misma normativa, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto.
El primero porque se refiere a los parámetros que deben ser observados en relación con la legitimación activa en el marco de la acción por infracción; el segundo y tercero que se tratarán como cuestión previa, porque regulan aspectos relativos a la presentación de la solicitud de Interpretación Prejudicial?. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- (.) “Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho intemo.
Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.
( ) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- ( ) “Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho intemo, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal".
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contomo, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
( ) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. PROCESO 275-1P-2015 Además, el Tribunal consultante formula las preguntas que a continuación se transcriben, cuya necesidad es así sustentada en el auto del 24 de marzo de 2015 (fls. 141 y 142) "Por el carácter vinculante de la norma comunitaria y de su interpretación por parte del Tribunal Andino, menester es plantear la serie de interrogantes a fin de desatar el mérito del litigio a saber: a) El registro de una marca mixta, como la de Icoltes Ltda. Turismo Especializado en este asunto, a la luz del artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, comprende un diseño industrial? b) Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 113, 114 y 115 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué se puede entender por “un diseño Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. ( ) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
( ) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ( ) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;
( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..-) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares fl ) Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.
( )”. 1.1. 1.2. PROCESO 275-IP-2015 industrial nuevo”, ¿cómo se acredita?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace? c) ¿La representación gráfica incluida en la marca mixta registrada por tcoltes Ltda., puede considerarse como un diseño industrial? d) ¿Procede el registro de un diseño industrial para un servicio?” e) Puede decirse que la marca mixta registrada Icoltes Lida.
Turismo Especializado, constituye una imagen corporativa?”. Seguidamente por auto del 10 de abril de 2015 (fl. 143), la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dispuso adicionar las preguntas planteadas en el auto anterior con las siguientes: *1. ¿Qué es una marca gráfica? 2. ¿Qué es imagen corporativa? 3.
¿La empresa Icoltes Ltda., al obtener su registro de marca mixta, puede utilizarla en el contorno de las carrocerías de los vehículos que hacen parte de su parque automotor?”. Las precitadas preguntas igualmente están insertas en el Exhorto 002 librado el 16 de abril de 2015 (fls. 5 y 6). CUESTION PREVIA La Interpretación Prejudicial. Su solicitud directa Teniendo en cuenta que el Tribunal consultante remitió la solicitud de Interpretación Prejudicial en el presente asunto a través de la Embajada de Colombia en Quito, el Tribumal estima pertinente referirse previamente a las características de la Interpretación Prejudicial y la forma de solicitarla?.
La figura de la Interpretación Prejudiciat tiene las siguientes caracteristicas: Facultativa Obligatoria Regulación: articulos 33 primer | Regulación: artículos 33 segundo párrafo del Tratado de Creación | párrafo del Tratado de Creación del del Tribunal de Justicia de la | Tribual de Justicia de la Comunidad Comunidad Andina; 122 del | Andina; 123 del Estatuto del Estatuto del Tribunal de Justicia | Tribunal de Justicia de la de Comunidad Andina.
Comunidad Andina. Solicitud facultativa: El juez de | Solicitud obligatoria: El juez de ú instancia no está obligado a | última instancia ordinaria está oblig solicitarla. solicitarla. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011 del 10 de mayo de 2012. 8 PROCESO 275-1P-2015 Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.
Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto. Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.
Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso hasta tanto el juez reciba la interpretación prejudicial. PROCESO 275-IP-2015 De conformidad con lo anterior, | Aunque la interpretación prejudicial es recomendable que el juez | se puede solicitar en cualquier solicite la interpretación | momento, es recomendable que se prejudicial en un momento | haga cuando el juez tenga todos los procesal relativamente alejado | elementos de juicio para resumir el de la sentencia. De todas | marco fáctico y jurídico del litigio, maneras, debe tenerse en|así como para realizar las cuenta que para hacer la| preguntas que considere consulta debe contar con todos | necesarias. elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1.3.
De conformidad con lo expresado en el anterior esquema, tanto en la 1.1. Interpretación Prejudicial obligatoria como en la facultativa, el Juez Nacional puede acudir directamente al Tribunal sin necesitad de tramitar la solicitud a través de la vía diplomática, de exhorto o de carta rogatoria o de alguna otra autoridad. En consecuencia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. puede solicitar directamente la Interpretación Prejudicial y se recomienda consultar las pautas contenidas en la “Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales”, disponible en la página web del Tribunal www. tribunalandino.org.ec.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. El sujeto pasivo y demás requisitos. Las marcas mixtas y las normas que fijan parámetros para la operación de automotores. El diseño industrial y su protección. Su pertinencia en el presente asunto.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. El sujeto pasivo y demás requisitos El derecho al uso exclusivo de la marca El Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: 10 1.2. 1.3.
PROCESO 275-1P-2015 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Consagra esta disposición el principio “registral”, de acuerdo con el cual “el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro”. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: 1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.22. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada Según se infiere de los hechos y pretensiones reunidos en el proceso materia de esta consulta, la parte demandante ICOLTES ejerció la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, pues se argumenta que los demandados JOSE IGNACIO OVALLE CANASTO, MAURICIO OVALLE CANASTO, JAVIER OVALLE CANASTO, MARIA DE CARMEN TOVAR PATIÑO, LIDERTUR S.A., EXPRESO ALMIRANTE y TRANSVIA TOUR vienen usando sin su autorización sus marcas mixtas ICOLTES LTDA TRASPORTE SEGURO e ICOLTES LTDA TURISMO ESPECIALIZADO, mediante la colocación y utilización de su signo en automotores que transitan en la ciudad, por lo cual el Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?, Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: la del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-1P-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-1P-2015. 11 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
PROCESO 275-IP-2015 El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesa! se hace efectivo el ¡us prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem.
En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. En el caso particular, se investigan las conductas descritas en los literales a) y d) del artículo en mención, en las cuales se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.
Por metodología, el Tribunal habrá de referirse en primer lugar a la conducta descrita en el literal d) de la norma en mención: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): 12 1.8. PROCESO 275-IP-2015 1.7.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio.
Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.7.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta infractora de un tercero no autorizado, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado, 1.7.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos$, Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresanial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).
Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 13 PROCESO 275-1P-2015 1.9. Porotra parte, se debe analizar la conducta contemplada en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. - — Analizar sí la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes, - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: - Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. - Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto”. 14 PROCESO 275-IP-2015 productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, oO sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.
Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. a) Art. 155 Decisión 486): 1.9.1. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) Supuesto !: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. b) Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o «semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.
La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapiceria o sobre el automotor respectivo. c) Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y ll.
Como puede verse, a diferencia del literal d) del Artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados anteriormente tienen que ver con los mismos productos o servicios que ampara la marca registrada. El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos”: 4 7 El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada. £ 15 PROCESO 275-1P-2015 Sujeto A A Resumen del activo A supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida Supuesto una marca | directamente para productos I que sobre los aplicada sobre distingue mismos productos. productos. | productos.
Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre para servicios que productos aplicada sobre Supuesto | distingue vinculados a productos. ll servicios. los servicios que distingue la marca protegida. Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca | sobre envases, | para productos o que envolturas, servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto | productos o | acondicionamie | envases, 11 servicios. ntos de los envolturas, productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos | y Il. | productos.
El Tribunal advierte que el literal objeto de interpretación no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con lo primero, la acción de colocar el signo idéntico genera por sí misma el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que, en relación con los signos similares o semejantes, es necesario que se demuestre la existencia de riesgo de confusión o de asociación. 1.10.
Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación en las dos conductas de infracción analizadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el signo supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta?, 618-1P-2015.
Se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de septiembre de 2016, en el Proceso 16 PROCESO 275-1P-2015 1.11. Como el Tribunal consuitante solicita la interpretación del Artículo 244 de la citada Decisión 486, cuyo texto se refiere a la prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y teniendo en cuenta de otra parte que, en el proceso se discute el tema de la legitimación pasiva de la acción, el Tribunal abordará estos dos puntos a continuación. En cuanto a la prescripción 1.12.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 citado, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial tiene un término de prescripción de dos años, contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. 1.13. Por lo tanto, de lo estatuido en la norma sobre este fenómeno extintivo de la acción se desprende lo siguiente: 1.13.1.
Como el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, dentro del proceso debe acreditarse o estar demostrada tal circunstancia, para poder comenzar a contar el término de prescripción y, por consiguiente, para establecer si este fenómeno se ha presentado dentro de determinado asunto. 1.13.2. De todos modos, el término de prescripción, objetivamente no puede superar el término de 5 años, desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso, por vía de ejemplo, de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que venciera dicho término. En cuanto a la legitimación pasiva 1.14.
El Artículo 238 de la Decisión 486 determina claramente los sujetos pasivos de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: 1.14.1. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo es quien efectivamente vulnere el derecho de propiedad industrial, lo que implica demostrar la ocurrencia de la infracción. 1.14.2.
Cualquier persona cuyos actos manifieste la inminencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Esto quiere decir que el sujeto pasivo también es quien realiza actos directamente encaminados a ejecutarla. Por lo tanto, la inminencia supone que se deben demostrar los actos que racionalmente indiquen que se producirá la infracción. PROCESO 275-IP-2015 1.15.
En el marco de lo mencionado, la conducta descrita en el literal d) del Artículo 155 no comporta una calificación especial del sujeto que usa en el comercio un signo idéntico o similar. En consecuencia, para incurrir en el supuesto contemplado, simplemente se debe calificar el “uso” en el comercio, de conformidad con las caracteristicas arriba anotadas. 1.16.De acuerdo con lo expuesto, le corresponde establecer al Tribunal consultante si la acción fue ejercida en tiempo y analizar el presupuesto de la legitimación activa y pasiva frente a las partes vinculadas al proceso. 2.
Las marcas mixtas y las normas que fijan parámetros para la operación de automotores 2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta infracción de una marca mixta y como quiera que algunos de los demandados sostienen que pintaron sus vehículos siguiendo los parámetros del artículo 26 del Decreto 174 de 2001*, el Tribunal abordará el tema propuesto y contestará las preguntas formuladas por el Órgano consultante sobre este asunto. 2.2.
El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de forma no exhaustiva enumera una serie de signos que podrían registrarse como marcas. Dentro de estos se encuentran los siguientes: 2.2.1. Los signos simples: son aquellos que están compuestos por un único medio de consolidación de su distintividad. Encontramos los siguientes: a) Los denominativos (literal a) del artículo 134): son aquellos compuestos por elementos escritos: letras, palabras, frases, expresiones, números, etc. b) Los gráficos (literal b) del artículo 134): son aquellos compuestos por elementos figurativos: imágenes, dibujos, símbolos, etc. c) Los de color (literal e) del articulo 134): son aquellos compuestos por un color delimitado por una forma, o aquellos que forman una combinación de colores. d) Los tridimensionales (literal f) del artículo 134): son aquellos compuestos por un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. 9 Artículo 26.- Colores distintivos.
Los vehiculos deberán llevar los colores verdes y /o blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carroceria. E 18 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 275-1P-2015 e) Los sonoros (literal c) del artículo 134): son aquellos compuestos por sonidos. 17) Los olfativos (literal c) del artículo 134): son aquellos compuestos por olores. 2.2.2. Los signos complejos (literal g, articulo 134): son aquellos conformados por una combinación de dos o más simples.
Dentro de estos se encuentran los mixtos, que son aquellos que combinan los denominativos y los gráficos. Este signo para el caso concreto es esencial, ya que la marca presuntamente vulnerada es de dicha naturaleza. En cuanto a la pregunta formulada por el Tribunal consultante acerca de lo que debe entenderse por una marca gráfica, la misma queda respondida en la parte pertinente del tema que se acaba de desarrollar en consulta con la norma analizada, esto es, una marca gráfica se caracteriza por estar conformada por elementos figurativos, tales como imágenes, dibujos, simbolos, etc.
En cuanto a la pregunta sobre “¿Qué es imagen corporativa?”, la misma corresponde a un concepto empleado en el ámbito del mercadeo y la mercadotecnia, cuyo entendimiento sugiere “( ) el conjunto de cualidades que los consumidores y el mercado en general le atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe ( )”*", en cuya proyección se considera que puede transmitir la construcción de unos valores, o entendida de forma similar como el conjunto de elementos utilizados por una empresa para penetrar y permanecer en la mente de los consumidores con el fin de posicionarse en el mercado*!.
La imagen corporativa se construye con la participación de múltiples aspectos, dentro los cuales se encuentran el manejo adecuado y posicionamiento de los derechos de Propiedad Intelectual: marcas, nombres comerciales, enseñas comerciales, patentes, derechos de autor, etc. Por lo tanto, los diferentes tipos de marcas reseñados anteriormente, podrían constituir la imagen corporativa.
En relación con pregunta acerca de si “¿La empresa Icoltes Ltda., al obtener su registro de marca mixta, puede utilizarla en el contorno de las carrocerías de los vehículos que hacen parte de su parque automotor?” 10 Enlace http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php. Para ahondar más en el concepto se puede consultar Minguez Norberto, Un Marco Conceptual para la Imagen Corporativa.
Disponible en http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zerd8-13- minguez.pdf 19 PROCESO 275-1P-2015 2.7. Ante todo, cabe observar que este Tribunal no tiene la facultad de resolver el caso concreto sino de analizar las normas y los temas en el contexto de la controversia que le corresponde resolver al juez de la causa, razón por la cual, traza los parámetros y pautas dentro de su análisis interpretativo que le permitirán a los Órganos Competentes resolver cada caso particular. 2.8.
Conforme se precisó en el acápite 2 de la presente providencia, el titular de una marca, es decir, aquel que obtuvo el registro de la misma ante la autoridad nacional competente, tiene la facultad de explotarla, esto es, de ejercer actos de disposición sobre la misma, dentro de los cuales se encuentran los de usarla de múltiples maneras para distinguir sus productos o servicios en el mercado. 2.9.
Dentro de los usos que pueden presentarse, se encuentra el de aplicar la marca sobre los productos, sus empaques, envoltorios o envases, así como sobre productos relacionados con la prestación del servicio. Por ejemplo, si se tiene inscrita una marca para amparar servicios de transporte, el uso de dicho signo distintivo se puede concretar al aplicarlo sobre los vehículos mediante los cuales se presta el servicio. 2.10.Por lo tanto, lógicamente el propio titular de una marca mixta puede colocarla o aplicarla sobre elementos, instrumentos o medios que le permitan prestar los servicios amparados con la misma. 2.11.Ahora bien, el caso particular nos conduce a realizar la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando los colores que componen una marca mixta son de obligatorio uso por mandato de una norma expedida antes de su registro? 2.12.
Estamos en el supuesto de que el titular de la marca mixta reivindicó los colores, ya que, si no lo hizo, dichos elementos no tendrían efecto alguno sobre el derecho exclusivo que ostenta. 2.13.En cambio, si se reivindicaron los colores cuyo uso es de obligatorio cumplimiento por un mandato normativo previo, la marca mixta en dicho aspecto sería considerada débil*?; esto quiere decir que tendría que soportar que todos los comerciantes del rubro respectivo utilicen los colores reivindicados. 2.14.
De conformidad con lo anterior, es muy importante que se tenga en cuenta que el Decreto 174 se expidió en el 2001, atendiendo a que las marcas supuestamente infringidas se registraron en el 2011 y 2013. ja Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad. 20 3.1. 3.2. 3.3.
PROCESO 275-1P-2015 El diseño industrial y su protección. Su pertinencia en el presente asunto Como en el procedimiento interno la empresa demandante argumenta que mediante el registro de la marca mixta ICOLTES LTDA TURISMO ESPECIALIZADO se le concedió también el diseño industrial de pintura “"ICOLTES LTDA. TURISMO ESPECIALIZADO”, se tratará el tema propuesto y se contestará las preguntas del consultante*3, El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial.
El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
De la anterior definición normativa es posible extraer las siguientes caracteristicas de la figura del diseño industrial!*: 3.3.1. Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética, es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.
Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares.?5 3.3.2, Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. 3.3.3.
Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. 3.3.4. Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre 4 15 Sobre el Diseño Industrial se pueden consultar las Interpretaciones Prejudiciales del 11 de noviembre de 2010 en el proceso 87-1P-2010; y la del 6 de julio de 2005 dentro de! proceso 71- 1P-2005.
Sobre tas caracteristicas de los Diseños Industriales se puede ver: Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002, Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1IP-2005 de 6 de julio de 2005. 21 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
PROCESO 275-1P-2015 artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función, es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. Requisitos y efectos del registro El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente.
Esto quiere decir que el acto de registro es constitutivo del derecho, cuya duración será de diez (10) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486). El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. De conformidad con el artículo 115 de ta Decisión 486 un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de ta fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta). Si bien la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, ya que la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras, el Tribunal encuentra que las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, en lo que corresponda de conformidad con su naturaleza, serán aplicables a la figura del diseño industrial'S, Lo mencionado es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.
En consecuencia con lo anterior, no es registrable un diseño industrial que consista exclusivamente en formas usuales de los productos, ni tampoco si es confundible con otros signos distintivos previamente registrados o solicitados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. 3.10.
Además de ser relevante analizar el requisito de la novedad en los casos de diseños industriales solicitados a registro, también es necesario verificar que no se incurran, en lo que corresponda con su naturaleza, 16 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 195-1P-2013 de 20 de marzo de 2014. 22 PROCESO 275-1P-2015 en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.11.
El Tribunal consultante pregunta si “¿El registro de una marca mixta, como la de Icoltes Ltda. Turismo Especializado en este asunto, a la luz del artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, comprende un diseño industrial?” 3.12. Teniendo en cuenta que el Tribunal no puede resolver el caso concreto, determinará ciertos parámetros generales que le permitirán al Órgano Consultante resolver el asunto particular, 3.13.
El registro de una marca no implica el registro de un diseño industrial. Las marcas y los diseños industriales son figuras de propiedad intelectual diferentes y, tal como se encuentra regulado en la normativa comunitaria andina, tienen plataformas jurídicas de adquisición diferenciadas. 3.14. No obstante, hay objetos que podrian protegerse mediante una marca y un diseño industrial si se cumplen los parámetros juridicos de una y otra figura.
Esto ocurre con los cuerpos provistos de volumen, que bien podrian cumplir los requisitos para ser registrados como marcas tridimensionales y como diseño industrial, bajo el entendido que se tramiten y se cumplan los requisitos sustantivos y procesales para cada materia?”. 3.15. También pregunta el Tribunal consultante si “¿La representación gráfica incluida en la marca mixta registrada por Icoltes Ltda., puede considerarse como un diseño industrial?” 3.16.
Teniendo en cuenta que, como ya se mencionó anteriormente, este Tribunal no puede resolver el caso concreto, determinará ciertos parámetros generales que le permitirán al Órgano Consultante resolver el asunto particular. 3.17.La representación gráfica de una marca mixta registrada no puede considerarse un diseño industrial. Para que existan derechos sobre un diseño industrial debe haberse obtenido el registro del mismo mediante un acto administrativo expedido por la oficina nacional competente. 3.18.Se pasa a resolver la siguiente pregunta formulada en los siguientes términos: “¿Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 113, 114 y 115 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué se puede entender por un diseño industrial nuevo?, ¿Cómo se acredita?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿Quién lo hace?” aY Para ahondar en el tema de la superposición por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto, se puede consultar la Interpretación Prejudicial 18 de abril de 2012 dentro del proceso 115-1P-2011. 23 PROCESO 275-1P-2015 3.19, El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente, Es decir, dicho acto de registro es el constitutivo de derechos.
Además, tiene una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 128 de la Decisión 486). 3.20. En principio, el diseñador es quien tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (Artículo 114 de la Decisión 486). 3.21. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad (artículo 115 de la Decisión 486).
Se acredita si el diseño no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Esto lo tiene que analizar la autoridad nacional competente, para posteriormente decidir si concede o no el registro mediante un acto administrativo motivado. 3.22.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. 3.23. Seguidamente se pasa a atender por este Tribunal la otra pregunta del consultante acerca de si “¿Procede el registro de un diseño industrial para un servicio?” 3.24.
Los diseños industriales no se registran para servicios. Para registrar los diseños industriales se utiliza la Clasificación Internacional de Niza para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes (Artículo 127 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 3.25.
En consecuencia con todo lo tratado en el presente acápite, se deberá determinar si en el asunto particular se discuten los derechos sobre un diseño industrial. Ya que, de no ser así, las normas jurídicas sobre diseños industriales son inaplicables al resolver el caso particular. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013103032201200136 01, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 24 PROCESO 275-1P-2015 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
EL Cecilia Ll Miren Quinteros Ss Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudjgal la Presidenta y el Secretario, bl. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros stay siad PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 275-1P-2015 | 25