py bs EN Usa) TZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 526-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 01541-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT (mixto) y Marca y Nombre Comercial GARDEN HOTEL S.A. (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1541-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 12 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 135 Literal b) y 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 01541-2014-0-1801-JR-CA-26; y El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: DARDEN CORPORATION 2.1. 2.2. 2.3. PROCESO 526-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI. Litis consorte necesario: GARDEN HOTEL S.A. Hechos Relevantes: El 27 de diciembre de 2011, DARDEN CORPORATION solicitó el registro del signo OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT (mixto), para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza!, (Expediente administrativo 478051-2011).
El 15 de febrero de 2012, GARDEN HOTEL S.A., presentó oposición argumentando la existencia de riesgo de confusión con sus signos distintivos: 2.2.1. Marca denominativa GARDEN HOTEL S.A., registrada en Perú bajo el Certificado 01402, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza?. 2.2.2. Nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL S.A., inscrito en Perú bajo el Certificado 04884, para distinguir actividades económicas relacionadas con la Clase 43 de la Clasificación Internacional Niza?.
El 7 de noviembre de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 3576-2012/CSD-INDECOP!, declaró fundada la oposición formulada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. Hospedaje, hoteles, hostales, hosteleria, campamentos de recreo, reservas de hospedaje que distingue la marca registrada, moteles, restaurantes, servicio de alojamiento en departamentos, elaboración de reservas para el alquiler de casas, departamentos y villas vacacionales.
Hoteles, hostales, hostales, restaurantes, hotelería, campamentos de recreo. Establecimientos dedicados a prestar servicios de hospedaje, hoteles, restaurantes, cafeterias bar y agencias de viaje. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. PROCESO 526-1P-2015 El 27 de noviembre de 2012, DARDEN CORPORATION interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
El 6 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 3761-2013-TPI- INDECOPI, resolvió confirmar el acto impugnado. En fecha 13 de febrero de 2014, DARDEN CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 3761-2013- TPI-INDECOP!.
El 20 de marzo de 2014 el INDECOPI y GARDEN HOTEL S.A., actuando en calidad de tercero interesado, dieron contestación a la demanda. El 27 de mayo de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho declaró infundada la demanda.
El 8 de junio de 2015, DARDEN CORPORATION presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.10.El 18 de agosto de 2015, GARDEN HOTEL S.A. absolvió el recurso de 2.11 3.1. 3.2. apelación, solicitando que se confirme la sentencia impugnada. Asimismo, INDECOPI presentó su absolución al recurso de apelación requiriendo que la sentencia sea confirmada..
Mediante Resolución Número Cuatro de 5 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso a efectos de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentados por DARDEN CORPORATION: La demandante sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. De igual manera, indicó que el acto administrativo impugnado no ha tenido en consideración que DARDEN CORPORATION ya es titular de la marca OLIVE DARDEN, registrada bajo el Certificado 78979 para distinguir servicios de restaurantes en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
También es titular de la marca OLIVE, registrada 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 6.1. PROCESO 526-1P-2015 bajo el Certificado 74867 para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el signo solicitado es una variación de las marcas registradas con anterioridad y, en tal sentido, tiene derecho al registro.
Manifestó que la expresión HOTEL GARDEN es descriptiva en el campo de los hoteles. El término GARDEN O JARDÍN es comúnmente usado en signos distintivos de varios hoteles; además, dichos hoteles no tienen vinculación alguna con el titular de la marca GARDEN HOTEL. Expresó que el signo solicitado es una marca de prestigio internacional que identifica a una famosa cadena de restaurantes.
En Estados Unidos cuenta con más de 700 restaurantes, todos ellos identificados con la marca OLIVE GARDEN. Argumentos de la contestación presentados por el INDECOPI:. Mencionó que los signos en conflicto son confundibles y que la existencia de la marca OLIVE DARDEN no desvirtúa el examen efectuado por el INDECOPI. Dicho argumento es impertinente para el caso concreto.
Expresó que el carácter descriptivo de la denominación GARDEN no fue alegado oportunamente en sede administrativa por DARDEN CORPORATION. En consecuencia, exponer este argumento en sede judicial vulnera el derecho de defensa. Sostuvo que el término GARDEN no constituye un elemento descriptivo, ya que no informa directamente a los consumidores sobre una cualidad o característica de los servicios de la Clase 43.
Argumentó que el eventual prestigio que pueda tener el signo OLIVE GARDEN en terceros países, de ninguna manera supone que deba otorgarse su registro como marca en la República del Perú. Además, tampoco se argumentó ese extremo en la vía administrativa. Participación del litis consorte necesario GARDEN HOTEL S.A.: indicó que el registro solicitado atenta contra el derecho legalmente adquirido sobre la marca denominativa GARDEN HOTEL (Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza) y que los signos en conflicto son confundibles, por lo tanto se generaría riesgo de confusión indirecta.
Finalmente, que la palabra que prevalece en el signo solicitado es GARDEN. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia 7.1. 8.1. PROCESO 526-1P-2015 de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 27 de mayo de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) lo que la autoridad administrativa buscaba al evaluar si la palabra GARDEN se encontraba presente en la conformación de otras marcas de la Clase 43 registradas a favor de terceros era determinar si era distintiva o si se trataba de un término de uso común de la Clase 43.
De encontrarse conformando otras marcas de la Clase 43 inscritas a favor de terceros, esta palabra no podría ser apropiada exclusivamente por la titular de la marca GARDEN HOTEL y por tanto no se hubiera podido establecer la similitud de los signos en base a ella ( ) TRIGÉSIMO SEXTO; Por otra parte, la actora afirma que el propio INDECOP!I concluyó que no existe similitud sino diferencias gráficas y fonéticas que permiten al consumidor diferenciar las marcas en cuestión suficientemente.
( ) si bien en el plano fonético, comparando las denominaciones GARDEN HOTEL y OLIVE GARDEN, los signos pueden diferenciarse; también es innegable que existe una similitud dada por la presencia de la palabra GARDEN en ambas marcas. ( ) aunque sean diferenciables los signos hasta cierto punto de accederse al registro solicitado, el hecho que los signos compartan el termino GARDEN inducirá a los consumidores a un riesgo de confusión indirecta, al confundir el origen empresarial de los servicios.
( ) con lo expuesto en las pruebas actuadas ( ) la mencionada resolución cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos ( ) dado que fue emitida por el órgano facultado en razón de la materia ( ) en tal sentido la pretensión principal de la demanda deviene en infundada; como consecuencia de ello la pretensión accesoria, corriendo la misma suerte ( ), en consecuencia, FALLA: declarando infundada la demanda presentada por DARDEN CORPORATION ( )”.
Argumentos del recurso de apelación presentados por DARDEN CORPORATION: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Argumentos de la contestación del recurso de apelación por el INDECOPI: En los documentos enviados por la Corte consultante no se encuentra el escrito de contestación del recurso de apelación por parte del INDECOPI. Sin embargo, en el informe sucinto de los hechos que acompaña su solicitud de Interpretación Prejudicial afirmó que el "INDECOPI presenta su absolución al recurso de apelación, requiriendo que la sentencia sea confirmada.
Argumentos de la contestación del recurso de apelación por GARDEN HOTEL S.A.: PROCESO 526-1P-2015 9.1. En los documentos enviados por la Corte consultante no se encuentra el escrito de contestación del recurso de apelación por parte del GARDEN HOTEL S.A. No obstante, en el informe sucinto de los hechos que acompaña su solicitud de Interpretación Prejudicial afirmó que "con escrito del 18 de agosto de 2015, GARDEN HOTEL S.A. absolvió el recurso de apelación solicitando a la Sala se confirme en todos sus extremos la sentencia impugnada".
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente únicamente el Artículo 136 literal a). No se interpretará el Artículo 135 literal b) porque en el proceso interno se está resolviendo un asunto de prohibición relativa de registro y no de prohibición absoluta.
Sin embargo, el Tribunal al abordar en esta providencia el análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común y genéricos, examinará también las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. Igualmente, no se considera necesario interpretar el artículo 136 literal h) de dicha Decisión, por cuanto el que alega la fama y el prestigio no es el opositor sino el solicitante.
De oficio, se interpretarán los artículos136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se discute la protección de un nombre comercial; así como los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, pues se alega un tratamiento preferencial del signo solicitado por su calidad de notorio en paises extracomunitarios?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..-) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) % consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”;
(..-) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. PROCESO 526-1P-2015 La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: “1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 4867, en lo referido a cómo evaluar la distintividad de una marca denominativa compuesta en la cual la palabra más relevante para efectos de cotejo Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inserta en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, lanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".
(-)”. sm N n-> xa > o PROCESO 526-1P-2015 es evocativa de una cualidad o caracteristica del servicio que busca distinguir?. 2 ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867, en lo referido a: 2.1. Los criterios para el análisis de la fuerza o debilidad de una marca en función a que esta sea evocativa respecto a una cualidad o característica del servicio que busca distinguir. 2.2.
Criterios para el análisis de riesgo de confusión cuando las marcas en cotejo tienen en común una palabra de idioma extranjero. En concreto: ¿Cómo realizar el análisis a efecto de establecer si una palabra en idioma extranjero es o no de conocimiento popular en el país donde se pretende registrar el signo distintivo? 3. En relación con la pregunta anterior; si una (o varias) de las palabras que conforman un signo denominativo compuesto (o mixto con elemento denominativo compuesto) se encuentran en idioma extranjero, ¿es posible realizar el análisis respecto a si el signo es evocativo o no haciendo para tales efectos la traducción de dicha palabra? 4.
¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso h) de la Decisión 4867, en lo referido a: 4.1 Criterios para valorar el hecho que la marca solicitada sea un signo distintivo reconocido en países que no forman parte de los países integrantes de la Comunidad Andina, considerando que en la tramitación del expediente no se ha invocado la notoriedad de la marca”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Protección del nombre comercial. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. Los signos evocativos y su poder de oposición. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. Análisis de registrabilidad de la marca derivada. El signo solicitado a registro y notoriamente conocido en países extracomunitarios. ¿Lo no argumentado en la vía administrativa se puede esgrimir en sede judicial? 1.1. 1.2. 1.3. PROCESO 526-IP-2015 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT es confundible con la marca y el nombre comercial GARDEN HOTEL S.A. (denominativo), el Tribunal analizará la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios que estén relacionados con los mismos o que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de las disposiciones que se analiza.
De ahi que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca registrada o a un nombre comercial protegido, Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. PROCESO 526-IP-2015 cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste está presente cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis 10 ( 1.8.
PROCESO 526-IP-2015 integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Protección del nombre comercial Como en el caso particular se discute la irregistrabilidad de la marca mixta OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT por el presunto riesgo de confusión con el nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL S.A., se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado en este tema.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009, 11 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. PROCESO 526-IP-2015 El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las disposiciones contenidas en el título X de dicha Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (3) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
( )”. (negrillas fuera de texto) Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual se ha precisado a lo largo de múltiples Interpretaciones Prejudiciales a partir de la noción que sobre el mismo trae el Artículo 190 de la Decisión 486: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
Del concepto de nombre comercial establecido en la norma precedente se desprenden las siguientes características: 2.5.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado?, Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 12 2.6. 2.7.
PROCESO 526-IP-2015 2.5.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 2.5.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 2.5.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social. Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas determinan: “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” -(negrillas fuera de texto)-.
“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191” “(negrillas fuera de texto)-.
De acuerdo con esas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que su protección jurídica está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, Es decir que el derecho sobre 13 2.8. 2.9.
PROCESO 526-IP-2015 el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como lo precisa el Artículo 191 arriba citado. En consecuencia, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así se claramente establecido en el Artículo 193 ya citado, al puntualizar que es optativo para el titular registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo.
Así, el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye prueba plena sobre la exigencia efectiva del USO. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas en el que el derecho surge con el registro, el sistema de protección del nombre comercia! se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. 2.10.La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por 2.11. un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales?*? y constante que su uso sea permanente?!. 2.12. La prueba del uso en tas condiciones mencionadas tiene dos efectos: 2.12.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 10 “1 Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho.
Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 14 PROCESO 526-I1P-2015 2.12.2.
Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 2.13. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.14.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.15.De conformidad con todo lo plasmado en este acápite, se deberá 3.1. 3.2. determinar si el uso del nombre comercial denominativo GARDEN HOTEL S.A. fue real, sustancial y constante antes de la solicitud de registro de la marca mixta OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT, para posteriormente hacer el análisis de registrabilidad de conformidad con las reglas plasmadas anteriormente.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos Como la controversia informa del presunto riesgo de confusión entre el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT con la marca denominativa GARDEN HOTEL S.A., es necesario que en el examen comparativo se tenga en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los signos mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 15 PROCESO 526-1P-2015 3.3.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo entre éste y un signo denominativo: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícit de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros??: 12 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 16 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.
PROCESO 526-IP-2015 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por to general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Sobre este tema la Sala consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 135 literal b) de la Decisión 4867, en lo referido a cómo evaluar la distintividad de una marca denominativa compuesta en la cual la palabra más relevante para efectos de cotejo es evocativa de una cualidad o característica del servicio que busca distinguir.
Lo primero que advierte el Tribunal es que la disposición contenida en el literal b) del Artículo 135 se refiere a la distintividad intrínseca y no extrínseca, razón por la cual, no es pertinente su aplicación al comparar signos supuestamente confundibles. Ahora bien, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 17 3.5. 4.2. 4.3. PROCESO 526-1P-2015 a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con las reglas expuestas, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT y la Marca GARDEN HOTEL S.A. (denominativa), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en el proceso en el que se solicita esta Interpretación Prejudicial, además se debe tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación. Los signos evocativos y su poder de oposición. En relación con el tema planteado, la Sala consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867, en lo referido a: Los criterios para análisis de la fuerza o debilidad de una marca en función a que esta sea evocativa respecto a una cualidad o característica del servicio que busca distinguir.
Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que amparan, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o 18 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. PROCESO 526-1P-2015 genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.
Se deberá considerar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y establecer si la marca y el nombre comercial GARDEN HOTEL S.A. tienen carácter evocativo. Además, se deberá determinar su proximidad con los servicios que amparan para llegar a deducir si tienen un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre estas marcas y los productos o servicios que amparan, para poder concluir válidamente que las mismas son débiles, y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común y descriptivas Como se argumentó en el proceso interno que la expresión HOTEL GARDEN es descriptiva y la palabra GARDEN es de uso común en el campo hotelero, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencial al respecto!* y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o 14 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-Ip-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 19 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
PROCESO 526-IP-2015 varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohíbe el registto de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Artículo 172 contenido en la misma Decisión. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
De todas formas, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios y su marca podría considerarse débil o de limitada fuerza de oposición porque las palabras O partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. En cuanto a los signos exclusivamente descriptivos, estos tampoco pueden ser registrables como marcas al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la 20 5.7. 5.8. 5.9.
PROCESO 526-IP-2015 cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos oO servicios”. Los signos descriptivos, de acuerdo con la noción conceptual en el Derecho de Marcas, corresponden a aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. En línea de principio, los signos exclusivamente descriptivos, al igual que los de uso común antes considerados, carecen de distintividad y, por consiguiente, no procede su registro como marca, de acuerdo con lo previsto en la norma ya citada.
Sin embargo, excepcionalmente como acontece con los de uso común, es posible que expresiones, palabras o partículas primigeniamente descriptivas, al sertransfonnadas o empleadas en unión, combinación o adición con otras, puedan llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan formar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.
En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 5.10.
De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos 5.11 que involucran gráficos, particulas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios y, en esas condiciones, su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas..
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa 21 PROCESO 526-1P-2015 que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 5.12.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. común o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero Como el elemento denominativo del signo solicitado a registro se encuentra conformado por palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá a este tema sobre el cual ya ha trazado, en múltiples pronunciamientos, las pautas generales de interpretación que considera atendibles para analizar este componente en los casos pertinentes.
En relación con el asunto planteado, el Juez consultante realizó las siguientes preguntas: Criterios para el análisis de riesgo de confusión cuando las marcas en cotejo tienen en común una palabra de idioma extranjero. En concreto: ¿Cómo realizar el análisis a efecto de establecer si una palabra en idioma extranjero es o no de conocimiento popular en el país donde se pretende registrar el signo distintivo? En relación a la pregunta anterior; si una (o varias) de las palabras que conforman un signo denominativo compuesto (o mixto con elemento denominativo compuesto) se encuentra en idioma extranjero, ¿es posible realizar el análisis respecto a si el signo es evocativo o no haciendo para tales efectos la traducción de dicha palabra? Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas'*, Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuarios y, si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-IP-2015, del fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 22 6.5. 6.6. 7.2. 7.3.
PROCESO 526-1P-2015 servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrablesí?$, El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.
En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. Esto implicaría que si el significado en español configura un signo evocativo, se aplicará lo establecido en el punto 4 de la presente providencia. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o expresión en idioma extranjero, cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o expresión resulta o no descriptiva, genérica o de uso común de los mismos servicios.
Análisis de registrabilidad de la marca derivada Como el caso concreto se discute la registrabilidad de una marca derivada, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal”. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en la que el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.
El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos y, en esas condiciones, sus titulares no pueden impedir que ” Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 1446-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12.
Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-jP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. 23 74. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2.
PROCESO 526-1P-2015 otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo. En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente.
La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, !? salvo que ésta se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia. El signo solicitado para registro y notoriamente conocido en países extracomunitarios La demandante afirmó que el signo solicitado es una marca de prestigio internacional.
En consecuencia, el Tribunal examinará el tema propuesto reiterando los precedentes sobre la materia!*?. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en el Título XII, artículos 224 a 236. El Artículo 224 consagra una definición normativa que precisa las siguientes características: 18 19 Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: 'Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.
(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-1P-2002). Se puede consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 124-1P-2011 del 30 de noviembre de 2011 y 231-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. 24 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. PROCESO 526-1P-2015 8.2.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”, 8.2.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 8.2.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se salvaguarda a los signos que alcancen dicho carácter, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. En este escenario, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, analizando factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, entre otros.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es 20 El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 25 8.7. 8.8. 8.9. PROCESO 526-IP-2015 independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.
Sobre este asunto, el Juez Consultante solicitó que el Tribunal se aborde el siguiente aspecto: Criterios para valorar el hecho que la marca solicitada sea un signo distintivo reconocido en países que no forman parte de los países integrantes de la Comunidad Andina, considerando que en la tramitación del expediente no se ha invocado la notoriedad de la marca.
Si la marca solicitada es notoriamente conocida únicamente en países extracomunitarios, la oficina competente no tendría un parámetro inicial de análisis en cuanto al carácter distintivo del signo analizado y, por lo tanto, dicho hecho no sería relevante para el estudio de registrabilidad. 8.10.Para resolver el caso concreto se deberá determinar si el signo mixto 9.1.
9.2. OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT es notoriamente conocido en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado líneas arriba. ¿Lo no argumentado en la vía administrativa se puede esgrimir en vía judicial? Coro en el proceso interno se manifestó que los asuntos que no fueron alegados en la vía administrativa no pueden ser esgrimidos en sede judicial, se abordará el tema planteado.
La mormativa comunitaria no regula la relación entre la demanda contencioso administrativa y los argumentos presentados en la vía administrativa. En este sentido, de conformidad con el principio del complemento indispensable?!, el sistema jurídico interno es el llamado 21 Sobre el principio del complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: *(..) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-1P-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución 26 PROCESO 526-1P-2015 a regular dicho aspecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 48622, En consecuencia y de conformidad con su derecho interno, se deberá determinar si es pertinente que la demanda contencioso administrativa pueda contender argumentos que no se esgrimieron en la vía administrativa.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 01541-2014-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, / ) | ] | -) | V l Za Cecilia Luisa Ayllón Quinteros afaebMVergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así pues, el Pais Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explicitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio”. (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115- IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1828, de 30 de abril 2010). 22 Artículo 276.-“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Paises Miembros”. 27 PROCESO 526-IP-2015 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Y LIZ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 526-1P-2015 | 28