TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 07-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00194-00 Referencia: Patente: "DESULFURACIÓN OXIDATIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON ULTRASONIDO” Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 017, recibido el 13 de enero del 2016, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00194-00; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: SULPHCO, INC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 07-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos Relevantes: El 28 de marzo de 2003, SULPHCO, INC. (en adelante SULPHCO), solicitó en fase nacional la patente de invención titulada “DESULFURACIÓN OXIDATIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES CON ULTRASONIDO”, cuya solicitud internacional fue PCT/US 01/129896 de 24 de septiembre de 2001.*.

El 30 de septiembre de 2004, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 544, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 31 de agosto del 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante oficio 1365, el examinador técnico No. 202043 de la División de Nuevas Creaciones realizó el examen de patentabilidad y realizó las siguientes observaciones: i) Las reivindicaciones no cumplen con el Artículo 30 de la Decisión 486; ii) La solicitud no cumple con el Artículo 25 del mismo cuerpo normativo; y, iii) No procede realizar una evaluación de los requisitos de patentabilidad por cuanto no está clara y plenamente definido el método para el cual se solicita la protección. El 15 de noviembre de 2007, SULPHCO respondió a las observaciones realizadas dentro del examen de patentabilidad.

El 21 de diciembre de 2007, la SIC mediante concepto técnico No. 2632, el examinador técnico 202040 requirió al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas en relación con la patentabilidad de la invención, que fueron: i) En el estado de la técnica se encontraron los documentos WO 00/15734, titulado Desulfurization Process (D1) y EP 0482841, titulado Desulphirisation of oil (D2); ii) La novedad del objeto de la solicitud se ve afectada por la publicación de D1, puesto que la extracción de los sulfuros es tan evidente que no debe estar expresada explícitamente para que se sepa que es una etapa obligatoria en cualquier proceso de química orgánica.

Además indicó que el nivel inventivo del objeto solicitado se ve seriamente afectado por la combinación de Di y D2. El 13 de marzo del 2008, SULPHCO respondió al segundo examen de patentabilidad. Expediente administrativo PCT/03-026019. 2.7. 2.8. 2.9. PROCESO 07-IP-2016 El 12 de agosto de 2008, la SIC mediante Resolución 28909, decidió denegar la patente solicitada.

Argumentó la falta de nivel inventivo soportada en los documentos WO 00/15734, titulado Desulfurization Process (D1) y EP 0482841, titulado Desulphirisation of oil (D2). El 11 de septiembre de 2008, SULPHCO interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. El 26 de noviembre de 2008, la SIC mediante Resolución 48876, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. 2.10.

SULPHCO presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la SIC, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.11. El 14 de enero de 2014 la SIC presentó escrito de contestación de la demanda. 2.12. Mediante auto del 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por SULPHCO: Adujo que el examinador comeió un error al creer que las enseñanzas de D1 y D2 se pueden combinar fácilmente, y concluir que de dicha combinación se puede obtener el resultado de la patente solicitada. Sostuvo que una persona versada en la materia nunca supondría que una reacción que tiene lugar en un medio alcalino, también procedería sin ningún cambio en un medio acídico.

Señaló que, sin el respaldo de una prueba documental, no hay motivo para pensar que lo obtenido con los rayos X también se obtendrá con ultrasonido. Indicó que es evidente la existencia del requisito de nivel inventivo de la patente solicitada. Argumentos de la contestación a la demanda presentado por la SIC:. En resumen, indicó que no existe violación del Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que la solicitud de registro de patente carece de nivel inventivo y que tampoco se violó el Artículo 18 de la misma normativa, pues para un técnico medianamente versado sería usual la desulfuración en medio alcalino; además, la aplicación de ultrasonido en las reacciones de desulfuración era parte pre 1.1. 1.2.

PROCESO 07-IP-2016 del estado de la técnica. Por lo anterior, de la combinación de los D1 y D2 se podría llegar al efecto de la solicitud y, por tal motivo, el objeto de la solicitud carece de altura inventiva. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes?.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud presentada por SULPHCO cumple con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?. Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa!, tener nivel inventivo? y ser susceptible de aplicación industrial".

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..-) “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (..) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad 1.3. 1.4.

PROCESO 07-IP-2016 De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: a) Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público” por cualquier medio y en cualquier lugar. c) Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. d) Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. e) Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: i. — El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. ii. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001.

"DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 1.5. 1.6. PROCESO 07-IP-2016 que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por ta oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución?: a) b) Identificación del estado de la técnica más cercano. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano, Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http-//www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 2.1. 2.2. 2.3. 24. PROCESO 07-IP-2016 d) Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos Como en el proceso interno se discute si de una combinación fácil de las anterioridades D1 y D2 se puede obtener el resultado de la patente solicitada, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?*.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto*?.

De existir combinación o mezcta de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable??, Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. 10 1 12 Se puede ver ta Interpretación Prejudicial 102-1P-2012 de 31 de octubre de 2012.

Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. PROCESO 07-1P-2016 2.5.

En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes que, de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00194-00 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros — Alis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO PROCESO 07-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Dll. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 07-IP-2016 |