TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 315-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00271 Referencia: Signo involucrado: ALPINA GRUYERE (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2677, recibido el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales i) y !) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00271; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES mn 1. Partes en el proceso interno, $2 Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 315-IP-2016 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia Hechos relevantes El 23 de octubre de 2007, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, “ALPINA”) solicitó el registro de la marca ALPINA GRUYERE (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 29? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza”).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584 de 31 de diciembre de 2007, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. El 28 de enero de 2011, mediante Resolución 3135, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) denegó el registro del signo ALPINA GRUYERE (mixto), por incurrir en la prohibición contenida en el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486.
Dentro del término legal correspondiente, ALPINA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación? en contra de la Resolución 3135. El 15 de marzo de 2011, mediante Resolución 13133 la Directora de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 3135. El 14 de marzo de 2012, mediante Resolución 14035 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 3135.
Expediente 07-111492. Leche y productos lácteos, quesos; grasas comestibles, De la revisión del expediente no se ha podido encontrar la fecha de presentación de los recursos, 2.7. 2.8. 3.1. Proceso 315-1P-2016 El 31 de julio de 2012, ALPINA interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 3135, 13133 y 14035.
El 10 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por parte de ALPINA ALPINA es titular desde hace varias décadas de la familia de marcas ALPINA (denominativas y mixtas) y en particular de la marca ALPINA GRUYERE (mixta) en Colombia de acuerdo con la siguiente información: Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado ALPINA (mixta) 29 141717 ALPINA Denominativa 29 129076 ALPINA z 29 279507 ALPINA.— 29 279506 Pala E > Proceso 315-IP-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) ¡ Certificado ALPINA — 29 279508 > AS US >” ALPINA 29 289590 ALPINA 29 311395 ALPINA lc En 360794 os ALPINA 29 444811 ALPINA 30 112981 Proceso 315-1P-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado ALPINA Denominativa 30 86745 ALPINA 30 311396 ALPINA o 32 264367 ALPINA 29 446879 ALPINA Denominaliva 32 86746 ALPINA 32 415375 Proceso 315-1P-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado ALPINA ALPIN 29 399844 ALPINA AREQUIPE 29 324315 ALPINA ARTESANO Denominativa 29 372846 ALPINA AZUL 29 288442 ALPINA BABY 29 415137, a _alpina Y:b ALPINA BOGGY 29 359169 NUTRIMIX FRESA Proceso 315-1P-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado ALPINA BON YURT 29 279503 ALPINA CAMPESINO 29 359411 ALPINA CARDIOVITA Denominativa 29 385314 ALPINA CUCHAREABLE 29 392603 ALPINA DOBLE CREMA 29 278896 ALPINA FINESSE 29 280327 Proceso 315-IP-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado ALPINA FONDUE 29 288441 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
3.7. ALPINA GRUYERE 29 308466 El signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) no es engañoso sino por el contrario, es distintivo al estar compuesto de la combinación de dos palabras que además están registradas a favor de ALPINA. No induce a engaño al consumidor respecto de la procedencia geográfica como lo argumentó la SIC. La SIC se enfrascó en el análisis de la palabra GRUYERE de manera aislada, sin considerar el efecto marcario que tiene el signo ALPINA GRUYERE en los consumidores colombianos. No es cierto que sea de conocimiento público que la región suiza de Gruyere es famosa por sus especialidades gastronómicas, en especial por el queso que reúne determinadas caracteristicas y que denomina “queso GRUYERE”.
Del estudio de mercado que se presentó, tan sólo el 11,86% de los encuestados asoció la palabra GRUYERE con un producto alimenticio de origen europeo. La expresión GRUYERE es evocativa de las caracteristicas del producto que comercializa y que ella evoque a Europa en la mente de los consumidores no es reprochable, y que, si bien el producto fue concebido en Europa, ALPINA ha usado esa creación como referencia para desarrollar sus propios productos. 3.8. 3.9.
Proceso 315-1P-2016 La línea de quesos maduros de ALPINA y en particular el producto que se distingue con la marca ALPINA GRUYERE no es un producto de consumo masivo, pese a que la SIC, le dio el tratamiento de un producto de esa naturaleza. El perfil del consumidor de los quesos maduros no equivale al empleado por la SIC y conocido por la doctrina como consumidor medio. 3.10.El consumidor especializado sí es capaz de asociar la expresión GRUYERE con las caracteristicas del producto suizo, tan pronto vea la marca ALPINA GRUYERE, sabrá que la leche de la vaca no es suiza sino cundimarquensa y que ella no se alimentó con productos de la región de Suiza, sino de Colombia. 3.11.La expresión GRUYERE tampoco induce a error a los consumidores respecto de la procedencia geográfica. 3.12.En la Resolución 14035 que resolvió el Recurso de Apelación, se agregó una nueva causal de irregistrabilidad, que es el literal 1) del Artículo 135 de la Decisión 486, al considerar que se intentaba evitar que el consumidor se vea envuelto en error respecto de la creencia de la zona geográfica de la que provienen los productos. 3.13.La expresión GRUYERE no puede ser considerada como una 4.1. 4.2. 4.3, 44.
Indicación de Procedencia, y la SIC por descarte concluyó que se trata de una Denominación de Origen y que, para ser protegida en Colombia, debe contar con una declaración previa emitida por la SIC de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 214 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC Los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes.
Si bien el signo contiene la expresión ALPINA el elemento sobresaliente en la etiqueta es la palabra “GRUYERE” dado el tamaño de su letra y ubicación. Gruyere además de ser un pueblo ubicado en Suiza, es el nombre de un reconocido queso originario de la región noroeste del país, por lo que, no cabe duda que el “queso gruyere” a nivel mundial iniciará su reconocimiento como denominación de origen.
El signo solicitado puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que intenta identificar, llevando con ello a la creencia de que 9 Proceso 315-1P-2016 los productos identificados con el signo, poseen iguales características que las del queso suizo. 4.5.
La oficina nacional competente, no tiene la obligación de conceder el registro de aquellas marcas que contengan un término que haga referencia a una indicación geográfica. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales i) y 1) de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. 2. De oficio se interpretará el Artículo 201 de la Decisión 486% para analizar las diferencias entre denominación de origen e indicación geográfica. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por engañoso respecto de la procedencia geográfica. 2. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera.
Signos evocativos. Registrabilidad de un signo perteneciente a una familia de marcas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones ap? D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por engañoso respecto de la procedencia geográfica E) “Articulo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( ) 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; (y E “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. 10 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 315-1P-2016 La SIC dentro del proceso interno al efectuar el examen de registrabilidad, mediante Resolución 3135, decidió denegar de oficio el registro del signo ALPINA GRUYERE (mixto) por considerar que era irregistrable al ser un signo engañoso respecto a la procedencia geográfica de los productos que intenta identificar, en razón de lo cual se analizará en este acápite este tema, enfocado en la irregistabilidad de un signo por la procedencia geográfica en particular.
El impedimento de registro de los signos engañosos está contenido en el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486, que indica lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades O aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;
Este literal considera, entre las prohibiciones para el registro de marcas, el engaño a los medios comerciales o al público en general en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.
Esta prohibición tiene como objeto resguardar el orden público amparando, por un tado, al consumidor, a través de la protección de su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohibe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales éste es titular$, Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a Proceso 91-1P-2013. 11 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1.
Proceso 315-IP-2016 aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios, y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.” De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando el conocimiento o prestigio de otra marca para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, distrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.? Para que se configuren las prohibiciones del Artículo 135 literales i) y 1) debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: 1.7.1.
Que el signo consista en una indicación de procedencia o un simbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; 1.7.2. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, 1.7.3.
Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable. En el caso concreto se deberá analizar si en efecto el signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) incurre en la causal del Artículo 135 literal i) de acuerdo con los parámetros antes citados.
Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera En la resolución que decidió el recurso de apelación presentado por ALPINA, la SIC incorporó como causal de irregistrabilidad el Artículo Proceso 07-1P-95. Proceso 65-1P-2001. 12 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 315-1P-2016 135 literal |) de la Decisión 486, el cual enuncia como prohibición para el registro de una marca, aquellos signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera, en razón de lo cual se abordará esta causal de irregistrabilidad.
En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: l) consistan en una indicación geográfica nacional O extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”;
La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que se entiende por indicación geográfica, en su Titulo Xll se señala como tema general las Indicaciones Geográficas, para luego subdividir el título en dos capítulos que son: |) las Denominaciones de Origen y ll) las Indicaciones de Procedencia. Por tanto, se puede enunciar que el género son las Indicaciones Geográficas que pueden ser de dos tipos, Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia. A su vez el Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen enuncia que: “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.
Las Denominaciones de Origen poseen las siguientes características: 2.6.1. Están constituidas por la denominación de un país, región o de un lugar determinado; 2.6.2. Pueden ser también una denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado, se refieren a una zona geográfica determinada; 2.6.3. Designan un producto como originario de la zona geográfica; 13 Proceso 315-1P-2016 2.6.4.
La calidad, reputación u otras caracteristicas de los productos que identifican se deben exclusivamente a: a) Medio geográfico; b) Factores naturales; c) Factores humanos. 2.7. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI) ha manifestado que: “Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen.
Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos, como el clima y el terreno. '? 2.8. De igual manera, la OMPI ha enunciado la diferencia que existe entre una Denominación de Origen y una Indicación Geográfica en el siguiente sentido: “Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica.
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen requieren la existencia de un vinculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una cualidad o característica del producto vinculada a su lugar de origen. La diferencia fundamental entre los dos conceptos es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el caso de una denominación de origen.
La calidad o las características de un producto protegido por una denominación de origen deben ser exclusiva_o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. Por lo general, ello significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que la elaboración del producto también debería realizarse allí. En el caso de las indicaciones geográficas, un único criterio atribuible a su origen geográfico es suficiente —ya sea una cualidad u otra característica del producto, o incluso solo su reputación”. 2.9.
Para el tratadista José Carlos Tinoco Soares, "Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen sirven, ambas, para identificar la procedencia o el origen de los productos o servicios para los cuales 9 Fuente: htip:/www.wipo.inVgeo indications/ies/ 10 Fuente: http //www.wipo.inVgeo indications/esifag_geogrephicalindications.htmi 14 Proceso 315-IP-2016 son utilizadas.
Las denominaciones de origen, sin embargo, tienen una función adicional. Mientras una indicación de procedencia muestra solamente de dónde proviene el producto, una denominación de origen indica, adicionalmente, que las cualidades características del producto están determinadas por el área geográfica de la cual proviene y a la cual la denominación se refiere, como Margaux o Montrachet.
En estas condiciones, toda denominación de origen puede ser considerada como indicación de procedencia; pero en sentido contrario, las indicaciones de procedencia no pueden ser consideradas denominaciones de origen"”?. 2.10. La Indicación Geográfica revela al consumidor el origen del producto, asi como las caracteristicas propias vinculadas a la región de donde proviene, mientras que la denominación de origen se destaca porque la calidad de sus productos se debe exclusivamente al medio geográfico, al factor natural y al factor humano. 2.11.
Se debe tener siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. 2.12. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado en el Artículo 135 2.13. 2.14. literal 1) de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 2.12.1.Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. 2.12,2.Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.
Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto el signo solicitado ALPINA GRUYERE (mixto) consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro puede crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades O características de los productos, en este caso los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Tinoco Soares, José Carlos, Tratato de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres, Editorial LexisNexis, Buenos Aires Argentina, año 2006, pág. 486. 15 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 315-1P-2016 Signos evocativos En el presente caso, ALPINA afirma que el término GRUYERE es evocativo de las características del producto que comercializa, por lo que se analizará a continuación los signos evocativos.
Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto?2, Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una caracteristica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. 13 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo!!.
El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo?5. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.16 12 13 14 15 16 Proceso 38-1P-2008.
Proceso 7-IP-2001. Proceso 21-1P-2014. Proceso 403-I1P-2015. Proceso 50-1P-2003. 16 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4.1. 4.2. Proceso 315-1P-2016 Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.!? En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.
En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra “GRUYERE” es una palabra evocativa o no, en relación con el producto que pretende distinguir. Registrabilidad de un signo perteneciente a una familia de marcas ALPINA afirma que es titular de la familia de marcas ALPINA, por lo que se analizará esta figura.
La familia de marcas como es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo tituiar y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial*8, 17 18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIIl-95. Proceso 7-IP- 95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-1X-95.
Proceso 80-IP-2006. 17 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Proceso 315-IP-2016 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo genera!, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?*, El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros ta usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común?, En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo ALPINA establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Afirma ALPINA que la SIC ya le ha concedido el registro de la marca ALPINA GRUYERE y de varias marcas que incorporan la expresión ALPINA, en razón de lo cual es necesario abordar el tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en Proceso 97-IP-2002.
Proceso 06-1P-2010. 18 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Proceso 315-1P-2016 consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Paises Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro?!, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema es el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”, La norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?, Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares?*.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como 21 22 23 24 Proceso 71-IP-2007. Proceso 181-1P-2014. Ibídem. Ibídem. 19 Proceso 315-IP-2016 precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?S, 5.7.
Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega?*, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00271, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 2 5 Cecilia Lulga A Ciátaros ! MAGISTRADA Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO E Ibídem. E Ibidem, 20 Proceso 315-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. y) y Lu Cecilia Luisa Ayllón Quinteros z PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21