TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 318-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00500 Referencia: Signos denominativos involucrados: GRISTAR y GRICAST Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2662, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00500; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LINCOLN GLOBAL, INC. E 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 318-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. Hechos relevantes El 27 de diciembre de 2007, SOLDADURAS MEGRIWELD S.A. (en adelante SOLDADURAS MEGRIWELD), solicitó el registro del signo GRISTAR (denominativa)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 593, de 27 de junio de 2008, LINCOLN GLOBAL INC., (en adelante LINCOLN GLOBAL) presentó oposición con fundamento en el registro previo de la marca GRICAST (denominativa)? para distinguir productos de la Clase 9* de la Clasificación Internacional de Niza. El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 01558, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado GRISTAR (denominativo).

Dentro del término legal, LINCOLN GLOBAL, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 01558. El 25 de marzo de 2009, mediante Resolución 12939, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 01558.

Expediente Administrativo 07 136540. Aparatos e instrumentos científicos náuticos, geodésicos fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de le electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Certificado 128666. Electrodos para soldadura. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 318-1P-2016 El 13 de abril de 2009, mediante Resolución 17193, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 01558 de 26 de enero de 2009. El 04 de septiembre de 2009, LINCOLN GLOBAL INC., interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 01158, 12939 y 17193 que concedieron el registro del signo solicitado.

El 05 de diciembre de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó escrito de contestación a la demanda. En fecha 06 de diciembre de 2011, SOLDADURAS MEGRIWELD contesta la demanda. 2.10.A través de providencia de fecha 30 de marzo de 2016, la Sección 3.1. 3.2. Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente, Argumentos de la demanda de nulidad formulada por LINCOLN GLOBAL.

La oposición presentada en contra de la solicitud de registro del signo GRISTAR, se fundamentó en el registro previo de la marca GRICAST, además de las siguientes marcas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; MARCA CERTIFICADO GRICON 133919 GRIDUR 128587 GRITHERM_ | 129048 GRI 190562 GRICU 336773 GRILOY 336769 GRIDUCT 363045 | GRILUMIN [336771 En este sentido, se habría conformado una familia de marcas, sobre la base del prefijo “GR!” para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional..

La partícula “GRI” no es genérica, descriptiva, evocativa, ni indica de alguna manera los productos que se identifican con dichas marcas.. La SIC se limitó a comparar el signo solicitado GRISTAR con la marca registrada GRICAST, sin considerar la familia de marcas, factor que 3 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. Proceso 318-1P-2016 modifica sustancialmente las circunstancias de hecho que deben ser tomadas en cuenta en el presente caso.

La coexistencia del signo solicitado con las marcas previamente registradas, que comparten el término GRI, puede llegar a causar confusión indirecta, confundiendo el origen empresarial de los mismos. El signo solicitado GRISTAR, pretende proteger todos los productos de la Clase 9 Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los electrodos, los alambres y las varillas para soldadura.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC Tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues únicamente sobre sólo la base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origen empresarial.

Teniendo en cuenta que los signos confrontados GRISTAR y GRICAST no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión, aunque éstos coincidan en algunas de sus letras, la estructura gramatical del signo solicitado GRIS/TAR, es diferenciable de la estructura gramatical de la marca registrada GRI/CAST. Los productos que los signos protegen no son de consumo masivo y están dirigidos a un consumidor medio que demuestra una mayor diligencia en su actuar dentro del mercado, al momento de elegir un producto de su interés. Por todo lo expuesto, los signos en conflicto podrían coexistir en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio, riesgo de confusión o asociación. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de SOLDADURAS MEGRIWELD El signo solicitado GRISTAR goza de suficiente distintividad y novedad frente a la marca GRICAST y demás marcas que contienen el prefijo GRI por lo que no induciría a error al público consumidor sobre el origen de los productos o las características de los mismos. 5.2. 5.3. 5,4. 5.5. 5.6.

Proceso 318-1P-2016 El prefijo GRI es de uso común, toda vez que existen varias marcas en el mercado que contiene la partícula GRI, registradas a nombre de distintos titulares, por lo tanto, LINCOLN GLOBAL no puede reclamar derechos exclusivos sobre este prefijo. No estamos frente a una supuesta familia de marcas, sino ante signos conformados por una partícula que, como se ha demostrado, es de uso común para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internaciona! de Niza.

Los productos que los signos en conflicto protegen son distintos, por lo que el consumidor especializado en temas de construcción no se vería confundido. El nombre SOLDADURAS MEGRIWELD aparece en cada una de las piezas de publicidad de sus marcas, permitiéndole al público identificar la marca y relacionarla inmediatamente con su origen. El signo solicitado GRISTAR ha sido utilizado en el mercado desde el año 1997, por lo tanto, ha coexistido con la marca GRICAST desde hace más de 20 años, sin generar confusión o riesgo de asociación en el público consumidor.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a)" de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; y) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 3) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 DO OPSON 1.1. 1.2.

Proceso 318-1P-2016 Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a la falta del requisito de distintividad. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g)? de la Decisión 486 referente a los términos de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común en la conformación de una marca. Familia de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GRISTAR (denominativo), solicitado por SOLDADURAS MEGRIWELD, y la marca GRICAST (denominativa), registrada a favor de LINCOLN GLOBAL, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del paíis;” 6 1.3. 1.4. Proceso 318-IP-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$, Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 7 1.5. b) d) Proceso 318-1P-2016 Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.

Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibídem. Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibídem. Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 8 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 318-1P-2016 En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!?, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento!*, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidorí$, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud; y, en un segundo momento, la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir??.

De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar 3 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP- 2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT cf Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma corno referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015, En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 9 1.9. 2.2. 2.3. Proceso 318-1P-2016 con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?8, En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine la existencia de similitudes entre los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para que de esta manera se pueda establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos Tomando en cuenta que la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo solicitado GRISTAR (denominativo), y la marca registrada GRICAST (denominativa), y que se debe realizar un examen comparativo, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?*?, se procede a tratar este tema.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias linguísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:20 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se debe verificar si Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.

Ibídem. 10 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 318-IP-2016 la SIC realizó el examen comparativo teniendo en cuenta las siguientes reglas?!: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Partículas de uso común en la conformación de un signo Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que el término "GRI” es de uso común y/o descriptivo respecto de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje corriente en la usanza del país;

( )” Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o 21 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 11 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 318-1P-2016 partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?? En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Familia de Marcas LINCOLN GLOBAL sostiene que es titular de una familia de marcas, conformada por la partícula GRI, ya que es titular de varias marcas que contienen dicho término, registradas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Este Tribunal define a la familia de marcas como un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial, entendiendo que provienen del mismo titular, 23 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

Revisar Proceso 12-1P-2014. 12 o Y Proceso 318-IP-2016 elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante?*. 4.4. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. En produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común?s, Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?S, Por otro lado, la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. ?” Por tal razón, “el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”28, En relación con lo anterior, en el presente caso, se deberá determinar si LINCOLN GLOBAL es titular de una familia de marcas cuyo elemento común es la partícula GRI. los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Revisar Proceso 22-1P-2013, Revisar Proceso 53-1P-2013, Revisar Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 912 de 25 de marzo de 2003.

Revisar Proceso 88-1P-2015. Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N”. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa. 13 Proceso 318-1P-2016 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros hs Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 4) /,, “er qm —e pl Y s Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustayó Garc; dl (9) PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14