eE Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 376-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 317/2015-CA Referencia: Signos involucrados: INFINITI (mixto) e INFINITE (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 67/2016, recibido el 30 de junio de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 317/2015-CA; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. (NISSAN MOTOR CO., LTD). DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante SENAPI) DEL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Hechos relevantes El 2 de julio de 2012, NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (en adelante, NISSAN), solicitó el registro del signo INFINITI (mixta)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 362 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
INFINITA | Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 5 de enero de 2015, mediante Resolución Administrativa DP1/SD/Denegatoria - N* 4/2015, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió denegar de oficio el signo solicitado, por la existencia previa del registro de la marca INFINITE (denominativa)? Clase 36* de la Clasificación internacional de Niza perteneciente a Visa International Service Association.
INFINITE El 26 de enero de 2015, NISSAN, dentro del término legal presentó recurso de revocatoria contra la Resolución 4/2015, Expediente administrativo 156051, Servicios financieros incluyendo servicios de finanzas relacionados con automóviles, prestamos, arriendos, para contratar compras a comisión, prestamos de hipoteca de casas, prestamos de capital operativo, arriendo de equipo, compra y venta de fianzas de bienes respaldados (abs) e ingresos de contabilidad; ventas y avalar seguros; tados los servicios antes mencionados excluyen servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de crédito, y servicios relacionados con pagos.
Título 74062-C Servicios Financieros 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 26 de febrero de 2015, mediante Resolución REV-SD-N*28/2015, la Dirección de Propiedad Industrial resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y en consecuencia confirmar la resolución DPVSD/DENEGATORIA No. 4/2015. El 23 de marzo de 2015, NISSAN presento recurso jerárquico en contra de la resolución REV-SD-N*28/2015.
El 21 de julio de 2015, mediante resolución administrativa DGE/DEN/J- 160/2015, la Directora General Ejecutiva del SENAPI resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por NISSAN y en consecuencia confirmar la resolución REV-SD-N*28/2015. El 3 de noviembre de 2015, NISSAN presentó demanda Contencioso Administrativa pidiendo la revocatoria de la resolución DGE/DEN/J- 160/2015.
El SENAPI presenta escrito de contestación a la demanda interpuesta por NISSAN.5 2.10.El 8 de junio de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo 174, resolvió suspender la tramitación y el plazo para la resolución del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda formulada por NISSAN: La resolución emitida lesiona los derechos de NISSAN. El SENAPI no consideró el hecho de que, en Colombia y Ecuador, la marca INFINITI Clase 36, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE en la misma Clase. Existe una carta de consentimiento exclusiva para Bolivia, donde los titulares de los signos confrontados, se comprometen a crear acciones para evitar confusión en el público consumidor y manifiestan expresamente la coexistencia pacífica entre ambas marcas, ya que, en los hechos, es lo que ocurre en el mundo entero.
Que si bien, los servicios que los signos en conflicto se encuentran en la misma clase internacional, los mismos no comparten los mismos canales de comercialización. De la revisión del expediente no es posible evidenciar la fecha de presentación del escrito. 3 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Los signos confrontados no compartirian los mismos medios de publicidad al brindar servicios totalmente diferentes.
En consecuencia, entre los signos en conflicto, no existe riesgo de confusión directa. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del SENAPI: La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión, basta para negar el registro.
Respecto al argumento de la coexistencia de los signos en conflicto en el extranjero, es importante que el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales debe ser integral, motivado y autónomo, por lo que, en el presente caso, la resolución objeto de la demanda, concluyó que el signo solicitado INIFINITI y la marca registrada INFINITE tienen elementos comunes ortográficos y fonéticos, y que pueden ser asociados por el consumidor, quien, además puede relacionar las semejanzas a un origen empresarial común. La carta de consentimiento, suscrita entre las partes procesales, no cuenta con las legalizaciones y traducciones respectivas, que le otorguen validez plena, por lo que no puede ser tomada en cuenta al no ser un documento idóneo en el presente caso.
Los servicios que identifican los signos en conflicto dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, son vinculados y existe conexión entre los mismos, los servicios que protegen y pretenden proteger los signos confrontados, pueden ser prestados de manera conjunta y complementaria. Los signos en conflicto tienen elementos comunes y pueden ser asociados por el consumidor y resultan suficientes y significativas para genera riesgo de confusión en el público consumidor. 5 A ADN p 1.1. 1.2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4868 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. El Tribunal interpretará de oficio el Artículo 159 de la Decisión 486, toda vez que, el solicitante argumentó la existencia de un acuerdo de coexistencia suscrito con el titular de la marca registrada INFINITE.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Coexistencia de hecho en materia de marcas. Acuerdos de coexistencia. Preguntas de la Corte consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por NISSAN y la marca INFINITE (denominativa), registrada a favor de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, sobre la base de la cual se denegó de oficio la referida solicitud.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y 5 1.3. 1.4. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; "0 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadost, Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6. 1.5. b) d) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”! Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?2 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Ibidem.
Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. Ibidem. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p.8. 7 a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de ta experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 13 a) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 11 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?5, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 8 1.7. 1.8. examinar los diferentes detalles1S, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento?”.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?8, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir*?, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?, Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT «/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de ta Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerel Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo ta Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben ulilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. £n ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 1.9. 2.2. 2.3. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia versa respecto a la presunta confusión entre signos mixtos y denominativos, se abordará en este acápite este tema.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo?! entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 10 2.4. 2.3.2.3. 2.3.2.4, Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.1. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.22 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 23 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para Proceso 308-1P-2015. RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. $1 As 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 24 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
Coexistencia de hecho en materia de marcas Como la demandante NISSAN, alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto en Colombia y Ecuador, se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha plasmado al respecto, La figura de la “coexistencia de hecho” se produce cuando dos signos distintivos posiblemente confundibles, pese a identificar productos o servicios idénticos o similares, han tenido una presencia simultánea de facto en un determinado mercado.
Sin embargo, la mencionada “coexistencia de hecho” no genera derechos. Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad. Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia jurídica de la figura de la “coexistencia de hecho”.
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 24 25 Ibidem.
Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-1P-2013, y la emitida el 29 de septiembre de 2010 dentro del Proceso 97-IP-2010. 12 3.7. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.
Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.8. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 3.9.
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) 3.10.En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 26 3.10.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 3.10.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 3.10.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos E Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 302-1P-2015 de EN 13 de octubre de 2016. | 4 13 3.11. 4.2. 4.3. 4.4. estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 3.10.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.10.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, se deberá establecer si los signos ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo), coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación. Acuerdos de coexistencia El solicitante, argumentó la existencia de un acuerdo de coexistencia suscrito con el titular de la marca registrada INFINITE.
En lo referente a los acuerdos de coexistencia pacífica, el segundo párrafo del Artículo 159 establece que; “( ) En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate ( )” Si bien existe un acuerdo suscrito en el presente caso, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 27 2 Proceso 57-1IP-2002. 14 4.5. 4.6. 4.7.
El Tribunal ha precisado, además que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 28 En el marco de la norma referida, se entiende que “los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 2 De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96-IP-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomia de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 0 4.7.1.
Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 4.7.2, Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 4.7.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos INFINITI (denominativo) e INFINITE (denominativo), el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacífica entre las partes. 5. 5.1.
Preguntas de la consultante ¿Es posible que dos marcas similares puedan coexistir pacíficamente? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Punto 3 de la presente interpretación. 28 29 Proceso 104-1P-2003, Proceso 104-1P-2002. Proceso 62-1P-2014, 15 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. La mencionada “coexistencia de hecho” no genera derechos.
Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad. Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, se deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia jurídica de la figura de la “coexistencia de hecho".
¿Es posible que un acuerdo privado de coexistencia de marcas celebrado entre las firmas de la marca registrada y solicitante, haga viable el registro de esta última? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Punto 4 de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? De acuerdo a lo que señala el literal a) del Artículo 136, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De igual manera, se debe tomar cuenta lo expuesto en los numerales 1.2 y 1.3. de la presente interpretación. ¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? La respuesta a esta pregunta, se encuentra en el punto 4 de la presente Interpretación Prejudicial, se deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos, respetar las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, y que el acuerdo sea inscrito en las oficinas nacionales competentes.
Es decir se deberá tener en cuenta los derechos tanto de consumidores, como de los titulares de los signos. ¿La marca registrada INFINITE con la solicitada INFINITI, ambos signos se hallan en la clase 36, servicios financieros, por similitud existente entre las marcas, existe riesgo de confusión? ¿hace irregistrable el signo solicitado INFINITI? De acuerdo con la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable, al momento de decidir sobre la concesión o negación de un signo, se deberá tomar en cuenta si los signos son similares, al grado de crear 16 riesgo de confusión en el consumidor, y si los productos y/o servicios que protegen son relacionados o existe conexión competitiva.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 317/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuestb en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ñ 3 A ¡a Cecilia Lisa Ayllóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejúdicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA | SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17