ef TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 385-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06871-2010-0-1801-JR-CA-16 Referencia: Signos involucrados: COLA TENTACIÓN (mixto) y COCA-COLA (mixto) Magistrado Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio N* 6871-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 5 de julio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno N* 06871- 2010-0-1801-JR-CA-16.

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: THE COCA COLA COMPANY Proceso 385-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERU Hechos relevantes:. El 10 de enero de 2008, JOSÉ MARIO CAMPOS TARRILLO (en adelante, JOSÉ CAMPOS) solicitó el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto), para distinguir productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de marzo de 2008, THE COCA COLA COMPANY (en adelante, COCA COLA COMPANY) presentó oposición argumentando ser titular de las marcas notorias COCA-COLA para amparar productos de la Clase 32, de acuerdo con la siguiente información: Denominación | Gráfica Clase Certificado COCA-COLA L 32 51352 ca Cola COCA-COLA j E 32 2754.

El 21 de abril de 2008, JOSÉ CAMPOS al contestar la oposición, solicitó la modificación del signo para que se proteja de acuerdo con la siguiente gráfica: Expediente 340407-2008. Gaseosas, ty 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 385-1P-2016 El 22 de abril de 2008, la Comisión de Signos Distintivos (antes la Oficina de Signos Distintivos) del INDECOPI no aceptó la solicitud de modificación solicitada, al tratarse de un cambio sustancial del signo, de conformidad con el Artículo 137 de la Decisión 486.

El 12 de mayo de 2008, JOSÉ CAMPOS, solicitó la modificación del signo de acuerdo con la siguiente presentación: El 13 de mayo de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, aceptó la modificación solicitada, al considerar que no constituye un cambio sustancial del signo solicitado. El 3 de junio de 2009, mediante Resolución 1325-2009/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto).

El 26 de junio de 2009, COCA- COLA COMPANY interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1325-2009/CSD-INDECOPI. El 14 de junio de 2010 mediante Resolución 1330-2010/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1325-2009/CSD-INDECOPI. 2.10.El 15 de octubre de 2010, COCA-COLA COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1330-2010/TPlI- INDECOPI. 2.11.El 8 de febrero de 2011, el INDECOPI contestó la demanda planteada en su contra.

Proceso 385-iP-2016 2.12.El 9 de noviembre de 2015, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diecisiete, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.13. El 2 de diciembre de 2015, COCA-COLA COMPANY presentó recurso de apelación contra la Sentencia signada como Resolución Número Diecisiete de 9 noviembre de 2015. 2.14.

El 7 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada por COCA-COLA COMPANY El signo COLA TENTACIÓN (mixto) imita la marca de propiedad de COCA-COLA COMPANY causando riesgo de confusión en los consumidores de los productos que en este caso se encuentran en la misma clase, por lo que existe aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada COCA-COLA la cual es notoria.

El signo COLA TENTACIÓN (mixto) reproduce el elemento relevante de la marca notoria COCA-COLA. Las marcas COCA-COLA debido a su amplio conocimiento por el sector pertinente del público, a su extensa difusión en el mercado, a su antigúedad, así como a su uso constante poseen el nivel de marcas notorias, tal como lo ha declarado la oficina de Signos Distintivos en diversas resoluciones.

COCA-COLA no sólo son marcas notorias sino renombradas, ya que son conocidas no sólo en el grupo de los consumidores de bebidas gaseosas sino también en los demás grupos de consumidores. COCA-COLA COMPANY es titular de la familia de marcas COCA- COLA. El signo solicitado imita la forma de las grafías de las marcas notorias COCA-COLA y en tal sentido, corresponde determinar si dicho signo es susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con los signos notorios ya que conceder el registro del signo solicitado, generaría un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, la dilución de su fuerza distintiva, o su valor comercial y publicitario. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 4.5. 4.6.

Proceso 385-1P-2016 Si se concede el registro del signo COLA TENTACIÓN (mixto) se consideraría que proviene del mismo origen empresarial de COCA- COLA COMPANY, El elemento representado por la forma de la escritura del signo solicitado resulta idéntico a las marcas de COCA-COLA COMPANY, creando confusión entre los consumidores. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI La autoridad administrativa evaluó la aptitud distintiva del signo solicitado para determinar si existía confusión con las marcas opositoras y no sólo se compararon los aspectos gráfico y fonético, sino también se consideró el universo de marcas que coexisten en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La autoridad pudo advertir que la denominación “COLA” en el fondo rojo y la grafía cursiva, constituyen elementos de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo solicitado no constituye la reproducción de las marcas mixtas COCA-COLA, ya que no reproducen ni copian en forma idéntica y exacta a las marcas reconocidas como notorias de manera que induzca a confusión al público consumidor.

En cuanto a la forma cursiva generalizada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado sí presenta un diseño especial oO característico que permite individualizarlo perfectamente, circunstancia que lo diferencia de la grafía que componen las marcas notorias COCA-COLA, ya que en ellas existen particularidades que le brindan diferenciación absoluta.

De igual manera, el fondo rojo es de uso frecuente para la Clase 32 de la Clasificación internacional de Niza, además de lo cual, los elementos denominativos en ambos signos se presentan en diferente disposición, sumado al hecho de que el signo solicitado presenta el diseño de estrellas en el fondo de su estructura. Debido a las diferencias que existen entre los signos, no existe el supuesto contemplado en el Articulo 136 literal h) de la Decisión 486.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.2. 6.3. 6.4. Proceso 385-1P-2016 El signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total O parcial de las marcas notorias COCA-COLA.

En las marcas notorias registrada, el elemento gráfico resulta relevante debido a la disposición de los colores y la presencia de un estilo de letra característico por la forma de las letras “C”, y la franja irregular que subraya y atraviesa la letra “L” de izquierda a derecha. Si bien los signos en conflicto, comparten la palabra COLA, al ser ésta de carácter genérico no es apropiable sin contar además que se ubica en diferente posición, finalmente la parte denominativa es distinta la una es COCA y la otra TENTACIÓN. El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el Artículo 136 literales a) y h).

Argumentos del recurso de apelación expuestos por COCA-COLA. La protección de las marcas notorias debe ser más rigurosa ya que entra en juego su prestigio. El solicitante ha tomado elementos de las marcas notorias COCA- COLA e imita su grafía en la etiqueta para distinguir gaseosas en el mercado. Existe un aprovechamiento indebido del prestigio de las marcas COCA- COLA, ya que los consumidores de sus productos asocian sus marcas con la grafía especial que aparece en productos y publicidad, la cual es inclinada al centro de la etiqueta, por lo que el signo solicitado crea riesgo parasitario respecto de los signos notorios de su propiedad.

La presencia del tipo de letra en el signo solicitado, especialmente en las letras (C, O y A en COLA) y que consta en el término TENTACIÓN genera aun en el supuesto de que no se considere que exista confundibilidad, riesgo de dilución de los elementos característicos de las etiquetas que forman el conjunto de las marcas notoriamente conocidas COCA-COLA.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 4863, de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Proceso 385-1P-2016 De oficio se interpretarán los artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 486%, para referirse el tema relacionado con la notoriedad de las a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( J" h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”, “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como lal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

(-.) “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

(-) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 9) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 7 o y» 1.1. 1.2.

Proceso 385-1P-2016 marcas COCA-COLA y el Artículo 135 literal g) para analizar lo relacionado con los términos de uso común. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Análisis de confundibilidad cuando uno de los signos está compuesto por partículas de uso común. Preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto), y las marcas registradas COCA-COLA (mixtas). En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero".

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 1.3. 1.4, Proceso 385-1P-2016 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.)". Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidors, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosé, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 1.5. 1.6. d) Proceso 385-1P-2016 vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”.

Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocant, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?0 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará Ibid. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. ibid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 10 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 385-1P-2016 en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!!. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*2. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento?3.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor**, En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo solicitado incurre o no en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento detenminar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguirtS. De tratarse de una simple 3“ 13 14 15 Y] Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHM! — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 19; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C- 290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 11 Proceso 385-1P-2016 similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrablesí6, 1.10. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que 2.1. 2.2. 2.3. al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que el signo COLA TENTACIÓN y las marcas COCA-COLA son mixtos.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?”; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?8 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P- 2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de jutio de 2015, pp. 10-11. LE 2.4. 2.5. Proceso 385-1P-2016 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro!”. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?", Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia 19 20 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-1IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-(P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 13 Proceso 385-1P-2016 en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes oO preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 21 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 14 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 385-1P-2016 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros En virtud de que en el proceso interno COCA-COLA COMPANY ha argumentado la notoriedad de sus marcas COCA-COLA (mixtas), enfatizando que por su trayectoria en el mercado alcanzan la calidad de marcas renombradas, por lo que el Tribunal estima conveniente analizar el presente tema.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada respecto de los distintos riesgos en el mercado, los que se analizarán en el presente acápite. Resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero 0 con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. ” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 15 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 385-1P-2016 El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?2, La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?3, Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registto o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca, En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:25 2 23 24 Véase, a modo referencial, ta interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-1P- 2015, p. 15.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de tos Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-1P- 2015, p. 17. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-1P-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21, 16 Proceso 385-1P-2016 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, ligado con la protección de la marca renombrada, hay que considerar que: “la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.26 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.10.

Para que se pueda proteger la marca notoria, se deben configurar alguno de los cuatro riesgos antes mencionados. 3.11.El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia?”, EJ MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 22 Proceso 67-1P-2015. 17 Proceso 385-1P-2016 3.12. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y Uso real y efectivo de la marca, el Título XI! de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido?8, 3.13.El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el Artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria??. 3.14.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros*, 3.15. En el caso en concreto se deberá analizar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486. 4.

Análisis de confundibilidad cuando uno de los signos está compuesto por partículas de uso común 4.1. Toda vez que la Corte consultante pregunta ¿cómo se debe realizar el análisis de signos que contienen elementos de uso común?, es pertinente referirse a este tema en este acápite. 4.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna?', 4.3.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que 28 Ibidem. 29 Ibídem. 30 Ibidem. El Proceso 8-1P-2013. A 4,4, 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 385-1P-2016 (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro??, En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario3, Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escencario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a 3 Ibídem. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 19 4.9. 4,10. 4.11. Proceso 385-IP-2016 la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. Según el Artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

( )”. An” Se deberá analizar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en la presente interpretación prejudicial. Por lo tanto, se deberá determinar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) posee alguna partícula de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, se deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. Proceso 385-1P-2016 5.

Preguntas del consultante El consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: Atendiendo a lo establecido en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión entre signos que contienen elementos de uso común? En el acápite 4 de la presente Interpretación Prejudicial se enunció los lineamientos para el análisis de confundibilidad de signos que contienen términos de uso común y, en conclusión, para el caso concreto, se deberá determinar si el signo solicitado COLA TENTACIÓN (mixto) posee alguna partícula de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo solicitado, cuando la marca que se le opone tiene la calidad de notoria? Esta pregunta se la responde en el desarrollo del tema 3, al hablar de la marca notoriamente conocida y su prueba.

¿rregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 06871-2010-0-1801-JR- CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Úis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 21 Proceso 385-1P-2016 oríero Zambr; ¡AGÍ O o Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.; hp.

C Lla Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 155] ta