ls l TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 402-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00284 Referencia: Patente: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSIÓN QUE COMPRENDE OXCARBAZEPINA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3079, recibido el 13 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00284; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NOVARTIS AG. e 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 402-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE, — SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 12 de diciembre de 2000, NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: “COMPOSICIÓN FARMACEUTICA EN FORMA DE UNA SUSPENSION QUE COMPRENDE OXCARBAZEPINA”!, El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 526 de 31 de marzo de 2003, presentando TECNOQUÍMICAS S.A. oposición en su contra, argumentando que la solicitud de patente carecía de novedad y nivel inventivo.

El 6 de abril de 2006, mediante Oficio 3960 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió al solicitante para que en el término de sesenta días, presentara los argumentos pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo 533, el cual enunció que la reivindicación 9 carecía de claridad. El 23 de agosto de 2006, la solicitante dio respuesta al requerimiento de la SIC.

El 16 de abril de 2009, mediante Oficio 4375 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC requirió a la solicitante que se pronuncie respecto del concepto técnico 1728, en el que se enunciaba que la solicitud carecía de nivel inventivo. El 13 de julio de 2009, la solicitante dio respuesta al Oficio 4375. El 29 de noviembre de 2010, mediante Resolución 66293, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente al enunciar que carecía de nivel inventivo, y declaró fundada la oposición planteada por TECNOQUÍMICAS S.A. El 29 de diciembre de 2010, NOVARTIS interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 66293.

El 20 de marzo de 2012, mediante Resolución 15495 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 66293. Expediente interno 00/94330. NG Proceso 402-1P-2016 2.10. NOVARTIS presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho? en contra de las Resoluciones 66293 y 15495. 2.11.El 14 de mayo de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por NOVARTIS. 2.12.El 15 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los articulos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda planteada por NOVARTIS La invención solicitada proporciona a la técnica una suspensión de oxcarbazepina en agua, brindando como ventaja técnica estabilizar la oxcarbazepina en suspensiones acuosas, evitando la formación de grumos y mejorando la biodisponibilidad del compuesto activo.

Para la fecha en que se presentó la solicitud de patente, no existian forma de dosificación líquida de oxcarbazepina, ya que dicho compuesto activo era conocido por ser muy poco soluble en agua y por formar grumos al intentar formar suspensiones acuosas. La decisión tomada por la SIC se basa en afirmaciones generales sin presentar las pruebas y argumentos verdaderos, idóneos, contundentes y suficientes para demostrar la falta de nivel inventivo en referencia a lo revelado en los documentos D13, D2* y D45, El propósito de la solicitud frente a lo conocido en la técnica anterior del documento D1, es proporcionar una composición que contiene oxcarbazepina en suspensión, mientras que el documento D1 hace referencia a un jarabe para la tos que no cuenta entre sus ingredientes con oxcarbazepina.

La referencia del documento D1 únicamente describe formulaciones farmacéuticas líquidas para la tos y el resfriado que contienen Avicel (RC-591 sin que proporcione información adicional relacionada con el De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la acción de nulidad. Documento D1, US 4.427.681, Thixotropic compositions easily convertible to pourable liquids, publicado el 24 de enero de 1984. __Documento D2, US 5.409.907, Aqueous pharmaceutical suspensión for pharmaceutical activers, publicado el 25 de abril de 1995, Documento D4, Avicel ORC-591, Pharmaceutical Emulsion and Suspensions, publicado 1994. 3 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 402-1P-2016 comportamiento de dicho excipiente en presencia de otros compuestos activos diferentes a los ahi mencionados. Si la persona medianamente versada en la materia técnica, hubiera analizado el problema técnico abordado por la solicitud de patente a la luz de lo enunciado en los documentos D1, D2 y D4, dicha persona no habría considerado las enseñanzas del documento D1 como punto de partida cuando se enfrente con el problema solucionado por la solicitud en estudio, es decir, con el suministro de una formulación inyectable de oxcarbazepina en suspensión debido a que: 3.6.1.

El documento D1 está dirigido a un propósito distinto, en concreto a la provisión de composiciones para el tratamiento de la tos y el resfriado. 3.6.2. Porque el documento D1 no determina o sugiere una composición especifica que comprenda oxcarbazepina; y 3.6.3. El documento D1 no enseña o sugiere algún aspecto relacionado con la solubilidad y/o el comportamiento en suspensión del ingrediente activo, y mucho menos en presencia de Avicel ORC-591.

El documento D1 no era el más cercano en el estado de la técnica como en su momento lo manifestó la SIC, ya que dicha anterioridad no trataba de solucionar el mismo problema o uno semejante. El documento D2 se encuentra dirigido a suspensiones que comprenden solamente celulosa microcristalina en presencia de un agente farmacéuticamente activo sustancialmente soluble en agua, la oxcarbazepina es insoluble en agua.

El objetivo del documento D4 consiste en obtener soluciones acuosas que únicamente comprenden Avicel ORC-591, sin hacer referencia alguna otros tipos de compuestos como antioxidantes, y mucho menos a la oxcarbazepina de la presente solicitud. 3.10.La SIC realizó un examen del nivel inventivo de tipo “hindsight” toda vez que, no enfocó su examen en el momento en que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico especifico, sino que se enfocó en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos como es el caso del documento D4 referente al uso del Avicel ORC-591, para soportar su teoría de que que era obvio combinarlo con oxcarbazepina de la anterioridad D2 para obtener una suspensión como la de la anterioridad del documento D1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 402-1P-2016 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la sic La solicitud no contiene evidencia de que la suspensión reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia, por lo cual es obvia y, en consecuencia, no posee nivel inventivo. El estado de la técnica ya enseñaba que el Avicel ORC-591 es un agente suspensor de activos que produce composiciones estables, al igual que las composiciones que se reivindican, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

Como se ha reiterado en varias ocasiones, no basta con afirmar un resultado inesperado de los productos reivindicados, pues se requieren evidencias técnicas como, por ejemplo, estudios comparativos y eventuales ventajas con respecto a la tecnología más cercana. La solicitud no contiene evidencia de que la suspensión reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia.

La decisión de la SIC se soportó en los documentos del estado de la técnica D1, D2 y D4 los cuales anulan el nivel inventivo de las suspensiones reivindicadas, además, estos documentos fueron publicados en fechas previas a la de la presentación de la solicitud. La SIC si presentó antecedentes del estado del arte que demuestran la carencia de nivel inventivo de la solicitud.

El examen que realizó el técnico no fue en retrospectiva, toda vez que los documentos que soportaron la decisión fueron publicados con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro, El documento D1 da las sugerencias suficientes para obtener las composiciones de la solicitud presentada. A contrario de lo afirmado por la actora, el documento D2 se relaciona con suspensiones farmacéuticas acuosas que contiene como agente suspensor Avicel ORC-591 como estabilizante de las mismas junto con agentes activos farmacéuticos, diferentes a los descritos donde las composiciones son estables, por lo tanto, dicha anterioridad también enseña que el Avicel ORC-591 es un agente suspensor de activos que produce composiciones estables, al igual que las reivindicaciones que se reclaman.

Proceso 402-1P-2016 4.10. En cuanto al documento D4, es el que da indicaciones claras y directas sobre los efectos del compuesto Avicel ORC-591 al ser incluido dentro de suspensiones farmacéuticas. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 18 ya que regula el tema de la denegatoria de la solicitud. No se interpretará el Artículo 14 al no analizarse los requisitos de patentabilidad, tampoco se interpretará el Artículo 30, al no tratarse el tema central sobre los requisitos de claridad de las reivindicaciones, asi como tampoco el Artículo 45 al no ser tema controvertido el relacionado con los informes técnicos.

De oficio se interpretará el Artículo 16 de la Decisión 4867 para profundizar el requisito del estado de la técnica. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

(-.-.) “Artículo _18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (.) “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. (.) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 402-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. El examen ex post o highsight ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. El examen ex post o hindsight Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por NOVARTIS, ya que no cumplia con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.* La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica a nivel mundial; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida!0.

Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro dei estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996, Proceso 583-1P-2015. 1.5. 1.6. 1.7. 1.4.1. 1.4.2.

Proceso 402-1P-2016 invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público?! por cualquier medio y en cualquier lugar. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento*?, Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas!3: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4.

Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de ta solicitud o la de la prioridad reconocida.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 4861*, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la 13 14 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.

Proceso 560-1P-2015, Ibidem. Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 8 Proceso 402-1P-2016 técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.8.

Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definicionest5: 1.8.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.8.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”, Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.8.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.8.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.8.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en dia” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con 15 Proceso 560-1P-2016 ya citado. 16 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.

Págs. 686 y 1089, 9 Proceso 402-1P-2016 elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.9.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica?”. 1.10.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)!8: 1.10.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.10.2. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.10.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.10.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1 sa Proceso 560-IP-2015 ya citado, Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en htlp://www.comunidadandina.org/publicipatentes. pdf. 10 Proceso 402-1P-2016 1.11.El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. Método para la evaluación del nivel inventivo Análisis problema-solución 11 Proceso 402-1P-2016 Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma 12 SS Proceso 402-1P-2016 invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención, La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

( J"9, 1.12.En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00284, la que 19 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en tas Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en htto:/hwww.comunidadandina,org/public/patentes, pdf. 13 Proceso 402-1P-2016 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma pof)los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispugsto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRA! " UE, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14