PROCESO: 441-IP-2016 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 441-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00061 Referencia: Signos involucrados: IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3383 del 17 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00061; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: LG DISPLAY CP. LTD. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 441-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 29 de junio de 2010, LG DISPLAY CP LTD. (en adelante LG), solicitó el registro del signo IPS (mixto)! para proteger productos comprendidos en la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación internacional de Niza).

MPS Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 6253 no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 25 de mayo de 2011, mediante Resolución 27189, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante, la SIC) resolvió negar de oficio el registro del signo IPS (mixto), por la existencia del registro previo de la marca IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto)! que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Nizas.

Expediente interno 2010-78122. Clase 9.- Televisores lcd, monitores lcd, libretas de notas led, receptores de televisión (sets de tv), software para computador (grabado), programas de computador (grabados), libretas de notas (computadores), computadores portátiles computadores, monitores (hardware de computador), aparatos de monitoreo electrónicos, asistentes personales digitales (pds), aparatos de comunicación portátiles, aparatos de comunicación para vehículos, aparatos de comunicación para aeronaves, aparatos para juegos de computador.

Revisado el expediente, no se pudo determinar la fecha de publicación. Certificado 380006. Programación de computador; arrendamiento de software (soporte lógico) para computador; servicios de consultoría en el campo de hardware y software (soporte lógico) de computador; mantenimiento y actualización de software (soporte lógico) de computador, Y ci, E a 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2.

Proceso 441-1P-2016 Dentro del término legal, LG interpuso Recurso de Reposición? y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 27189. El 28 de julio de 2011, mediante Resolución 40229, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 27189.

El 15 de agosto de 2012, mediante Resolución 48276, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 27189. El 21 de enero de 2013, LG interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones 27189, 40229 y 48276 que negaron el registro del signo solicitado.

El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) la Decisión 486. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por LG Titularidad de las siguientes marcas registradas a su favor: MARCA GRÁFICA Cl.

CERTIFICADO IN PLANE 9 339175 SWITCHING e >, IN PLANE 9 339170 SWITCHING ca An Prane Switching añ rre El signo solicitado, contiene el mismo diseño que las marcas registradas, por lo que se trata de una marca derivada. 6 Revisado el expediente, no se pudo determinarla fecha de presentación del Recurso. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3878 4.1. 4.2. 4.3. 4,4.

Proceso 441-1P-2016 El análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, debe incluir la totalidad de los elementos que los componen, en razón de que, si se toma parcialmente los elementos que componen cada uno de los signos, se estaría violando el criterio de comparación conjunta. La SIC se limitó a comparar un fragmento de la marca registrada, esto es las siglas IPS.

Existe coexistencia pacifica de más de 111 solicitudes de registro en distintas Clases Internacionales que contienen las siglas IPS como parte integrante de sus denominaciones. Entre los signos en controversia no existe posibilidad de riesgo de confusión desde el punto de vista visual, ortográfico ni fonético. No existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC Legalidad de tas resoluciones emitidas. Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y en consecuencia no deben generar confusión con otras marcas registradas con anterioridad, las cuales gozan de protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

En el presente caso, si bien los signos son mixtos, el elemento denominativo de los signos confrontados es el predominante. De la misma manera, en el caso específico, existe vinculación entre los productos y servicios que distinguen los signos en controversia, por lo que se configuran los dos elementos necesarios para concluir que existe riesgo de confusión, pues de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor se veria afectado respecto del producto en sí, y respecto del origen empresarial de los mismos.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486” de la Comisión 7 Artículo 135.- No podrán registrase como marcas los signos que: Peon 1.1. Praceso 441-1P-2016 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Artículo 136 literal a).

No se interpretará el Artículo 135 literal b) toda vez que no se analizará lo relacionado a la falta de distintividad de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación de signos mixtos con parte denominativa compuesta.

La marca derivada. Conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 9 y

42. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos IPS e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para b) carezcan de distintividad.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y 5 1.2. 1.3, 1.4. 1.5. Proceso 441-1P-2016 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?0, Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto, 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, 10 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudictal de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-¡P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibídem. 1.6. 1.5.3. 1.5.4. Proceso 441-1P-2016 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!?. igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos??2: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto O servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto, “ 12 Ibidem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009, 7 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 441-1P-2016 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado IPS (mixto) y la marca registrada IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) se abordará en este acápite este tema. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico?3, La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado!1, La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor n 14 Proceso 12-1P-2014. Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002. 8 Proceso 441-1P-2016 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. *5 2.5.

De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1$ Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.6.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.6.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.6.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas E 15 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero Y de 1999. 16 RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. 17 Proceso 308-1P-2015, 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 441-1P-2016 imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 18 2.6.2. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, mo existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 2.6.3.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.4. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado??.

En este caso, entre los signos IPS (mixto) e IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixto) al momento de compararlos, se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.20 En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. 19 20 Ibidem.

Proceso 56-1P-2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 10 Proceso 441-1P-2016 2.10. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente abstractos:22 a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 2.12.Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre 21 22 Ibídem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016, 11 Proceso 441-1P-2016 signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.13.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos mixtos com parte denominativa compuesta 2.14, En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?*: 2.14.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 23 24 Sobre esto se puede consultar ta Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 12 3.1. 2.14.2. 2.14.3. 2.14.4, 2.14.5. 2.14.6.

Proceso 441-IP-2016 Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.14.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.14.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.14.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. La marca derivada Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas que contienen el término IPS, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal?5, 25 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-1P-2002, Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005;

Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-1P-2007. 13 >, 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 441-1P-2016 Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios, El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras caracteristicas de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo?”.

En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común?, Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente interpretación?.

Así mismo, es de tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca. 26 n 28 29 Proceso 12-1P-2014.

Proceso 156-1P-2015. Proceso 109-1P-2013. Proceso 327-IP-2015. 14 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, 4.5. Proceso 441-1P-2016 Conexión competitiva entre los productos y servicios de las Clases 9 y 42 Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir.

En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado IPS (mixto) para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca IPS INVENSYS PROCESS SYSTEMS (mixta) para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.30 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.31 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?2 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar tos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.

Véase, por 15 b) Proceso 441-IP-2016 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.35 ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. B;

Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13, Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. 16 Proceso 441-1P-2016 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6.

Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.9? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00061, la que deberá adoptarila al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en 37 Citado a su vez en: AAVV.

Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuello más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<httips://books.google.com.ec/books ?id=Id8l6BbW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionghl=esása=X3ved=0ahUKEwj¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Citv=onepage8.g=microeconomia%20efecto%20Osustitucionat=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciates recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 Proceso 441-1P-2016 el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el úitimo párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

E Ln — Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Rafael Vergara Quintero a ¡PA Hernál J¿lnare Tamtreno AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / > / Cecilia Luisa Ayltóñ Quinteros —— Gústay ial Ñ PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18