ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consuitante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 477-A1P-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) 2015-276744 Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FRISBY + FIGURA DE UN POLLO (mixta) FIGURA DE UN POLLO (gráfica) vs. EL BRASERO ROJO.COM (mixto) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1003-302 de 17 de agosto de 2016, recibido el 1 de septiembre de 2016 vía courier, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2015-276744; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1.

Proceso 477-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: FRISBY S.A. Demandado: JORGE LUIS MEJÍA CARPIO Hechos relevantes El 19 de septiembre de 2015, FRISBY S.A. presentó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial! en contra del señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO, por el uso sin autorización de la enseña comercial consistente en la figura de un pollo, la cual la ha usada por FRISBY S.A. desde el año 1977, así como por ser titular de las siguientes marcas: Marca Clase | Productos/servicios | Certificado FRISBY 43 Restaurantes y | 268962 + restaurantes de FIGURA comidas rápidas.

DE UN POLLO FRISBY o 43 Restaurantes y | 269980 + Da 7 restaurantes de FIGURA A go! comidas rápidas. DE UN Q POLLO ys y i 1 FRISBY 29 Pollo, carne de res y | 361403 + de cerdo, pescado, FIGURA cordero, mariscos, DE UN crustáceos, moluscos, POLLO aves, conejo y pato; extractos de carne; ES jamón, morcilla, ro salchichas, salchichones, chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de Proceso 477-1P-2016 frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maíz, trigo, girasol, soya, Oliva, maní, ajonjolí, coco, palma, nuez (mantequilla de maní, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

FIGURA DE UN POLLO 29 Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamón, morcilla, salchichas, salchichones, chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maíz, trigo, girasol, soya, Oliva, maní, ajonjolí, coco, palma, nuez (mantequilla de maní, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para haces sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, 220898 Proceso 477-1P-2016 pollo y carne; gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

FIGURA DE UN POLLO Pates de carne y pollo; crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelería, galletas, adornos comestibles para pasteles, confitería; almendras; almidón; anís; miel; jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; pizzas; sándwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sorbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche); chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; sémola; salsa kétchup; hielo; café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de maíz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales, 220899 FIGURA DE UN POLLO 42 Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas de las clases 29, 30, 31 y 32 para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto- servicio; cafeterias, tabernas, bares, tascas, fondas, posa- das, merenderos, cavas y 217017 Proceso 477-1P-2016 establecimientos similares.

FIGURA DE UN POLLO FIGURA DE UN POLLO 29 Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustaceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de car- ne; jamon, morcilla; salchichas; salchichones;chorizos, mor- tadeta, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y le- gumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en- saladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lac- teos y sus derivados (Kumis, yogurth, queso, nata, bebidas lacteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, Oliva, mani, ajonjoli, coco, palma, nuez); mantequilla de mani, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, polto y carne; gelatina, pure de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en- salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias. 220901 Pates de carne y pollo; crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelería, galletas, adornos comestibles para pasteles, confiteria; almendras; almidón; anís; miel; jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjas; pizzas; sándwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sorbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, 220900 Proceso 477-1P-2016 café con leche); chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; sémola; salsa kétchup; hielo; café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de maíz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales.

FRISBY 32 De la revisión de la | 180183 + página web de la SIC FIGURA aparecen productos DE UN de otra clase POLLO internacional. FRISBY 29 Pollo, carne de res y | 276975 + de cerdo, pescado, FIGURA cordero, mariscos, DE UN crustáceos, moluscos, POLLO aves, conejo y pato; extractos de came; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en- saladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maíz, trigo, girasol, soya, Oliva, maní, ajonjolí, coco, palma, nuez); mantequilla de maní, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, “a Proceso 477-IP-2016 empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, puré de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en- salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias.

FRISBY + FIGURA DE UN POLLO Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustáceos, Moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, en- saladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maíz, trigo, girasol, soya, Oliva, maní, ajonjolí, coco, patma, nuez); mantequilla de mani, margarina, Mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, puré de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en- salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias, 234783 FRISBY a FIGURA DE UN POLLO Pates de carne y pollo; crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelería, galletas, adornos comestibles para pasteles, confiteria; almendras; almidón; anís; miel; jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar,; pizzas; 241167 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 477-1P-2016 helados comestibles; pudines, flanes; sorbetes; bebidas | preparadas con leche | sándwiches; helados y (cacao con leche, | chocolate con leche, | café con leche); chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; sémola; salsa kétchup; hielo; café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de maiz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones el PU _ | hechas de cereales.

Por Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda por parte de FRISBY S.A. Es titular de las marcas enunciadas en el punto 2.1. de los hechos.

Usa desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida la enseña comercial que incluye la figura de un pollo. Uso de la figura del pollo como la mascota de los diversos restaurantes. El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO se dedica a la venta de pollo, pescado y carne a la parrilla, bajo la denominación EL BRASERO ROJO.COM, utilizando dentro de la gráfica la figura de un pollo que coincide con la figura de pollo utilizada por FRISBY S.A. desde hace varios años. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 477-1P-2016 El demandado se dedica a la misma actividad que FRISBY S.A., es decir, a la venta de productos alimenticios a través de un establecimiento comercial, utilizando la FIGURA DEL POLLO de POLLO FRISBY. Pese a que se le remitió una comunicación solicitándole el cese del uso de la figura de POLLO FRISBY, no dio respuesta a la misma, y pese a los intentos de conciliación fue imposible que compareciera.

El demandado no podía hacer uso de la enseña comercial y de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. sin su autorización. Las marcas de FRISBY S.A. son notoriamente conocidas por ser líder en el mercado de restaurantes especializados en la venta de pollos. El consumidor medio al observar el establecimiento comercial utilizado por el señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO considera que está ante un establecimiento de FRISBY S.A. 3.10.

El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO ha incurrido en la conducta del Artículo 155 literal a) de la Decisión 486 al aplicar un signo idéntico al de FRISBY S.A. para los mismos servicios. 3.11.De igual manera incurre en la figura del Articulo 155 literal d) de la 4. Decisión 486 al tratarse de un signo notorio el que ha sido infringido. Argumentos de la Contestación En el Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC manifestó que la parte demandada no presentó contestación a la demanda.

Proceso 477-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Procede la interpretación solicitada para poder dar respuesta a las inquietudes que formula. De oficio se interpretarán los artículos 154, 155 literales a) y e), por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca notoria y los artículos 136 literal b),190 y 200 de la misma Decisión? antes citada, para analizar lo referente a la enseña comercial.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especle, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se fímite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparaliva, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, slempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, tos siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntica o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de fa marca o de su titular;

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (--) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

“Artículo _190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 10 > NOonA ON S 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 477-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca.

La acción de infracción de derechos. Acción por infracción de una marca notoria. El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos figurativos y mixtos. Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.

Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis, se interpone una acción por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas en Colombia, por lo que se analizará esta figura legal. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:* Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”, (-.) “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 11 <S 1.4, 2.2. 2.3.

Proceso 477-1P-2016 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendí): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registten una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Acción por infracción de una marca notoria. En el caso en análisis la actora afirma que sus marcas FIGURA DE UN POLLO (mixtas) son notoriamente conocidas y el señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan las contenidas en los literales a) y f): 2.2.1.

Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 2.2.2. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos o servicios para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 12 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Proceso 477-IP-2016 Basta que se incorpore la marca en el producto o se lo anuncie en el servicio para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. En consideración a la alegación de que el signo FIGURA DE UN POLLO es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Artículo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor ¡) al adquirir determinado producto o servicio creyendo que está adquiriendo otro; li) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, ¡li) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia", En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada”.

Civitas, Madrid España, 1995, p. 283. 13 2.9. Proceso 477-1P-2016 Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”S, 2.10. El literal e) del Artículo 155 hace expresa relación al uso en el comercio 2.11. del uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cualquier producto o servicio, cuando este uso cause a su titular un daño económico o comercial injusto, dándose como consecuencia la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y su aprovechamiento injusto del prestigio.

La legislación comunitaria otorga al titular del registro de la marca la facultad para “impedir determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 2.12.La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 2.13.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente Interpretación Prejudicial.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires Argentina, p. 247. 14 3. Proceso 477-1P-2016 El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba 3.1. Argumenta la actora que ha utilizado la enseña comercial FRISBY desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida con la figura del pollo, por lo que se analizará este tema. 3.2.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título Xi, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 3.3. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.? 3.4.

El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil8. 3.5. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?? 3.6. La respuesta es no, pues, el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil!0. 3.7.

El Tribunal advierte que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal 10 PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera.

Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento” Proceso 5-1P-2012. Ibidem. Ibídem. 15 3.8. 3.9. Proceso 477-1P-2016 motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y Xl, para tratar las figuras de manera independiente!!.

El legislador comunitario incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado Artículo 19012, No obstante, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio Artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial?3, 3.10.Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del 3.11. 4.2. nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:1* 3.10.1 Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 3.10.2 Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(Artículo 136, literal b, de la Decisión 486). En el caso en análisis, se deberá determinar si en efecto la enseña comercial de la sociedad FRISBY S.A. cumple con lo antes expuesto. Comparación entre signos mixtos. Tal como lo afirma la actora, si bien el demandado utiliza el signo EL BRASERO ROJO.COM (mixto) cuya parte denominativa no tiene semejanza alguna con las marcas FIGURA DE UN POLLO (mixta) y FRISBY + FIGURA DE UN POLLO (mixta), la gráfica del pollo de ambos signos es la que aparentemente crea confusión, por lo que se analizará este tema.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras Proceso 19-1P-2013, Proceso 162-1P-2012. Proceso 18-1P-2014. Ibídem. 16 4.3. 4.4.

Proceso 477-1P-2016 características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?5; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 16 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológico suele prevalecer.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?”. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 17 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- (P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 17 4.5. 4.6. Proceso 477-1P-2016 4.4.1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.4.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.4.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicia!, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del presunto signo infractor EL BRASERO ROJO es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?8: 4.6.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4.6.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.6.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 18 4.7. 5.1. 5.2.

Proceso 477-1P-2016 4.6.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.6.5.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 4.6.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 4.6.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 4.6.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 4.6.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Comparación entre signos figurativos y mixtos En consideración a que uno de los signos registrados es figurativo (FIGURA DE UN POLLO) y el presunto signo infractor (EL BRASERO ROJO) es mixto, se analizará esta figura. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber!?: 19 Proceso 158-IP-2012, 19 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Proceso 477-1P-2016 5.2.1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. 5.2.2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 5.2.3.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?. Las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado?!. No obstante, lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación22.

El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa?3, 20 21 22 23 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 164-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

Ibidem. Ibidem. Proceso 023-IP-2004. 20 y 5.7. 5.8. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 477-1P-2016 Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, por lo que se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas?, En este orden de ideas se debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos FIGURA DE UN POLLO y EL BRASERO ROJO, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Usos que no requieren de la autorización del titular de una marca En atención a que la Autoridad consultante solicitó especificamente que este Tribunal precise los elementos de la excepción contenida en el párrafo primero del Artículo 157, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal?5, Ello en virtud de que el derecho de exclusiva inherente a la marca puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrian, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades.

En consecuencia, con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones?, El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite el uso en el mercado de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios ofrecidos, que bien pueden ser expresiones, palabras, 24 25 26 Proceso 158-1P-2012, En ese sentido, Proceso 10-1P-94, publicado en la G.O.A.C N* 177 de 20 de abril de 1994; citado en el Proceso 2-A1-96, publicado en la G.O.A.C. N* 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C N? 291 de 3 de setiembre de 1997.

Cf. Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de ta Marca”. En: Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649; citado en la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 89-1P-2011 de 20 de junio de 2012, asunto: “Infracción a los derechos de propiedad intelectual”, pp. 10-11. 21 6.4.

Proceso 477-1P-2016 dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, y también pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor?”. En consecuencia, el citado artículo permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en dicho artículo.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros?8, a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico??. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico?, c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante?!. 27 28 29 34 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 17-1P-2013 de 10 de abril de 2013, marca: "ALIZZ CERAMIC [ON (mixta), p. 16.

Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 89-1IP-2011 de 20 de junio de 2012, ya citado, p. 11; y aquella expedida dentro del Proceso 101-1P-2013 de 22 de mayo de 2013, asunto: “infracción de derechos de propiedad intelectual”, pp. 8-9. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). “Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial".

Documento OMPI/PYSEM/B0G/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibídem. OMPI. “Seminario de la OMPI para los Paises Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial”. Op. Cif. 22 Py AS 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. Proceso 477-1P-2016 En primer lugar, cabe destacar que el Artículo 157 de la Decisión 486, al indicar que el uso de “cualquier otra indicación cierta” relativa a “otras caracteristicas” de los productos o servicios ofrecidos constituyen, bajo las condiciones mencionadas precedentemente, una excepción al derecho al uso exclusivo de la marca, estableciendo un numerus apertus de posibles indicaciones relativas a características del respectivo producto o servicio.

En otras palabras, cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157. A este respecto, este Tribunal ha señalado que el artículo comentado no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a *propósitos de identificación o de información”, debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen “cualquier indicación cierta”, siempre que tal Uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a titulo de marca?, En segundo lugar, resulta necesario desarrollar las condiciones del uso requerido para la configuración de la presente excepción o limitación al derecho al uso exclusivo sobre una marca.

En tal sentido, el Artículo 157 de la Decisión 486 establece las siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada: a) Que se haga de buena fe. b) Que no constituya uso a título de marca. c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de forma concurrente, es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio de la indicación comentada cumpla con las condiciones previamente explicadas. 6.10. Respecto del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca registrada por un tercero, no requiere la autorización del titular de la marca siempre y cuando se la utilice para las siguientes finalidades: 6.10.1.

Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; 32 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 69-1P-2000, asunto: “acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capita! público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N* 690, de 23 de julio de 2001, pp. 7-8. 23 Proceso 477-1P-2016 6.10.2.

Ofrecer en venta; 6.10.3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 6.10.4. Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. 6.11.En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica"33 6.12.

Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (ili) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos, temas que ya se analizaron en la presente Interpretación Prejudicial. 6.13.La noción de “buena fe”, como el primer de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.

Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones",% 6.14. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?5, es decir, debe Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA", publicado en la G.O.A.C. N* 2039, del 09 de abril de 2012.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137- 1P-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.0.A.C. N* 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-1P-2007 ya referido.

Proceso 69-1P-2000. 24 a Proceso 477-1P-2016 ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. 6.15.El segundo requisito, que no constituya uso a título de marca, es decir, que quien la utilice, identifique plenamente que el titular es un tercero y que el consumidor no considere que el servicio o producto proviene de quien lo está anunciando. 6.16.El tercer requisito, que el uso de la_marca ajena se limite_al propósito de información al público engloba varios elementos y/o características.

El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son**: ¡) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; ii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. 6.17.Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del Artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. 6.18.La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.

Los anuncios — cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. 6.19.El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios?”.

Proceso 40-1P-2014. Proceso 137-1P-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1831 del 07 de mayo de 2010. 25 Proceso 477-1P-2016 6.20.Sobre el tema es importante tener en consideración que existen 6.21. algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad.

El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad?8, Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia, de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen.

Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y, por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado.

En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc?, 6.22.Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores%, 6.23.

Finalmente, el cuarto requisito de licitud del Artículo 157 respecto del uso de una marca ajena es que no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 6.24. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de 39 40 Ibídem. Ibídem. Proceso 101-1P-2013. 26 Proceso 477-1P-2016 la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos*!, 6.25.

Si se cumplen los tres requisitos arriba mencionados de manera concurrente, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 6.26. Corresponde por tanto a la autoridad nacional, verificar si en el caso concreto el uso de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del Artículo 157 de la Decisión 486.

A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectúo. 7. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante La autoridad solicita el pronunciamiento de lo siguiente: 1. Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 En el punto 6 del apartado D de esta Interpretación Prejudicial se analiza a profundidad el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486. 2.

Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos Como ya se enunció, los elementos constitutivos de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 son los siguientes: a) Que se use el signo ajeno de buena fe; b) Que el uso no sea a título de marca; c) Que el uso se limite al propósito informativo al público; y, d) Que el uso del signo no induzca a confusión al público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

En efecto, para que opere la excepción, deben concurrir los cuatro elementos de manera conjunta. 5 Proceso 101-1P-2013 ya citado. 27 Proceso 477-1P-2016 Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios- uso a título de marca- si no que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo, estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar un origen empresarial, ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? Para lograr coherencia del sistema de protección de propiedad industrial regulado por la Decisión 486, debe extenderse la mencionada condición a todos los signos distintivos.

Esto quiere decir que para considerar que el uso de una marca encaje dentro de las previsiones del Artículo 157 no debe ser usada a título de signo distintivo, esto es, nombre comercial, enseña comercial, lema comercial, entre otros*, Además, el uso se debe presentarse con el ánimo de identificación o información, tal como pasará a explicarse.

Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cieria sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. Que no induzca al público consumidor a error.

Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular a impedir su uso por terceros.

Respecto a las denominaciones genéricas este Tribunal ha determinado gue son aquellas que identifican el género del objeto que identifican. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate, a 43 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 415-IP-2015 de 23 de junio de 2016.

Proceso 164-1P-2012. 28 Proceso 477-1P-2016 La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo%, Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza*5, La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Es preciso referirse además al signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. Si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro 44 45 Ibídem.

Proceso 110-1P-2015. 29 Proceso 477-1P-2016 Un signo es débil mientras más cercano es al producto o servicio. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2015-276744, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa Ayllón | Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD HugdfRamiro Gómez ¡Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

( > L $ A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 30