TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 482-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05835-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signos involucrados: MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo (mixto) y MITSUBISHI, GX, GIGA, TORQUE (denominativos y mixtos).
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5835-2015-0/5ta. SECA-CSJLI-PJ, del 12 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de septiembre de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 litera! a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05835- 2015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.2. 2.3.
Proceso 482-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: MITSUBOSHI BELTING LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI) Hechos relevantes. El 18 de abril de 2013, MITSUBOSHI BELTING LTD. (JAPÓN) (en adelante MITSUBOSMH)), solicitó ante el INDECOPI el registro multiclase del signo MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo! para proteger productos comprendidos en las Clases 7 y 122 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
AMITSUBOSH 64927 90/que GX Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones por parte de terceros.? El 14 de enero de 2014, mediante Resolución 000921-2014/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, negó de oficio el registro multiclase del signo mixto MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX y logotipo, por la existencia de las siguientes marcas previamente registradas: MARCA Cal.
CERTIFICADO! TITULAR TRAMITE | | MITSUBISHI 07 53428 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Expediente No. 530305-2013/DSD. Clase 7.- Correas de transmisión de energía para máquinas industriales, correas de transmisión de energía para máquinas agrícolas. Clase 12.- Correas de transmisión de energía para automóviles. Revisado el expediente, no se ha podido verificar la fecha de publicación. Proceso 482-1P-2016 07 37720 MITSUBISHI SHOJI ) KAISHA, LTD.
TAN MITSUBISHE GX 07 103804 HONDA MOTOR CO. LTD. 07 128696 HONDA MOTOR CO. LTD. MITSUBISHI 12 98646 MITSUBISHI CORPORATION. MITSUBISHI 12 87393 MITSUBISHI / CORPORATION, MITSUBISHI GIGA 12 164773 ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA TORKE 12 96278 HIPERMERCADO TOTTUS S.A. ITORKE 12 505703-2012 | VOLVO TRUCK CORPORATION TVS VICTOR GX 12 187518 SUNDARAM-CLAYTON TyS LIMITED. VÁ 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
El 7 de febrero de 2014, MITSUBOSHI, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 000921-2014/DSD-INDECOP!. El 20 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0735-2015/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 000921-2014/DSD-INDECOPI.y, en consecuencia, negar el registro multiclase del signo mxito MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX.
El 16 de junio de 2015, MITSUBOSHI BELTING LTD., presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 0735- 2015/TPI-INDECOPI. El 21 de julio de 2015, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. 2.9. Proceso 482-P-2016 El 29 de marzo de 2016, el Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, resolvió declarar infundada la demanda contenciosa administrativa.
El 4 de mayo de 2016, MITSUBOSHI, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Nueve. 2.10.El 16 de agosto de 2016, mediante Auto signado con Resolución Número. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. Trece, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de Articulo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa MITSUBOSH!I en su demanda manifestó que: Es importante señalar que una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, ningún tercero formuló oposición a la solicitud de registro, esto significa que para las empresas que compiten en el mercado de los productos a distinguirse con el signo solicitado, es suficientemente distintiva y su concesión no causaría un perjuicio.
El 12 de mayo de 2014, presentó un “Acuerdo de coexistencia de Marcas” firmado con el titular de la marca TVS VICTOR GX (certificado 187518). El 18 de junio de 2014, presentó un “Acuerdo de coexistencia de Marcas” firmado con el titular de las marcas GX (certificados 103864/128696). El 4 y 30 de septiembre de 2014, MITSUBOSHI presentó dos cartas por medio de las cuales, los titulares de las marcas MITSUBISHI y TORQUE (certificados 53428, 37720, 98646, 87393 y 505703), consentian el registro del signo solicitado.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: En el presente caso, los signos confrontados son confundibles, toda vez que comparten denominaciones sustancialmente similares, MITSOBUSHIMITSUBISHI para distinguir productos vinculados, lo que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o una nueva línea de los productos que distingue dicho signo, lo que provocaría un riesgo de confusión indirecta. 4 4) 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 482-1P-2016 En el presente caso, deben ser tomadas en cuenta las semejanzas por sobre las diferencias. Desde el punto del consumidor, el mismo no podrá comparar los dos signos en forma simultánea, sino que el que tenga al frente en un momento determinado lo va a confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del anteriormente percibido.
Los signos en controversia, comparten una denominación casi idéntica, el hecho de que el signo solicitado presente ligeras diferencias no implica que éste pueda ser registrado como marca. La Autoridad administrativa, está obligada a realizar el examen de registrabilidad, aun cuando no se hayan presentado oposiciones. Las cartas de consentimiento presentadas por la demandante, constituyen documentos suscritos de forma unilateral, que no cumplen con la normativa vigente.
En el supuesto caso de que la demandante hubiere presentado acuerdos de coexistencia, la existencia de los mismos, no determina que se elimine automáticamente el riesgo de confusión, toda vez que la Autoridad administrativa, deberá analizar en cada caso concreto si el contenido de los acuerdos entre las partes elimina el riesgo de confusión en el consumidor, a efectos de determinar si es posible o no conceder a registro el signo solicitado.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que; En el presente caso, si bien el público consumidor podría percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que los signos en controversia presentan, principalmente, entre los signos MITUSUBISHI/MITSUBOSHI, al proteger productos vinculados dentro de la misma clase internacional, provocará un riesgo de confusión en el público consumidor.
La falta de oposiciones, no determina una registrabilidad automática, puesto que la autoridad debe realizar obligatoriamente el examen de registrabilidad, pudiendo denegar de oficio la solicitud, si considera que es confundible con una marca previamente registrada, o un signo anteriormente solicitado. Los productos que protegen los signos en controversia, dentro de las Clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, son vinculados, 5 Proceso 482-1P-2016 respecto a los vehículos de locomoción y maquinaria industrial, fabricación de piezas y repuestos para automóviles, ya que se comercializan en los mismos locales, y están dirigidos al mismo tipo de consumidor, configurándose una de las condiciones para que se genere riesgo de confusión. 5,4.
Respecto a los acuerdos de coexistencia suscritos entre las partes, al haberse determinado que los mismos resultan irrelevantes en el presente caso, el Juzgado considera que carece de objeto pronunciarse sobre los mismos. Argumentos del Recurso de Apelación Se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos en la instancia anterior, haciendo énfasis en la inconfundibilidad de los signos en conflicto y los registros del signo solicitado en el extranjero.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a). Procede la interpretación solicitada!. De oficio se interpretará el Artículo 1595, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a acuerdos de coexistencia. Adicionalmente, se solicita el pronunciamiento de! Tribunal respecto: 4 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(7 “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de tas mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor, Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
Du O 1.1. 1.2. Proceso 482-1P-2016 - Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos mixtos, que distinguen productos vinculados en algunos casos y en otros algunos de los mismos productos. - Si la suscripción de acuerdos privados constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria. - Si el registro de la marca en otros países, obliga a la autoridad administrativa a registrarlos en el país. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento. Autonomía de las oficinas nacionales competentes.
Preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX (mixto) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), y las detalladas en el punto 2.3. son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 7 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 482-1P-2016 consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. «<S Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- 1P-2009. Estes reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 1.7. 1.8. 1.9. 2.1.
Proceso 482-1P-2016 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo a lo antes desarrollado. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo MITSUBOSHI GIGA TORUE GX (mixto) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), y las detalladas en el punto 2.3, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales 9 2.2. 2.3.
Proceso 482-1P-2016 están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o conceptof, Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias linguísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en:? a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas10: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.1.1 Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.
Ibídem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;
Terr. en Enterráis. 10 2.4. Proceso 482-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.3.1.2 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3.1.3 Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.3.1.4 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 13 2.3.2, Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?1: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. => Proceso 308-1P-2015, Ibídem. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 1 2.5. 2.6.
Proceso 482-1P-2016 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo15 entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, 12 2.7. 3.1. 3.2.
Proceso 482-1P-2016 2.6.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.6.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.6.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2.2. Se debe tener en cuenta la sitaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MITSUBOCHI GIGA TORQUE GX y logotipo y MITSUBISHI.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre MITSUBOSHI GIGA TORUE GX (mixto) y la marca MITSUBISHI (denominativa), se abordará en este acápite este tema. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 13 <> Proceso 482-1P-2016 de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”15, 3.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”??. 3.4.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.5.
Sobre la base de estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.
Acuerdos de coexistencia y/o cartas de consentimiento 4.1. El solicitante, argumentó la existencia de acuerdos de coexistencia, con los titulares de las marcas previamente registradas. 4.2. Enlo referente a los acuerdos de coexistencia pacífica, el segundo párrafo del Articulo 159 establece que; “( ) En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate ( )” 16 Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). y Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo 5.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 14 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Proceso 482-1P-2016 Si bien existe un acuerdo suscrito en el presente caso, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes.
Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 18 El Tribunal ha precisado, además que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 12 En el marco de la norma referida, se entiende que “los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 20 De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96- IP-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 21 4.7.1.
Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancias o productos. 4.7.2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 4.7.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. 18 19 Proceso 57-1P-2002. Proceso 104-1P-2003.
Proceso 104-1P-2002. Proceso 62-1P-2014. 15 Proceso 482-1P-2016 En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos MITSUBOSHI GIGA TORQUE GX (denominativo) y las marcas MITSUBISHI (denominativa y mixta), GX, GIGA, y TORKE el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacífica entre las partes. 5.
Autonomía de las oficinas nacionales competentes Toda vez que en el presente caso se ha argumentado la existencia de registros marcarios del signo solicitado en el exterior, es necesario abordar el siguiente tema. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribuna! dentro del Proceso 110-JP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. 22 Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.”23 Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado, 22 23 “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.
Proceso 71-1P-2007, Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 16 A) 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 482-1P-2016 Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.”24 Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.”25 La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.”26 Preguntas de la consultante - Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre signos mixtos, que distinguen productos vinculados en algunos casos y en otros algunos de los mismos productos.
Como se indica en los acápites 1, 2, 3 y 4, no es necesario que exista o se evidencie un riesgo de confusión, la sola posibilidad de que el público consumidor pueda verse confundido, vuelve irregistrable un signo, más aún si existe conexión entre los productos y/o servicios que pretenda identificar. - Sila suscripción de acuerdos privados constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria.
No, la autoridad competente, puede negar dichos acuerdos privados, si considera que, pese a la suscripción o acuerdo de los titulares de los 24 25 26 Ibidem. ibídem. Ibídem. 17 Proceso 482-1P-2016 signos, el riesgo de confusión en el público consumidor persiste y éste puede verse afectado. - Siel registro de la marca en otros países, obliga a la autoridad administrativa a registrarios en el país. No, las oficinas nacionales, en aplicación del Principio de Autonomía, con observancia y aplicación del Principio de Territorialidad, puede negar un registro de un signo, que se encuentre registrado en el exterior.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 05835-2015-0-1801-JR-CA-23 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de) Tribunal. ) / Y) e CAA e yllóor Quinteros De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón linteros PRESIDENTA 18 Proceso 482-1P-2016 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de ta presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19