(AÑ (Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 507AP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 1. de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consuitante: 17811-2013-11041 Referencia: Signos involucrados: BOKYBOM (denominativo) y BOMKY (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 7790-S-TDCA-No.1-3.C.H.T., de 23 de septiembre de 2016 recibido físicamente el 3 de octubre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-11041; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 507-IP-2016 Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante, IEP)) PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Tercero interesado: GELATI CIA. LTDA. Hechos relevantes El 5 de noviembre de 1998, GELATI CIA. LTDA., solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEP1 (en adelante, IEPI), el registro del signo BOKYBOM (denominativo)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 302? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 406, correspondiente al mes de noviembre de 1998, INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A., (en adelante, INDUSTRIA DE ALIMENTOS), presentó observación en contra de la solicitud de registro, con fundamento en la marca registrada BOMKY denominativa? en la Clase 30% de la Clasificación Internacional de Niza.
El 17 de febrero de 2000, mediante Resolución 975731 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEPI, resolvió rechazar la observación presentada por INDUSTRIA DE ALIMENTOS, y aceptar el registro como marca de la denominación BOKYBOM. El 24 de febrero de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 975731.
Mediante Resolución 976848 de 30 de marzo de 2000, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEP1, resolvió negar el Recurso de Reposición interpuesto, y confirmar la Resolución 975731. Expediente administrativo 91968-98. Clase 30.- Helados de crema, helados de agua, helados de yogur. Título de registro 802-93. Revisado el expediente no se puedo determinar que productos dentro de la Clase 30. $) SS 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 507-1P-2016 El 27 de abril de 2000, INDUSTRIA DE ALIMENTOS presentó recurso contencioso administrativo en contra de la Resoluciones 97/6848 y 976848, emitidas por el IEPI. El 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumentos de la demanda planteada por INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. Notoriedad de la marca BOMKY, la cual se encuentra registrada no solo en el Ecuador, sino en varios países. El signo BOKYBOM carece de toda perceptibilidad, distinción y no es susceptible de representación gráfica, respecto de la existencia previa de la marca BOMKY.
El signo BOKYBOM cuyo registro se pretende es extremadamente similar a la marca notoria BOMKY, por lo cual la coexistencia de los signos en controversia induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor. Los signos en conflicto están destinados a proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que hace que el riesgo de confusión sea mayor.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del lEPI Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda presentada. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Director de Propiedad Industrial del IEPI Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Legitimidad del acto administrativo impugnado, por haber sido emitido por autoridad competente y con observancia de las formalidades previstas en la Ley de la materia. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 507-1P-2016 Argumentos de la contestación a la demanda por parte de GELATI CIA. LTDA. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.
Niega que los signos en conflicto tengan similitudes o características al grado que puedan inducir a confusión en el público consumidor. Tomando en cuenta los principios doctrinales y jurisprudenciales, así como el sano criterio que se deriva de una correcta comparación entre los signos en conflicto, encontramos que no se confunden, por tener cada uno de ellos, elementos gramaticales suficientemente distintivos.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Procuraduría General del Estado El Doctor Carlos Jiménez Salazar, en su calidad de Director de Patrocinio de la Procuraduria General del Estado, compareció dentro del proceso, limitándose a señalar casillero judicial, para futuras notificaciones. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación Prejudicial del Artículo 83 literal a)? de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Procede la interpretación solicitada al tratarse de un tema relacionado con irregistrabilidad de signos por posibilidad de riesgo de confusión. De oficio se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84$ de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que en “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
“Artículo 83, Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por ta marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; 4 1.1. 1.2.
Proceso 507-1P-2016 el presente caso se argumenta la calidad de notorio del signo base de oposición. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. La marca notoriamente conocida y su prueba.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por error o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo BOKYBOM (denominativo), solicitado por GELATI CIA. LTDA,, y la marca BOMKY (denominativa), registrada a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 1.3, 1.4, 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 507-1P-2016 regístro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que cause error respecto de una marca anteriormente solicitada para registro o registrada previamente por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que induzca a error al consumidor.
Hecha la acotación anterior, en relación al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. Es decir, no puede ser objeto de registro marcario un signo que si bien es capaz de distinguir los bienes a los cuales se aplica, presenta identidad o similitud con otro anteriormente registrado o solicitado para su registro de manera tal que pueda inducir al público consumidor a error.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de error en el público consumidor. El error se podría presentar por confusión (directa e indirecta) la confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? Teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 ¿ 1.8. 1.9. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4.
Proceso 507-1P-2016 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria*?, Asimismo, se Ibídem.
Véase, por ejempto, la Interpretación Prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 7 Proceso 507-IP-2016 entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*!.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz??. 1.10. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca 1.11. registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!3, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir!*.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?5, 14 5 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékoyártó és Kereskedelmi KFT ef Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TICE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informada debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 316-1P-2015, ya citado. Proceso 507-1P-2016 1.12. De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, 2.1. 2.2. 2.3. al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo BOKYBOM (denominativo), solicitado, con la marca registada BOMKY (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto*6, Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias linguísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en:*? a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la Corte Consultante debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas8: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-20085; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. 9 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
Proceso 507-1P-2016 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.?? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición, 20 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.3.2.1.Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.3.2.2.Por lo general en el lexema está ubicada ta sílaba tónica. 2.3.2.3.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 21 Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. RAE: unidad minima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. Proceso 308-1P-2015. Ibídem. 10 3.1. Proceso 507-1P-2016 2.3.5.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. La marca notoriamente conocida y su prueba En el presente caso, INDUSTRIA DE ALIMENTOS alegó el carácter notorio de su marca BOMKY (denominativa). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba. 3.2.
A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(.)” 3.3. La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado. 11 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 507-IP-2016 En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios?2, La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo Artículo de la Decisión 344)23, El literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado.
Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia?*. En el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca*, Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. 2 23 24 25 Proceso 107-IP-2012.
Proceso 265-1P-2014, Proceso 23-1P-96. Proceso 16-IP-2001. 12 Proceso 507-1P-2016 3.10.La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e 3.11. inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad?”. 3.12.Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.
Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".
En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado 3.13.La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan especifica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos?”. 3.14.Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. 26 27 ZUCCHERINO Daniel, “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”.
Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131. Proceso 68-1P-2012, 13 Proceso 507-1P-2016 Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.28 3.14.1. El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 3.14.2.
El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.14.3. El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.14.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.15. Aunque el literal e) del Artículo 83 de ta Decisión 344 sólo se refiera al 3.16. término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del Artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos 28 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, "La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, 1l semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 14 r ¿ Proceso 507-1P-2016 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.17.
En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general. 3.18.
Por otro lado, el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. 3.19.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. 3.20.De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca 3.21. notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado.
Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del Artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva. 3.22.
A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como 15 Proceso 507-IP-2016 objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada?2. 3.23.En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca BOMKY (denominativa) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo BOKYBOM (denominativo), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-11044, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto qe Tribunal.. ( s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 22 Proceso 145-1P-2006. 16 Proceso 507-IP-2016 Ñ A |) Cecilia Luisa meros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17