¿5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 509-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00326 Referencia: Signos involucrados: VZ (mixto) y VZ + GRÁFICA, VZ y VELEZ (mixtos) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4442 de 30 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00326; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: GSM (TRADEMARKS) PTY LTD. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 509-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: CUEROS VÉLEZ S.A.S. (ANTES CUEROS VELEZ S.A.) Hechos relevantes El 15 de julio de 2009, GSM (TRADEMARKS) PTY LTD (en adelante, GSM) solicitó el registro del signo VZ (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 18?, del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 19 de febrero de 2010 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industria! 613. El 9 de abril de 2010, CUEROS VÉLEZ S.A.S. (ANTES CUEROS VÉLEZ S.A., en adelante, CUEROS VÉLEZ) presentó oposición argumentando ser solicitante y titular de los siguientes signos: 1 Expediente interno 09-73648. Productos de cuero, pieles de animales e imitaciones de los anteriores materiales; bolsos incluyendo bolsos de material textil, artículos de viaje comprendidos en esta clase, bolsos de viaje, baúles, equipaje y artículos de equipaje, bolsas de viaje, bolsas de paja, bolsos, mochilas, morrales, maletines escolares, cartapacios, carteras, canguros, bolsos de mano, billeteras, monederos; maletas incluyendo maletas de viaje, maletas de fin de semana, maletines, portadocumentos, estuches para tarjetas de crédito, tarjeteros, estuches para cosméticos, productos de tocador y neceseres, bolsas para joyería en esta clase, estuches para llaves, portallaves, leontinas para llaves y llaveros en esta clase; paraguas. 2 Proceso 509-1P-2016 Marca Gráfica Clase | Productos Sol/Certificado vZ + 25 Vestidos, 09-025.120 GRÁFICA calzado y | solicitada el sombrereria. 11/03/2009 VZ 25 Vestidos, 388300 calzado y sombrerería. VELEZ 18 Cuero e | 343419 imitaciones de t cuero, productos 4 de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería. VÉLEZ 24 Todos los | 172179 productos de la g Y clase VELEZ 25 Todos los | 172180 productos de la g Clase 25 VÉLEZ ' 35 Publicidad y | 173672 | negocios 7) lor, comprendiendo 1192 ! la ayuda en la Ny explotación de una empresa comercial, los de la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, asi como los servicios de establecimientos 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 509-1P-2016 de publicidad que se encargan esencialmente, de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con mercancías O servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El 13 de julio de 2010, mediante Resolución 35673, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo VZ (mixto).
CUEROS VÉLEZ, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación? en contra de la Resolución 35673. El 31 de agosto de 2010, mediante Resolución 46662 la Directora de Signos Distintivos (e) de la SIC al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 35673. El 30 de abril de 2012, mediante Resolución 26912 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, decidió revocar la Resolución 35673 y por tanto aceptar la oposición y denegar la solicitud del signo VZ (mixto).
El 25 de septiembre de 2012, GSM presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 26912. El 3 de febrero de 2014, la SIC, presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por GSM. 2.10.El 25 de julio de 2014, CUEROS VÉLEZ, presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por GSM. 2.11.El 30 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, 3 De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de los recursos.
¡> 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. Proceso 509-1P-2016 suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho planteada por GSM Los signos en conflicto no son confundibles, toda vez que no es posible apropiarse de la combinación de dos letras individualmente consideradas, lo que se concede es la protección sobre el particular diseño que le imprime el conjunto marcario.
Cada uno de los signos confrontados, poseen suficientes elementos distintivos que los hacen capaces de coexistir de manera pacífica en el mercado, sin que generen confusión. Existen varias resoluciones en las cuales la SIC ha manifestado que las marcas de propiedad de CUEROS VÉLEZ podían coexistir con las marcas de GSM. El signo solicitado no está incurso en la prohibición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de la SIC La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. La marca opositora VÉLEZ, forma parte de una familia de marcas, al apreciarse un rasgo común ya que incorpora la combinación de las letras “Y” y “Z” las cuales son exclusivas, toda vez que en la mente del consumidor ha quedado grabada que dicha marca identifica un conjunto de productos con finalidades similares y que comparten un mismo origen empresarial.
Si bien las letras en sí mismas no son susceptibles de ser apropiadas por una sola persona, sí pueden registrarse siempre que presenten un diseño determinado y especial que les otorgue distintividad, protegiéndose el diseño y no la letra como tal. Es perfectamente registrable un conjunto o combinación de letras que logren ser distintivas, sin que ello implique el titular de dicha marca tenga el monopolio sobre ellas individualmente consideradas.
Los signos en conflicio amparan los mismos productos y productos relacionados, por lo que crearía confusión en el mercado. 4.6. oa» Proceso 509-1P-2016 El signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la contestación por parte de CUEROS VÉLEZ Enuncia que no se puede afirmar per se la nulidad de la resolución que se impugna en el peregrino argumento de que se expidió en contradicción de decisiones adoptadas anteriormente por la SIC.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486*, para analizar los signos conformados por letras. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. La familia de marcas. Marcas conformadas por letras. Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 18 y 24, 25 y 35.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J” “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceplibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.: (.-) d) las letras y los números;
(..J” SS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 509-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo VZ (mixto) es confundible con las marcas VZ + GRÁFICA, VZ y VELEZ (mixtas) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudictal de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015. 1.5. 1.6. Proceso 509-1P-2016 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económical, Por to tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4, Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*0: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor Ibidem. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples. providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-/P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 Proceso 509-1P-2016 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.1! b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad ES Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 509-1P-2016 nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.??2 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo VZ solicitado como las marcas opositoras VZ + GRAFICA, VZ y VÉLEZ registrada a favor de CUEROS VÉLEZ, son mixtas. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión!3; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 1* 173 13 14 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 10 Proceso 509-1P-2016 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos?5, 2.4. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 2.4.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.
Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2,4,4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.5. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.*$ Como ejemplo tenemos el lexema deport en: 15 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- I1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. pe RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que — 11 q 2.5. 3.1. 3.2.
Proceso 509-1P-2016 deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. *? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.6. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.7.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.4.8. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 18 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
La familia de marcas Afirma la SIC que CUEROS VÉLEZ es titular de la familia de marcas en las cuales se distinguen las letras “V” y “Z” por lo que se analizará esta figura. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial*9, poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;
Terr. en Enterráís, Proceso 308-IP-2015. Ibidem. Proceso 80-[P-2006. 12 > Y 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. Proceso 509-1P-2016 En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión?, El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común?!, En relación con lo anterior, se deberá determinar si CUEROS VÉLEZ posee una familia de marcas respecto de las letras “V” y “Z” o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
Marcas conformadas por letras En el presente caso, GSM solicitó el registro de una marca mixta constituida por dos (2) letras la “V” y la *“Z”, en tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales 20 21 Proceso 97-1P-2002.
Proceso 06-1P-2010. 13 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 509-1P-2016 o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras?2, Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, MEA para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, ¡7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.
En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor2, De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos.
En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor?, Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.
Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, 22 23 24 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 64-1P-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.
Véase, a título referencial e ilustrativo, las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capítulo 8, "Letters and Numerals”, disponibles en web: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-quidelines/current/absolute-arounds- distinctiveness/ffumpto-8__002e-letters-and-numerals?.
Ibídem. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 509-1P-2016 compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente Interpretación Prejudicial. Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones Afirma GSM que la SIC en varias resoluciones ha confirmado que las marcas de propiedad de CUEROS VÉLEZ y sus signos solicitados no crean confusión y que pueden coexistir pacíficamente, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro?5, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*, Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente 25 26 Proceso 71-1P-2007. Proceso 181-1P-2014. 15 y 5.5. 5.6. 5.7. 6.1. 6.2. Proceso 509-1P-2016 se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?”. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares”, Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite??, Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega%, Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 18 y 24, 25 y 35 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado WZ (mixto), para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas VZ + GRÁFICA, VZ, VÉLEZ (denominativas y mixtas), para las Clases 18, 24, 25 y 35, por lo que es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 27 28 29 Ibídem. Ibidem. Ibidem. Ibídem.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 16 6.3. 6.4. Proceso 509-1P-2016 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.32 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza* Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*%, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de 32 “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junlo de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disirilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 17 Proceso 509-1P-2016 los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, silos productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.35 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 9 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro3, Para apreciar la conexión 35 36 LS Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios, De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A, — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá 18 Proceso 509-IP-2016 competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.5.
Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00326, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatulo del Tribunal. / 6 J U l dd Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books ?id=1d8168bW 3eoC8pa=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucion£hl=es8sa=X8ved=0ahUKEwj¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Cifv=onepage8q=microeconomia%20efecto%20sustitucionat=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
E Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 Proceso 509-1P-2016 Hugo Rami ó ac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. Us Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20