TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 29-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 00984-2013-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Signos involucrados A UNIAMERICA Y LOGOTIPO (marca mixta) / UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS (marca mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 984-2013-D /5TA SECA-CSJLI-PJ, recibido el 25 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00984-2013-0-1801-JR-CA-15; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. PROCESO 29-I1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. Litisconsorte: CENTRO EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTDA. Hechos relevantes El 30 de junio de 2010, la sociedad CENTRO EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTDA (en adelante CENTRO EDUCACIONAL), solicitó el registro del signo A UNIAMERICA (mixto), para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza? (Expediente Administrativo 425130-2010).
De UNIAMÉRICA El 20 de septiembre de 2010, la UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS S.A.C. (en adelante UNIVERSIDAD PERUANA), presentó oposición argumentando ser titular de la marca mixta y notoria A UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, inscrita con el Certificado 34919 para proteger servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza?.
(Expediente Administrativo 425130- 2010). El 8 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 001282-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. El 11 de julio de 2010, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
El 24 de octubre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del “periódicos, revistas y publicaciones”. “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 4.1. 4.2. 5.1. PROCESO 29-IP-2016 INDECOPI, mediante Resolución 1974-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 5 de febrero de 2013, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad del anterior acto administrativo. El 29 de mayo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce, declaró infundada la demanda interpuesta por UNIVERSIDAD PERUANA.
El 25 de junio de 2015, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso recurso de apelación en contra de la anterior Resolución. Mediante Auto, signado como Resolución Número 3, de 19 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso interno y solicitar interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por UNIVERSIDAD PERUANA: Señala que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca previamente registrada, además que entre los productos (Clase 16) y servicios (Clase 41), existe conexión competitiva. Asimismo, destaca que el elemento figurativo es muy similar en las marcas cotejadas, y es el predominante en ambos signos, Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: En resumen, aduce que los signos en conflicto no son confundibles, puesto que presentan diferencias gráficas, fonéticas y cromáticas, y que tanto el aspecto denominativo como el gráfico son relevantes, y una vez realizado el cotejo marcario no existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor.
Además, indica que varias marcas de la Clase 41 incluyen en sus características la letra A. Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia: Se anuncia en la misma, que se omite el análisis de la conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 y los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, porque según se señala, este punto no fue materia de controversia entre las partes, pese haberse 5.2. 5.3. 6.1.
PROCESO 29-1P-2016 determinado por el INDECOPI que existe conexión competitiva entre algunos de los productos y servicios por ser complementarios. De igual manera aduce que el elemento denominativo es el preponderante en los signos en conflicto, y que a pesar de que ambos incluyen el término AMERICA en su parte denominativa, esto no es suficiente para determinar la confundibilidad porque tienen otros elementos que otorgan distintividad.
Finalmente, señala que en el aspecto gráfico, a pesar de no ser el elemento predominante, también se presentan diferencias, debido a la presencia de elementos gráficos y cromáticos que los distinguen entre si. Argumentos del Recurso de Apelación presentados por UNIVERSIDAD PERUANA: Ratifica todos los argumentos presentados en la demanda, además de agregar que la partícula UNI que forma parte del signo solicitado, hace referencia a UNIVERSIDAD y no a UNIDAD como lo señala la sentencia impugnada.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente para el caso a resolver el Artículo 136 literal a)?. En lo que respecta al Artículo 135 no procederá su interpretación porque el primero corresponde a las causales de Irregistrabilidad absoluta y en el presente caso se refiere a causales de Irregistrabilidad relativa.
Además, la Corte consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: “1, ¿Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos y servicios de las Clases 16 y 41, distinguidos por denominaciones parecidas? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
ES 1.1. 4.2. PROCESO 29-1P-2016 2. ¿Qué criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 417”. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Conexión competitiva (Clases 16 / 41). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en en el proceso interno se discute si el signo mixto A UNIAMERICA es confundible con la marca mixta UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Jr El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. PROCESO 29-1P-2016 De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico5 o semejanteS a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
La Corte consultante al respecto pregunta “¿Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos de las Clases 16 y 41, distinguidos por denominaciones parecidas?” En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de apreciar el posible riego de confusión entre el signo solicitado A UNIAMERICA y el signo previamente registrado UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, se deberá establecer si entre los mismos existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicio. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2, Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.8. 1.9. PROCESO 29-1P-2016 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.7.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009.
PROCESO 29-1P-2016 consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 1.10.
En resumen, para determinar el riesgo de confusión o de asociación se 2.1. 2.2. 2.3. deberá analizar la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, tomando en cuenta que la semejanza puede darse en el campo fonético, ortográfico, figurativo o conceptual, y que el cotejo marcario se debe realizar conforme las reglas anunciadas anteriormente.
Además, se deberá establecer si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 que ampara el signo solicitado y los servicios de la Clase 41 que protege el signo previamente registrado, pues la sola semejanza no es suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión o de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia trata de la presunta confusión entre los signos mixtos A UNIAMERICA y UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglasé para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples. providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. PROCESO 29-1P-2016 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en y Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. + PROCESO 29-1P-2016 el diccionario. 1? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!1, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 10 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: ter.
En enterráis. '“ RAE: 1 2. 3. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 1 PROCESO 29-1P-2016 Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.3.4.
En el presente asunto, como en ambos signos, el elemento denominativo es compuesto, es decir, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros??: a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 12 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentra del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 11 E 2.4. 3.1. 3.2. 3.3.
PROCESO 29-1P-2016 1. Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con las reglas que se han explicado, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos A UNIAMERICA y UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos con el fin de resolver el recurso de apelación en cuyo marco se solicita esta interpretación. Conexión competitiva (Clases 16 / 41) Los signos en conflicto amparan productos y servicios de las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y la Corte consultante específicamente pregunta: “¿Qué criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 417”.
Por lo tanto, se abordará el tema objeto de la consulta, sobre el cual este Tribunal ha trazado los criterios relevantes para determinarlo?3 y que en lo pertinente habrá de reiterar a continuación. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases internacionales.
La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos”. 13 4 Se destacan las siguientes providencias: interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- 1P-2014 El principio de especialidad se puede enunciar de ta siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique ta clase a la cual corresponden los productos o servicios. 12 3.4. 3.5. 3.6.
PROCESO 29-1P-2016 Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases, es preciso que se matice la regla de ta especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 486*5).
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se debe de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 3.6.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos ylo servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 3.6.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.6.3. Similares medios de publicidad. Silos productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), 15 Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005, Artículo 151 Y ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 13 PROCESO 29-1P-2016 la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.6.4.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?S. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución, Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucionghi=esgsa=X8ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCcOGAEIJTA Citv=onepagegq=microeconomia%20efecto%20sustitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 PROCESO 29-1P-2016 aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.7.
De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos y/o servicios que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva??.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00984-2013-0-1801-JR- CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto,del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO LU Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 15 PROCESO 29-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quintero PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 29-1P-2016 | 16