TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 205-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consutitante: 2009-00092-00 Referencia: Signos involucrados: VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto y denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1222, de 27 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00092-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L. Demandada: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 0 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 205-1P-2015 Hechos Relevantes El 20 de febrero del 2008, la señora LUZ DARY TRIANA TORO, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo VERUOM (denominativo)!, para distinguir productos de la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 31 de marzo del 2008, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 590, la cual fue objetada por BATA BRANDS S.A.R.L (en adelante, BATA), considerando que era confundible con sus marcas registradas: 2.2.1. Denominativa VERLON (certificado 85496), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “calzado en general”. 2.2.2.

Mixta VERLON (certificado 304389), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados, sombrerería”. 2.2.3, Mixta VERLON (certificado 325552), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “vestidos, calzados, sombrerería”. El 20 de octubre del 2008, mediante Resolución 39519 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por BATA y concedió el registro como marca del signo VERUOM (denominativo) a favor de la señora LUZ DARY TRIANA TORO.

BATA presentó Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resoluciones 47676 de 25 de noviembre del 2008 y 52367 de 15 de diciembre del 2008, respectivamente, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 39519 de 20 de octubre del 2008; esto es, que Expediente 08-17427 Clase 25: vestidos, calzados, sombrereria. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4.

Proceso 205-1P-2015 se conceda el registro como marca del signo VERUOM (denominativo) a favor de la señora LUZ DARY TRIANA TORO. El 4 de febrero de 2009, BATA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 39519, 47676 y 52367, expedidas por la SIC. El 15 de junio de 2010, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por BATA.

Mediante auto de 31 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: BATA en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “..

VERLON, es una marca registrada con mucha anterioridad a la solicitud del registro como marca de la expresión VERUOM, para la misma clase 25, es decir, vestidos calzado y sombrería”. “La similitud gráfica y fonética de la expresión nominativa solicitada como marca para registro "VERUOM”, comparada con la marca previamente registrada VERLON, no tienen elementos diferenciadores que haga posible su pacífica coexistencia en el mercado".

“Las expresiones VERLON y VERUOM si coexistieran en el mercado en la clasificación internacional de NIZA No. 25, es decir, vestidos, calzado y sombrería, crearían confusión con el consumidor final, toda vez que, como se dijo en el escrito de oposición, presentan características y paralelismo que generarian confusión”. “.. las marcas enfrentadas, tienen la misma longitud (6 letras) VERLON consta de 6 y VERUOM también, y adicional, la entonación en ambas expresiones recae en su terminación, que al pronunciarlas suenan idénticas así: LON OUM.

Además la pretendida diferencia entre LON y OUM, se pierde en la pronunciación bucal de ambas expresiones, sonando idénticas: LON — OUM, haciendo que desde el punto de vista fonético y auditivo las expresiones en cuestión (VERLON - VERUOM) tienen una pronunciación casi idéntica” Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: La SIC, en su contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. 4.2.

DO 9N 1.1 Proceso 205-1P-2015 “( ) se llevó a cabo el estudio de registrabilidad del signo “"VERUOM” teniendo en cuenta la visión de su conjunto frente a las marcas opositoras "VERLON y VERLON + GRÁFICA", atendiendo a sus elementos integrantes, el ortográfico o visual, el fonético y el ideológico”. “( ) los signos analizados “VERUOM y VERLON”, apreciados en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitud o identidad susceptible de inducir a error; si bien coinciden en algunas letras, la combinación de éstas junto con otros componentes ortográficos, les otorgan suficiente distintividad, la coincidencia en algunas de sus letras no es determinante para concluir su confundibilidad, por lo que se sostiene, quedan a salvo el interés del consumidor así como, el interés del titular de las marcas opositoras ya registradas”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 278 puesto que no está en discusión la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes y las publicaciones de las solicitudes de propiedad industrial en gacetas o boletines.

Se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4863 por ser aplicable al caso concreto. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Comparación entre signos denominativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Se analizará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre el signo VERUOM Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4 1.2. 4.3. 1.4. 1.5.

Proceso 205-1P-2015 (denominativo), solicitado por LUZ DARY TRIANA TORO, y la marca VERLON (denominativa y mixta), registrada a favor de BATA. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en ta posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 5 1.6. Proceso 205-1P-2015 ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o ibídem. tbídem. 3 ho 1.7. 2.1.

Proceso 205-1P-2015 especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia”.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los signos mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2004. Sa 2.2. 2.3. Proceso 205-1P-2015 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?0, b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 10 Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtes, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir er el riesgo de confusión”.

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscilarse el riesgo de confusión es aquel en el que sín perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 e Proceso 205-1P-2015 (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. (v) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.!? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!”.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentes, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (mixto).

Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores. RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 1.m, Gram. Unidad mínima aístable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m, Gram, Por oposición a lexema, morfema gramatical; p, ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. 3, m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y numero, plural 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 205-1P-2015 Comparación entre signos denominativos En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto están conformados por las denominaciones: VERUOM y VERLON. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 14 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1* En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá seguir las reglas de los signos denominativos establecidas en el punto 2.3.b de la página 8 de la presente providencia. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VERUOM (denominativo) y VERLON (denominativo).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00092-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 5 15 Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10, Proceso 378-1P-2015, p 11. 10 Proceso 205-1P-2015 dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | L y A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros $ Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO <= Hernán JO rano———= Hugo Ramiro Gómez Apac GIS O MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, / FA A | Y ¿3 p z Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustayd Garcig/Brito PRESIDENTA SELRETAR Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 31