TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 578-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10450-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados PORTAL CERRO COLORADO (denominativo) y LOS PORTALES (denominativo).
Magistrada Ponente: Dr. Luís Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10450-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 30 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 10450-2013-0-1801- JR-CA-25.
El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LOS PORTALES S.A 2.1. 2.2. PROCESO 578-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP1), REPÚBLICA DEL PERU. Litisconsorte: TRES PALMERAS S.A. Hechos Relevantes: El 2 de septiembre de 2011, TRES PALMERAS S.A. (en adelante, TRES PALMERAS), solicitó el registro de la marca denominativa PORTAL CERRO COLORADO, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza?.
(Expediente Administrativo 466195-2011/DSD). El 25 de noviembre de 2011, una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, LOS PORTALES S.A. (en adelante, LOS PORTALES), presentó oposición argumentando la existencia de riesgo de confusión con su marca denominativa LOS PORTALES, previamente registrada en el Perú bajo el Certificado 66951, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.? 2.3.
El 20 de agosto de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 2779-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. Para expedir el acto administrativo, de oficio, analizó el posible riesgo de confusión y asociación con relación en las siguientes marcas mixtas registradas a favor de terceros: Marca Certificado Clase Representación gráfica LIMA OUTLET 63218 35% CENTER LOS a PORTALES (sin reivindicar LIMA EN LIMA QUTLET CENTER Los Portales “Servicio de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración comercial y trabajos de oficina; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de mercancías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta, intemet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos, y demás servicios comprendidos en la clase 35” “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comerciaf.
“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; y trabajos de oficina de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza” + Os PROCESO 578-1P-2015 LOS PORTALES 60157 351 ART A FUNDACIÓN ASS EE! FAUCETT di llos Portal ¡ LOS PORTALES 46437 355 7% Los Portales LOS PORTALES 5798 35é 2) S.A. Ed LOS PORTALES S.A. CERRO JULI 57739 35 A CENTRO DE, CONVENCIONES A AN CERRO JULI AREQUIPA- ARaQUImA - PORÓ PERU 2.4.
El 18 de septiembre de 2012, LOS PORTALES interpuso recurso de apelación 2.5. 2.6. 2.7. contra el anterior acto administrativo. El 17 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 3159-2013/TP!I-INDECOP), resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 13 de diciembre de 2013, LOS PORTALES presentó demanda contenciosa administrativa contra las Resolución 3159-2013/TPI-INDECOPI, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad del anterior acto administrativo. El 10 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia "Gestión de negocios comerciales y administración comercial", “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, asesoria gerencial, servicios y negocios relacionados con actividades publicitarias y comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional” “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, asesoria gerencial, servicios y negocios relacionados con actividades publicitarias y comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional” “Servicios de asesoría para la organización y la dirección de negocios” 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.2. 4.3. 4.4.
PROCESO 578-1P-2015 de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, declaró infundada la demanda. El 28 de abril de 2015, LOS PORTALES presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. El 29 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso interno y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentada por LOS PORTALES: Afirmó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético, gráfico e ideológico. Manifestó que LOS PORTALES y PORTAL evocan la misma idea: zaguán o primera pieza de la clase en la cual está la puerta principal. Sostuvo que la expresión CERRO COLORADO es descriptiva y, por lo tanto, no debe influenciar en el examen comparativo de los signos en conflicto.
Argumenta que la existencia de otras marcas compuestas por la palabra PORTAL no afecta el análisis de registrabilidad, ya que dichas marcas evocan una idea diferente. Expresó que en un caso similar el INDECOPI resolvió de una manera diferente. Aseveró que para el consumidor medio los signos en conflicto son confundibles. Indicó que el acto administrativo demandado adolece de vicio de motivación aparente.
Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOP!I:. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. Sostuvo que el signo solicitado contiene elementos denominativos adicionales que permiten diferenciarlo claramente de la marca opositora. Argumentó que la expresión CERRO COLORADO no es descriptiva.
Agregó que la palabra PORTAL es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. PROCESO 578-1P-2015 Argumentos de la Contestación presentada por TRES PALMERAS: Los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Afirmó que la palabra PORTAL tiene diferentes significados.
Manifestó que la palabra PORTAL es de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. Los tres elementos del signo solicitado tienen igual relevancia e importancia. Afirmó que la palabra PORTAL se encuentra presente en diversas marcas registradas en la Clase 35.
Argumentos del Recurso de Apelación presentados por LOS PORTALES S.A.: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que la expresión CERRO COLORADO hace referencia a la ubicación geográfica de la prestación de los servicios. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretará el literal a), ya que el literal c) hace referencia a la protección del lema comercial, lo que no es asunto del proceso bajo estudio. De oficio, se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486, ya que establece las características del análisis de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro marcario, de igual manera el Artículo 135 Literales e) y g) al tratarse de expresiones de uso común y descriptivasó, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) PP 9».
DS PROCESO 578-1P-2015 La Corte consultante formuló las siguientes preguntas: "¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen servicios similares? ¿El grado de atención o percepción del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? ¿En todos los casos, el elemento denominativo de una marca resulta ser el más relevante? De no ser así ¿Qué condiciones determinan que el elemento gráfico de un signo mixto sea el más relevante? ¿La determinación del elemento relevante de una marca afecta la regla para el análisis de confundibilidad, según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca?”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La percepción del consumidor medio. Comparación entre signos denominativos compuestos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y/o expresiones de uso común y descriptivas. El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..-) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. ( ) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..-) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoría del registro de la marca mediante resolución.” (.J” 1.1.
E2A 1.3. PROCESO 578-1P-2015 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La percepción del consumidor. Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo PORTAL, CERRO COLORADO es confundible con la marca denominativa LOS PORTALES, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, que establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante!! a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 4.5. 1.6. PROCESO 578-1P-2015 En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
PROCESO 578-1P-2015 1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos??: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.1? Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009.
Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. PROCESO 578-I1P-2015 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.?** 2. Comparación entre signos denominativos compuestos. 2.1. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos PORTAL CERRO COLORADO y LOS PORTALES, se debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas'*: 2.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.'* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición””. Ls Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. iS Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 16 17 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 10 Ss 2.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. PROCESO 578-1P-2015 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Como en el presente asunto se están comparando signos denominativos compuestos (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!$: 2.2.1. 2.2.2.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 18 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-iP-2015. 11. 2.3.
PROCESO 578-1P-2015 2.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos denominativos PORTAL CERRO COLORADO y LOS PORTALES, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo PORTAL CERRO COLORADO y los mixtos conformados por la expresión LOS PORTALES, es necesario que se proceda a compararlos y además se incluye en una de las preguntas. 12 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. PROCESO 578-1P-2015 Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo entre los mismos: 3.2.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PORTAL CERRO COLORADO y los mixtos conformados por la expresión LOS PORTALES.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y/o expresiones de uso común y descriptivas Como en el proceso interno se discute si la palabra PORTAL es de uso común y si la expresión CERRO COLORADO es descriptiva, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?. El creador de una marca puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas; sin embargo, alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 19 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014.
Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2015. 13 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. PROCESO 578-I1P-2015 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".
Aunque la norma transcrita prohíba el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, no comprende únicamente los elementos denominativos, pues los gráficos también pueden llegar a representar una designación común o usual en alguno de los países miembros. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras, expresiones o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro; sin embargo, el titular de la marca no puede impedir que dichos elementos puedan ser utilizados por los otros empresarios, es decir, que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas, palabras o expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario*.
Ahora bien, los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, lugar de procedencia etc. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trate, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, 21 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215, 14 4.9. PROCESO 578-1P-2015 incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” La norma transcrita, al igual que sucede con los elementos de uso común, prohibe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas, palabras o expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario. 4.10.No obstante lo anterior, si la exclusión de los componentes de uso común o 4.11. descriptivo llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común ylo descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra y, en consecuencia, ser perfectamente registrables como marca. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.12.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de 5.1. resolver el recurso de apelación, se deberá determinar si la palabra PORTAL es de uso común y la expresión CERRO COLORADO es descriptiva en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común y descriptivos que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 4.10.
El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. La demandante sostuvo que el INDECOPI resolvió de una manera diferente un caso análogo, por lo que se abordará el tema planteado, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos”. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudiciai del Y de marzo de 2005 en 15 PROCESO 578-1P-2015 5.2. El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente debe reunir las siguientes características: 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4, Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.
Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tienen la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países Miembros. Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Este examen implica que la oficina de registro debe revisar todas las bases de datos e información pertinente para hacer un correcto análisis de registrabilidad.
Esto incluye tener en cuenta las anotaciones y limitaciones al derecho exclusivo sobre la marca que consten en el registro, entre las que se encuentran las medidas cautelares que dicten los jueces nacionales en materia penal y civil. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, el Proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP- 2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013, en el Proceso 17-1P-2013. 16 PROCESO 578-I1P-2015 en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. 6.
Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante. 6.1. ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen servicios similares? Para efectuar el análisis de confundibilidad de signos que distinguen servicios similares, se debe proceder de la siguiente manera: 6.1.1. Se debe analizar la identidad o similitud de los signos en conflicto, de conformidad con los parámetros y reglas establecidas en los numerales 1, 2, 3, y 4 de la presente providencia. 6.1.2.
Se deben aplicar los criterios de conexión competitiva. Sin embargo, se advierte que dichos criterios no son aplicables si los signos en conflicto coinciden así sea en uno de los productos y/o servicios amparados. Los criterios de conexión competitiva, de conformidad con la jurisprudencia de Tribunal*., son los siguientes: a) b) La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos oO supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser Es] Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. 17 c) d) PROCESO 578-IP-2015 confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?*.
Para apreciar la 24 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. 13 e 6.2. PROCESO 578-1P-2015 conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva?, ¿El grado de atención o percepción del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? Tanto el criterio del consumidor medio como el criterio del consumidor especializado, junto con las reglas presentadas en esta providencia, son parámetros importantes para el análisis de confundibilidad.
Tal y como se precisó en el cuerpo de la presente Interpretación Prejudicial, el análisis de confundibilidad siempre debe basarse en la percepción del consumidor medio tiene de los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto, bajo los siguientes parámetros: 6.2.1. Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. 25 Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=td8168bW3IeoC8pg=PA2478dq=microecomomia+efecto +sustitucionáhl=es8sa=Xgved=0ahUKEwWQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCcQ6AEIlTACiH v=onepageá q=microeconomia%20efecto%20sustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 PROCESO 578-1P-2015 6.2.2. Criterio del consumidor especializado: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 6.3. ¿En todos los casos, el elemento denominativo de una marca resulta ser el más relevante? De no ser así ¿Qué condiciones determinan que el elemento gráfico de un signo mixto sea el más relevante? Si bien el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, debido a que el consumidor solicita ciertos bienes y servicios mediante dicho elemento nominal, el elemento gráfico, depende del signo, puede ser el más preponderante.
Para poder definir o determinar si el elemento gráfico es relevante o preponderante en el conjunto marcario, lo primero que debe hacer la autoridad competente es diferenciar los elementos que lo componen: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?, Una vez diferenciados los anteriores elementos, se debe establecer su importancia en el conjunto marcario, atendiendo al impacto que podría generar en la mente del consumidor al adquirido el bien o servicio.
Si el gráfico evoca una idea o concepto, dependiendo del tipo de producto, el tamaño del gráfico y el tipo de colores utilizado (si se reivindican colores), podría generar un mayor impacto en la mente del consumidor., En conclusión, al analizar cada uno de los elementos de la parte gráfica, su posición en el conjunto marcario, su tamaño, y el impacto de los colores, podría E Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 20 É 6.4.
PROCESO 578-1P-2015 determinarse que es más relevante o preponderante que el elemento denominativo. ¿La determinación del elemento relevante de una marca afecta la regla para el análisis de confundibilidad, según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca? Como regla general, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto.
Sin embargo, de conformidad con la naturaleza de los signos en controversia, se deben adoptar ciertas reglas especiales que pueden generar excepciones a la mencionada regla general. En efecto, si comparamos dos signos denominativos, se deben aplicar las reglas contenidas en el punto 2 de la presente providencia, de donde se desprende que la autoridad competente debe analizar la presencia de lexemas, fonemas, la ubicación de la sílaba tónica, la presencia de elementos descriptivos, de uso común y descriptivos, entre otros, con la finalidad de establecer los elementos relevantes o aquellos que más impactan en la mente del consumidor, así como aquellos que deben ser excluidos del cotejo marcario.
De igual manera, el comparar signos mixtos y denominativos, se deben aplicar las normas especiales contenidas en el punto 3 de la presente Interpretación Prejudicial, con la finalidad de establecer el elemento preponderante o relevante de los signos en conflicto y, de esta manera, realizar un análisis correcto de confundibilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10450-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa A Gumteros MAIZ Uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 21 PROCESO 578-1P-2015 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 578-1P-2015 22