dy b t> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 653-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07735-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados: MERIK (mixto) / MERCK (mixto) y MERCK (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 7735-2013-0/5'SECA-CSJLI-PJ, de 2 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07735-2013-0-1801-JR-CA-28; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MERCK KGaA 2.1. 2.2. Proceso 653-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD — INTELECTUAL- — INDECOPI. REPUBLICA DEL PERU. Tercero interesado: MERIK S.A. DE CV. Hechos relevantes El 4 de febrero de 2010, MERIK S.A. de C.V. (en adelante, MERIK S.A.) solicitó el registro como marca del signo MERIK (mixto)! para distinguir productos de la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”; el 20 de abril de 2010, MERCK KGaA (en adelante, MERCK) presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Denominativa MERCK (certificados 63652, 63708, 15644 y 67077), que protegen productos de las Clases 33, 41, 55 y 96 de la Clasificación Internacional de Niza.
Expediente 411949-2010/DSD. Clase 9: Equipos y dispositivos manuales y electrónicos a control remoto para el control de accesos, y para puertas de garajes residenciales e industriales automáticas eléctricas. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos. fociones capilares; dentífricos.
Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial: lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (imcluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación, Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para so medico y vetermano; productos higiénicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dieteticas para uso médico o veterinano. alimentos para bebes: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales: desinfectantes; productos para ehminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas.
Clase 9; Aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos. fotográficos. cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspeccion), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conduccion, distribución. transformación, acumulación. regulación o control de la elecincidad: aparatos de grabación, transmisión o reproduccion de sonido o imagenes, soportes de registro 2 Proceso 653-1P-2015 2.2.2.
Mixta MERCK (certificados 77784, 77626, 77627, 77785, 77628, 77629, 77906, 77630, 77631, 28265 y 28353), que protegen productos de las Clases 17, 28, 3%, 510, 9,11 1012, 1613, 2914, 3015 y servicios de las Clases 3516 y 421? respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza. MERCK magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago: cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores: software: extintores.
Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía. asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto: abonos para el suelo; composiciones extintoras: preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 2: Pinturas. bamices, lacas: productos contra ta herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas nalurales en bruto: metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, ta imprenta y trabajos artísticos. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones; productos de perfumería. aceites esenciales, cosméticos. lociones capilares; dentífricos.
Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso medico y vetenmario: productos higiénicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos;: material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas.
Clase 9: Aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, fotograficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de contro! (inspeccion), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnélicos, discos acusticos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, extintores.
Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos. odontológicos y veterinarios: miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Clase 16; Papel y cartón; productos de imprenta; maternal de encuadernación, fotograflas: articulos de papelería: adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico: maternal para artistas; pinceles: máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta: clichés de imprenta.
Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jateas, confituras. compotas, huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30; Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; teptoca y segú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confitería; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 42: Servicios cientificos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriates; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 3 Proceso 653-IP-2015 2.2.3.
Mixta MERCK (certificado 77632, 77633, 77634, 77786, 77635, 77636, 77637, 77638, 77639, 2866 y 28395), que protegen productos de las Clases 118, 219, 320, 521, 9,22 1023, 1621, 2925, 3026 y servicios de las Clases 352% y 42% respectivamente, de la Clasificación internacional de Niza. "MERCK 2.2.4. Mixta MERCK (certificados 109582, 109584, 109585 y 109586), E] 2 2 25 2 28 Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía. asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas antficiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras: preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industma.
Clase 2; Pinturas, bamices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para fa pintura, la decoración. fa imprenta y trabajos artisticos. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veferinano; productos higiénicos y sanitarios para uso medico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinano, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos; material para empastes e improntas dentales: desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas.
Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos. ópticos, de pesaje, de medición. de señalización, de control (inspeccion), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución. transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad: aparatos de grabación, transmisión o reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos: discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y vetennarios: miembros, ojos y dientes anificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotograflas: articulos de papelería: adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico: material para artistas; pinceles: máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar, caracteres de imprenta: clichés de imprenta.
Clase 29: Came, pescado, carne de ave y carne de caza: extractos de carne: frutas y verduras, hortalizas y fegumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz: tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarahe de melaza; levadura. polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos): especias, hielo.
Clase 35: Publicidad: gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 42; Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de anáhsis e investigaciones industriales: diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 4 2.3. 2.4. Proceso 653-1P-2015 que protegen productos de las Clases 12%, 33%, 5% y 9,32 respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza, 2.2.5.
Mixta MERCK (certificado 12631), que protege productos de la Clase 1% de la Clasificación Internacional de Niza. a pa MERCK 2.2.6. También sostuvo que es titular de marcas en distintas clases que incluyen la palabra MERCK, registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador. El 25 de abril de 2012, mediante la Resolución 1425-2012/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada por MERCK y concedió el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A. El 22 de mayo de 2012, MERCK interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1425-2012/CSD-INDECOP!; el cual fue resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante 31 a Clase 1: Productos quimicos para la industria. la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura: resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales: productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería. aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. Clase 5: Productos farmacéuticos. preparaciones para uso médico y veterinario: productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés: complementos alimenticios para personas a animales; emplastos, material para apósitos; material Para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 9; Aparatos e instrumentos cientificos, náuticos, geodésicos, fotograficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (mspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad: aparatos de grabación, transmisión o reproduccion de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos. discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabacion digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extmtores.
Clase 1: Productos químicos para la industria. la ciencia y la fotografra, así como para la agrícullura. la horticultura y la silvicultura: resmas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto: abonos para el suelo: composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes: adhesivos (pegamentos) para la industria. 5 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 653-1P-2015 Resolución 2246-2013/TPIINDECOPI de 41 de julio de 2013, confirmando la decisión inicial de conceder el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A. MERCK interpuso Demanda Contenciosa Administrativa el 24 de septiembre de 2013 contra la Resolución 2246-2013/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 1425-2012/CSD-INDECOPI la misma que otorgó el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A. El 29 de octubre de 2013, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por MERCK, El 30 de octubre de 2013, MERIK S.A. presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por MERCK.
El 6 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece declaró infundada la demanda. El 21 de julio de 2015, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 2.10.
Mediante auto de 4 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada 3.1. 3.2. en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa MERCK, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “La principal protección que se concede a una marca notoria está en relación al riego de confusión entre ella y cualquier otra marca y que el análisis de confusión debe ser más estricto que el que se realiza entre marcas simples.
Ello equivale a decir, que cualquier similitud superficial o imperceptible que no sería considerada causal de confusión entre signos simples, será considerada causal de confusión cuando una de las marcas objeto de la comparación es notoria”. “Los signos comparten la vocal E ubicada en la misma posición secuencial, vocal fuerte, relevante fonéticamente.
Esta característica es indicio de que las denominaciones son semejantes a nivel fonético 6 3.3, 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 653-1P-2015 porque tratándose de expresiones cortas las vocales fuertes fijan su sonoridad global, que es la que se graba en la mente del consumidor. Además, comparten, igualmente las consonantes M y R en idéntica posición secuencial a lo que hay que agregar que la tercera consonante C en la marca registrada y K en el signo solicitado, tienen la misma notoriedad, circunstancia que incrementa la semejanza”.
“Se debe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que bastará tan sólo la existencia de riesgo de confusión en un solo aspecto, ya sea desde el punto de vista gráfico, conceptual o fonético para que el signo solicitado deba ser negado”. “MERCK KGaA es titular de la familia de marcas constituidas por el término MERCK”.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “Es de notar que el demandante solicitó que se reconozca a su marca MERCK como marca notoria, solicitud que fue rechazada atendiendo a que las pruebas aportadas al procedimiento no acreditan el carácter extraordinario de su marca”.
“Habiéndose reconocido la existencia de una familia de marcas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza en torno a la denominación MERCK, ello no determina que necesariamente deba negarse el registro del signo solicitado; antes bien, se deberá hacer un análisis comparativo entre los mismos, teniendo en cuenta, principalmente, el aspecto global de conjunto que es susceptible de suscitar cada signo en la mente de los consumidores”.
“El hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados, como en el presente caso, no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente sí ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores”.
“Si bien ambos signos comparten 4 de sus 5 letras, el signo al incluir la vocal | en lugar de la consonante C, presente en la marca registrada, genera que dicho signo esté compuesto por dos silabas; ME y RIK, mientras que la marca registrada, compuesta por una sílaba, genera un 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. 5.6. Proceso 653-IP-2015 sonido de un solo golpe de voz, que puede entenderse como MERK o MERC, generándose un impacto sonoro de conjunto diferente”.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa del Tercero Interesado MERIK S.A., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “La marca MERIK (mixta) comenzó a ser publicada en el Perú desde el año 2005, tanto en conferencias, revistas especializadas, folletos informativos, volantes, avisos en páginas amarillas y periódicos, con lo cual se ha logrado conocimiento del signo MERIK entre el público consumidor”.
“MERCK tiene sus productos en países como Bulgaria y Japón dentro de su canal comercial, países que no forman parte de la Comunidad Andina de Naciones y que no demuestran de manera fehaciente un conocimiento extenso de la marca MERCK por parte del público consumidor del Perú o en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina de Naciones”.
“De la documentación presentada por MERCK y sus alegaciones en torno a las caracteristicas de una marca notoriamente reconocida así como su protección en la normativa comunitaria, resulta evidente que el supuesto de prohibición prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no es aplicable en el presente caso, por cuanto no se ha acreditado la notoriedad de la marca MERCK”, “El signo MERIK (mixto) no es confundible con el signo MERCK ya que desde el punto de visto gráfico -fonético el término MERIK se pronuncia en dos golpes de voz y MERK se pronuncia en uno solo”.
“Las marcas bajo análisis tienen elementos figurativos totalmente distintos. El signo MERCK está compuesto por una grafía particular acompañada de rectángulos verticales y líneas horizontales, mientras que el signo MERIK (mixto) contiene un elemento figurativo totalmente diferente y original en color verde y blanco”. “Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, no existe riesgo de inducir a confusión al púbico consumidor”.
Proceso 653-IP-2015 Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su sentencia expresa, en lo principal: Declara infundada la demanda por considerar que los signos confrontados contienen una distribución de letras, forma, configuración y elementos diferentes, por lo tanto, si bien distinguen los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ellas, se considera que el otorgamiento del signo no causa confusión en los consumidores.
Los documentos presentados por la demandante para acreditar la notoriedad de la marca MERCK no resultaron suficientes por lo que es correcto que la autoridad administrativa no le reconociera dicha calidad. Argumentos del Recurso de Apelación MERCK, en su escrito de apelación mantiene, en lo principal, los mismos argumentos planteados en sede administrativa.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual será interpretado por ser procedente y se contestarán las preguntas formuladas. De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 48635 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicables al caso.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente soticitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuarido su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, tos siguientes factores: - OPRON be) 1.1. 1.2.
Proceso 653-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Familia de marcas. La protección del signo notoriamente conocido.
La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. La conexión competitiva (clases 9 / 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 29, 30, 35 y 42). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas MERCK (mixtas) y MERCK SENORO (denominativa) y MERIK solicitada para registro.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: aj el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; <) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a fos que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; /) elgrado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, Y) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 4) los aspectos del comercio internacional; o, 1) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notoria a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; E) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.” ( )". 10 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 653-1P-2015 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.36 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresaria! diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:3 37 Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
Ibídem. 11 1.7. b) d) Proceso 653-1P-2015 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:38 a) b) 3) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio E tbidem. 12 1.8.
Proceso 653-1P-2015 es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería3%, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.
La reivindicación de colores Como la controversia trata sobre la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles Proceso 9-1P.2001 del 27 de abril de 2001. 13 2.2. 2.3. Proceso 653-1P-2015 visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*! a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*?.
“w “ “2 Proceso 1291P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 14 Proceso 653-1P-2015 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:43 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición*, Procesos 1-4P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 124P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfermas gramaticales; p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej: terr.
En enterráis. RAE: 1.m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 15 2.4. 3.2.
Proceso 653-1P-2015 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. li. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto MERIK y MERCK.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia también trata sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas“ para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión*8.
“a Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), ta siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que soto se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a ta confusión entre las marcas, Pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de fos supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una 16 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 653-1P-2015 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas establecidas en el acápite precedente.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERIK (mixto) y MERCK SERONO (denominativo). Familia de marcas MERCK afirma que es titular de la familia de marcas MERCK registradas en la Clase 9 y otras clases adicionales, por lo que se analizará esta figura.
La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial**. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión%, El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que “9 misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una merca describe el gráfico de la otra. Proceso 23-4P-2013 de 15 de mayo de 2013. Proceso 96-/P-2002 de 25 de marzo de 2003. 17 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 653-1P-2015 contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común**, En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo MERCK pertenece o no a una familia de marcas para así determinar la registrabilidad del signo MERIK.
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición de marca notoria La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XI), Artículos 224 a 236.
El artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características 5.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son*?: El) Proceso 433-1P-2015 de 7 de diciembre de 2015, Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia pera determinar la notonedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, 18 5.5. Proceso 653-IP-2015 5.4.1.1.Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.2.Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.3. Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 5.5.2.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.53 5.5.3. En relación con el principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no €) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 19 5.6. 5.5.4, Proceso 653-1P-2015 se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero5%; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.
En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro$5, La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 5.6.1. 5.6.2.
Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorío a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, a para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 20 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 653-1P-2015 5.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*8 5.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995, Pág. 283. 21 5.10. 5.11.
Proceso 653-1P-2015 b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesa! interna.
La marca notoria extracomunitaria Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido*”, 5.12.
De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 57 É Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87- 1P-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-1P-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-1P-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15. 22 Proceso 653-1P-2015 224 debe leerse de forma sistemática con el Artículo 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:58 a) Enel régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero*, 5.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486%; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486. 5.14.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas extracomunitarias MERCK (mixtas y denominativa) eran notoriamente conocidas al momento de la presentación de la solicitud de registro como marca del signo mixto MERIK, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y establecer si correspondía su protección de acuerdo con los parámetros establecidos en esta providencia. EJ Ibidem.
EJ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; E Proceso 67-1P-2015, pp. 16 y ss.; 30-1P-2014, pp, 24 y ss.; y el Proceso 87-1P-2013, pp. 33 y ss,, ya citados. 23 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Proceso 653-1P-2015 La conexión competitiva (clases 9 / 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 29, 30, 35 y 42) Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 29 y 30; así como, servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el TribunalS*, Corresponde señalar que el análisis de conexión competitiva debe realizarse si no se prueba la notoriedad de las marcas de MERCK.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos*?, Si estamos frente a productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48683).
Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regía de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal (), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. Artículo 151 a) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 24 Proceso 653-IP-2015 6.6.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad) le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 25 Proceso 653-1P-2015 6.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%”, Para apreciar la conexión competitiva o sustitución entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7.
De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señafada por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://bo0ks.google.com.ec/books ?id=id8168bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia+efecto+sus titucionghi=es8sa=X8ved=02hUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4AKHRxZAXCOBAEISTACHv=onepageéq=microe conomia% 20efecto% 20sustituciongáf=false> (visitado el 10 de febrero de 2017). 26 Proceso 653-1P-2015 concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva$5, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 07735-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ES / U: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO / Hernán ct z Hugo Ramiro Gómez Apac AGISPRÁDO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. es Procesos 472-1P-2015 y 4734P-2015 del 10 de junio de 2016. 27 Proceso 653-1P-2015 Llao Cecilia Luisa Ayllórí Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 28