Er] EN (aja J == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 498A1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2016-81688 Referencia: Infracción a los signos CROCS (denominativo) y figurativos Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-316 del 5 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-81688.

El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante + Crocs Inc. o e 2.1. 2.2. 3.2. Proceso 498-IP-2016 Demandada: Opciones Comerciales Distribuidora S.A.S. Hechos relevantes El 30 de septiembre de 2015, Crocs Inc. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Opciones Comerciales Distribuidora S.A.S. (en adelante, Opciones Comerciales), por el uso no autorizado de los siguientes signos de su titularidad inscritos en la República de Colombia: CLASE — CERTIFICADO SIGNO (A) 18 325605 Q 35 326254 Q 9 326255 (2) 25 326256 (2) 14 326257 CROCS 25 384688 CROCS 18 370403 CROCS 35 323993 CROCS 14 323994 CROCS 9 323995 CROCS 10 325497 Con fecha 9 de agosto de 2016, Opciones Comerciales contestó la demanda interpuesta por Crocs Inc. Argumentos de la demanda de Crocs Inc..

La demandante alegó que Opciones Comerciales es propietaria de establecimientos en los cuales se está usando sin autorización las marcas CROGCS y 22 asimismo que tales signos tambien se observan en las camisetas de los empleados de la denunciada, conforme se aprecia en las fotografías que adjunta a su denuncia. Crocs Inc. envió cartas de reclamo a Opciones Comerciales informándole sobre los derechos de propiedad industrial con los que cuenta, a fin de que dicha empresa se abstenga de seguir usando las marcas de su 2 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, Proceso 498-IP-2016 titularidad.

Sostuvo que no ha obtenido respuesta por parte de la denunciada. Los hechos descritos generan riesgo de confusión en el público consumidor. Argumentos de la contestación de Opciones Comerciales El uso que hace su empresa respecto de los signos CROCS y es con fines informativos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 157 de la Decisión 486.

Su empresa no busca parecerse a un distribuidor autorizado, únicamente vende productos marca CROCS, realizando para ello el uso permitido de la marca al amparo del artículo antes mencionado. Sí respondió a una de las cartas enviadas por la denunciante, y en dicha respuesta manifestó que el proceder de Opciones Comerciales ha sido de buena fe.

No intenta generar apariencias incorrectas en el consumidor, al contrario su conducta ha sido realizada con el fin de identificar, publicitar y ofrecer en venta los productos originales de la marca CROCS. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 a fin de que este Tribunal: “Indique de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, cuando el uso de la marca presuntamente infringida se hace de manera informativa.

Indique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, si el uso meramente informativo es incapaz de inducir a error al público consumidor.” Teniendo en cuenta la materia controvertida y las preguntas formuladas por la Corte consultante, procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486, específicamente el Literal d); y, del Artículo 157 de la referida Decisión!.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) 1.1. Proceso 498-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

Usos que no requieren autorización del titular de la marca. Preguntas formuladas por la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (Jo “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limile a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos". 4 1.2. 1.3 Proceso 498-1P-2016 Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:2 a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015.

E] 1.4, 1.5. 1.6. Proceso 498-1P-2016 Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado%, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.S De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

De otro lado, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha normaf, de los cuales se desarrollará a continuación el Artículo 157.

Usos que no requieren autorización del titular de la marca Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie fas marcas en conílicto y el origen empresarial del producto, af adquirirlo piense que el productor de dicha producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-1P-2008 de fecha 2 de julio de 2008). Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 6 5 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 498-1P-2016 Opciones Comerciales, al momento de contestar la denuncia, señaló que el uso que hace su empresa respecto de los signos CROCS y es con fines informativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Decisión 486.

El titular de una marca posee el derecho exclusivo de uso de su signo y de impedir que terceros lo usen sin su autorización para promocionar, vender, etiquetar, expender, entre otros actos. Sin embargo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se límite al propósito de información al público y no sea susceptible de índucirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

Teniendo en cuenta la materia controvertida, se desarrollará el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, según el cual el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; y, d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, 7 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 498-1P-2016 señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica".? Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Para que opere la limitación de no impedir el uso de una marca, el tercero que lo realice debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Que lo haga de buena fe; b) Que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información; y. c) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.? En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?; es decir, debe ser leal no solo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios B. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en el Proceso 137-1P-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C, 1831 del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP- 2007 ya referido.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 62-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015. 7 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 498-1P-2016 El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: ¡) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; ¡¡i) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones?0, Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos!!.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 2.10.De acuerdo con las pautas antes detalladas, se deberá analizar si los signos CROCS y utilizado por la empresa Opciones Comerciales, se encuentra contemplado como excepción, de acuerdo con lo citado en este acápite, así como también, deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso.

Preguntas formuladas por ta Entidad consultante Ibidem. Ibidem, Proceso 498-1P-2016 Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

Indique de conformidad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, cuando el uso de la marca presuntamente infringida se hace de manera informativa. El uso de una marca con fines informativos ha sido desarrollado en el Numeral 2.7 del presente Apartado. 3.2. Indique de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, si el uso meramente informativo es incapaz de inducir a error al público consumidor.

Conforme se ha desarrollado en la presente interpretación Prejudicial, para que se cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, es necesario que el uso se haga: (i) de buena fe; (ii) que tenga una finalidad informativa; y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Por lo anterior, se entiende que una cosa es la finalidad informativa y otra cosa es que el uso no sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor, siendo ambos requisitos, además de la buena fe, los que deben concurrir a efectos de configurar una excepción al derecho de marcas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 157 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2016-81688, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 10 Proceso 498-1P-2016 MI Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO M Hugo Ramiro z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 77 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros =—A rciá/Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11