qe (AÑ (515) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 602-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo NO 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante + 17811-2013-6922 Referencia: Marcas involucradas ECOCOAT (denominativa) y COATS (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8867-TDCAQ-VAR del 9 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 1 de diciembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-6922.

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: — Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1 Proceso 602-1P-2016 Experta Principal en signos distintivos del IEPl Procuraduría General del Estado Hechos relevantes El 7 de octubre de 2010, Roxcel Handelsgesellschaft m.b.H, (en adelante, Roxcel) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca ECOCOAT (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza!.

Publicado el extracto de la solicitud de registro no se presentaron oposiciones. Mediante la Resolución 9937341 del 29 de abril de 2011, el JEPI denegó de oficio el registro solicitado por considerar que resulta confundible con la marca registrada COATS (mixta)?, inscrita con el título N* 2185-05 para productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?, a favor de la empresa J 8, P Coats, Limited. El 19 de julio de 2011, Roxcel presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador demanda de nulidad contra la Resolución 9937341.

Mediante Auto del 29 de octubre de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demandante Roxcel La comparación realizada entre los signos ECOCOAT (denominativo) y COATS (mixto) por la Experta Principal en Signos Distintivos es equivocada y arbitraria, por lo que carece de validez. No se verifica en el expediente a qué productos de la Clase 16 se refiere. E No se verifica en el expediente a qué productos de la Clase 16 se refiere. 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 Proceso 602-1P-2016 Los signos ECOCOAT (denominativo) y COATS (mixto) son lo suficientemente diferentes como para evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor.

El signo ECOCOAT es apto para distinguir productos en el mercado y por lo tanto cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 134 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación de la Experta Principal en signos distintivos del IEPI El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 9937341, del 29 de abril de 2011, es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley.

Realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo de la base de datos, se desprende la existencia del registro de la marca COATS (mixta), título N* 2185-05, vigente hasta el 11 de mayo de 2015, que protege los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional a nombre de J. 8P Coats, Limited. Comparado el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) con la marca registrada COATS (mixta) se determina que existen semejanzas gráfica- visuales y fonéticas-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además están destinados a proteger productos que pertenecen a una misma clase.

El signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el Artículo 134 de la Decisión 486 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmersa en las prohibiciones del Literal a) del Artículo 136 de la referida Decisión y del Literal a) del Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. Argumentos de la contestación del Presidente JEPI El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 9937341 del 29 de abril de 2011, emitido por la Experta Principal en signos distintivos del IEPI, es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley.

El acto administrado impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual. ( 2 * 7 dr Proceso 602-1P-2016 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado La Procuraduría General del Estado únicamente indicó un número de casilla judicial, a efectos de recibir las notificaciones, NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

De la revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 de la norma citada, pues no es materia controvertida lo que puede constituir una marca sino el riesgo de confusión con la marca de un tercero. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ECOCOAT (denominativo) y la marca COATS (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1.2. 1.3.

Proceso 602-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (.)J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 325-1P-2015 de fecha 20 de octubre de 2015, pp. 9-10.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 15-1P-2013 de fecha 6 de marzo de 2013; e, Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 519-IP-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. 5 1.4, b) d) Proceso 602-1P-2016 Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.$ Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.? Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.8 Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibidem. Ibídem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 519-1P-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016. 6 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 602-1P-2016 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) y la marca COATS (mixta) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,*! salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-1P-2015, de fecha 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 (ii) (iii) Proceso 602-1P-2016 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*4 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 3 14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráls.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 Proceso 602-1P-2016 difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ECOCOAT (denominativo) y la marca registrada COATS (mixta).

Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-6922, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | “Mw Lil Cecilia Luisa Aer Glínieros Luis Ráfael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 602-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial ta Presidenta y el Secretario. / / Cecilia Luísa Ayllón Quinteros Sustayo García Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10