(AÑ, (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 615-4P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00279-00 Referencia: Marca involucrada CENTRO DE SOLUCIONES (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5363 de fecha 16 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00279-00; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante E Servientrega S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. Proceso 615-1P-2016 Demandado B Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes El 14 de agosto de 2013, Servientrega S.A. (en adelante, Servientrega) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca CENTRO DE SOLUCIONES (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.! El 16 de diciembre de 2014, la solicitud antes mencionada fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N” 681, sin que se hayan presentado oposiciones.
Mediante Resolución 47793 del 31 de julio de 2014, la Directora de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca solicitada por carecer de distintividad al ser un signo descriptivo. Con fecha 19 de septiembre de 2014, Servientrega interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución antes referida. Mediante Resolución 79552 del 23 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando la Resolución 47793 del 31 de julio de 2014.
Servientrega presentó demanda? de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular la Resolución 47793 del 31 de julio de 2014 y la Resolución 79552 del 23 de diciembre de 2014. Mediante Providencia de fecha 8 de julio de 2016, la Corte consultante suspendió el proceso y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
Argumentos de la demanda de Servientrega No se configuran los requisitos para la aplicación del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486. Clase 35: Servicios relacionados con la organización de tareas o gestiones, servicios de asesoria y consultoría y a personas naturales o jurídicas; servicios de consultoria en gestión empresarial y en organización de negocios; dirección de empresas, tramitación administrativa de pedidos de compra, servicios de gestión de información; gestión de negocios de terceros; agencias de importación- exportación; organización de ferias y exposiciones, sistematización de bases de datos.
Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de demanda. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 615-1P-2016 La SIC, no indicó cuál o cuáles son las cualidades de los servicios que se describen a través del signo solicitado. El signo solicitado no resulta descriptivo de los servicios que se pretende identificar.
No es cierto que la expresión CENTRO DE SOLUCIONES tenga como propósito identificar una central o un centro de soluciones, pues la solicitud no pretende registrar un nombre comercial, sino para distinguir servicios concretos. La SIC, erróneamente, no ha examinado el signo CENTRO DE SOLUCIONES respecto de cada uno de los servicios designados en la solicitud de registro, y por el contrario, ha aplicado de forma general un examen superficial de la supuesta descriptividad en relación a todos los servicios designados.
La SIC considera erróneamente que el signo CENTRO DE SOLUCIONES para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza, no es distintivo, cuando por el contrario, es una expresión que tiene un significado que no designa directamente un producto o servicio en particular, ni a una cualidad esencial de un bien o servicio.
La SIC ha otorgado registros marcarios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que tienen significados alusivos a “Centro” o “Central”, lo que hacía presuponer que la SIC respetaria su posición en torno a la registrabilidad de signos alusivos a dicho concepto, por lo que al haber denegado el signo solicitado, ha ejercido abuso de su potestad discrecional.
Argumentos de la contestación de la SIC El signo CENTRO DE SOLUCIONES corresponde a un signo descriptivo de los servicios que pretendía distinguir en el mercado, sin necesidad de que haga alusión expresa a los servicios de publicidad, gestión de negocios, entre otros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional Niza; por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.
El signo solicitado proporciona al consumidor información acerca de los servicios que pretendía identificar, representando soluciones a las necesidades de los consumidores, como son las consultorias en gestión de empresas, organización de negocios, dirección de empresas, gestión de negocios de terceros, agencias de importación-exportación, entre otros.
Asimismo, con el signo CENTRO DE SOLUCIONES el consumidor no asociará dicho signo con un origen empresarial específico, sino por la 3 4.4, 1.1. Proceso 615-1P-2016 descriptividad de los elementos que lo conforman, pensará únicamente en la finalidad de los servicios que está adquiriendo, lo que precisamente hace que el signo solicitado se encuentre también incurso en la causal de irregistrabilidad del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
La SIC realiza un examen individual de registrabilidad para cada uno de los signos que pretenden ser registrados como marcas, examen que además se encuentra siempre motivado en debida forma. Por ello, no es posible que quien pretenda registrar un signo alegue el registro previo de otros signos efectuado por la SIC. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Solo procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 4863, toda vez que únicamente dichos literales se encuentran relacionados con la materia de controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos descriptivos. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad La SIC denegó el registro del signo CENTRO DE SOLUCIONES por que no cumplía con el requisito de distintividad con relación a servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..J" e) consistan exclusivamente en un signo a indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo a indicación, incluidas las expresiones laudalorias referidas a esos productos o servicios.” 4 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 615-1P-2016 De conformidad con lo estipulado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:5 a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que algunos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser asi, evaluar sí posee aptitud distintiva en concreto, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, Pp. 23-25. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, p. 6.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, pp. 23-25, 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 615-1P-2016 respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Signos descriptivos La SIC consideró que el signo solicitado indica las cualidades o característica del servicio que pretendía distinguir, por lo que no podría otorgarse derechos exclusivos sobre dicho término a favor de Servientrega.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos O servicios;
(y? Como se desprende del artículo citado, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 110-IP-2015 de fecha 25 septiembre de 2015. 6 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 615-IP-2016 productos o servicios involucrados, lo que descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) es descriptivo o no en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones Servientrega señala que la SIC ha otorgado registros marcarios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que tienen significados alusivos a “Centro” o “Central”, lo que hacía presuponer que la SIC respetaría su posición en torno a la registrabilidad de signos alusivos a dicho concepto.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo li de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reguia el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.* Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.? En relación con el primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 10 En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-1P-2015 de fecha 26 de agosto de 2016.
Ibidem. Ibidem. 3.6. 3.7. 3.3. 3.9. Proceso 615-1P-2016 signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. *! De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.12 Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.*3 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria ha colocado en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.!* Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.15 Ibidem.
Ibídem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 615-1P-2016 3.10. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 3.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las caracteristicas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.16 En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2015-00279-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l Na Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 18 Ibidem, Proceso 615-1P-2016 ( 2 Y Hernán Meios — Hugo Ramiro Gómez Apac AGIST) MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
L Cecilia Lisa Ayllón Quinteros = Gustav g García Brito PRESIDENTA SECRETARIO> Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10