PROCESO: 520-IP-2016 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso B 520-IP-2016 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante E Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2016-91865 Referencia B Infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-364 de 2016 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-91865; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

LA Proceso 520-1P-2016 A.

ANTECEDENTES 1. 2.2. 2.3. Partes en el Proceso Interno Demandante y Talent Partner Consulting S.A.S. Demandada 8 Talent Partnership Cia. LTDA. Hechos relevantes. El 12 de abril de 2016, la sociedad TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S. interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA. por el uso del signo TALENT PARTNERSHIP, sobre la base de la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), registrada con Certificado 473.965 para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional!.

Signo del demandante Mediante Autos 65247 y 92948, del 26 de julio de 2016 y 3 de octubre de 2016, respectivamente, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC ordenó oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudicial. Mediante Oficio 1003-364 de 2016 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

Clase 35: servicios de consultoria en organización y dirección de negocios, consultoria en materia de recursos humanos, asesoramiento en dirección de empresas, oficinas de empleo, selección de personal, tercerización de procesos empresariales y en general las actividades relacionadas con el suministro de servicios de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría en temas gerenciales y de recursos humanos. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Proceso 520-1P-2016 Argumentos de la demanda de TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S. Alegó que participa en el mercado colombiano a través de la prestación de servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo de soluciones de alto impacto para la gestión del talento humano. La sociedad TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA., utiliza sin autorización el signo TALENT PARTNERSHIP el cual resulta confundible con la marca TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), registrada a su favor.

Asimismo, el signo utilizado por la demandada identifica servicios idénticos o relacionados con los que distingue su marca. No ha autorizado ni ha concedido licencias de uso de su marca a ninguna empresa del país, por lo que la demandada no cuenta con autorización para utilizar el signo cuestionado. Argumentos de la contestación de TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA. Goza de un derecho anterior al registro de la marca base de denuncia, puesto que desde el año 2008 (5 años antes a la fecha de registro de la marca de la demandante) y de manera ininterrumpida viene utilizando el nombre comercial TALENT PARTNERSHIP.

En ese sentido, señala que no ha infringido ningún derecho de propiedad industrial. No utiliza el signo TALENT PARTNER CONSULTING, puesto que los signos que viene utilizando en el mercado son TALENT PARTNERSHIP y TALENTp. Ofrece sus servicios identificados con el nombre comercial TALENT PARTNERSHIP y/o TALENTp tanto en Colombia, como en diversos países, tales como, Venezuela, Panamá, Guatemala, Ecuador.

Asimismo, es miembro, desde el 2010, de la red más grande de headhunters en el mundo, INAC executive search excellence. La demandante no se encuentra facultada para concederle autorización alguna para utilizar su nombre comercial. Así, como hubiera sido posible eso, si el signo cuestionado se utiliza desde el año 2008 y la demandante se constituyó e inscribió en la Cámara de Comercio recién en el año 2012.

El 25 de mayo de 2016, solicitó la nulidad de la marca base de la acción por infracción por encontrarse incursa en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 0 Proceso 520-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, la cual es procedente.

Asimismo, de oficio se interpretarán los Artículos 154 y 238 de la referida Decisión?, referentes al derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho que tiene el titular de una marca registrada para interponer una acción por infracción, respectivamente, toda vez que resultan pertinentes. Adicionalmente, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la referida Decisión*, referidos al nombre comercial, puesto que el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular el derecha de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presurnirá que existe riesgo de confusión; (.J" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” "Artículo _238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que Identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. DES 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 520-1P-2016 demandante señaló que su uso se sustentaba en un supuesto mejor derecho de sus nombres comerciales.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titutar de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial.

El nombre comercial y su ámbito de protección. Pregunta formulada por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca En vista de que en el proceso interno se discute la acción por infracción iniciada por TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S contra TALENT PARTNERSHIP CIA. LTDA., sobre la base de su marca registrada TALENTPARTNER CONSULTING (mixta), resulta pertinente desarrollar el presente tema.

En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:5 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legistación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191” Ver Interpretación Prejudiciat recaída en el Proceso 555-1P-2015 del 18 de agosto de 2016. 1.4. 2.1. 2.2.

Proceso 520-1P-2016 como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: (i) Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederia.

(ii) Facultad negativa (ius prohibendí). esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. e Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. e En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, conforme a continuación se detalla.

Al respecto, cabe resaltar lo prescrito en Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. a, Proceso 520-1P-2016 Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 2.3.

Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* a) Sujeto activo. Persona que puede interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujeto pasivo.

Persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, p.5. 2.5. Proceso 520-1P-2016 para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, mo es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercados, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto lil: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos. n n Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa la marca | Marca protegida para Supuesto | marca que | directamente sobre | productos aplicada Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absofuta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.10 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 11 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. De modo referencial, ver Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. Proceso 520-1P-2016 2.10. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial Dado que en el presente caso TALENT PARTNER CONSULTING S.A.S basó su denuncia en una marca registrada a su favor, resulta pertinente desarrollar dicho tema.

El Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente, El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la autoridad nacional competente.

Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario.

Además, para el supuesto de que la legislación interna del país miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. El nombre comercial y su ámbito de protección. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que el argumento de defensa de la demandada se basa en un supuesto mejor derecho que ostentaría sobre sus nombres comerciales TALENT PARTNERSHIP y TALENT. 10 o bf 4.2. 4.3. 4,4. 4.5.

Proceso 520-1P-2016 El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes!?: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional 1Z Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-1P-2009, publicado en la G.O.A.C. N* 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 11 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 520-1P-2016 competente tiene un carácter dectarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores”.13 Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.15 La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial N* 581, del 12 de julio de 2000.

Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 12 Proceso 520-1P-2016 la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.10. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los 5.1. siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Indicar cómo se debe hacer el análisis del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, si el uso presuntamente infractor se realiza con anterioridad a la concesión del registro de la marca presuntamente infringida y se continúa usando con posterioridad a la concesión de la marca a favor de un tercero. Habiéndose desarrollado, en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el marco teórico respectivo, se procederá a dar respuesta a la interrogante que comprende la pregunta anterior, sin limitarlas al contenido de lo dispuesto por el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, por no ser necesario.

De verificarse que los hechos denunciados se han realizado con anterioridad al registro de la marca supuestamente infringida, el titular de dicha marca (sujeto activo) no tendrá legitimidad para accionar respecto de tales hechos, en tanto que los mismos tuvieron lugar en un momento en el que no ostentaba la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realizaran los actos contemplados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.1$ Resulta importante reiterar que el registro de una marca es constitutivo de los derechos que esta otorga, conforme lo dispone el Articulo 154 de la Decisión 486; en ese sentido, el uso de la misma por sí solo no confiere ningún derecho sobre ésta.

Asimismo, resulta pertinente añadir que quien considere que el registro de una marca ha sido solicitado de mala fe podrá cuestionar la validez del mismo a través de la acción de nulidad prevista por el Artículo 172 de la norma en comentario, aportando para tal efecto los medios probatorios que estime pertinentes a fin de probar su alegato.

El resultado de un procedimiento de nulidad iniciado contra una marca que sustenta una acción por infracción podrá ser determinante para decidir la comisión o no de una infracción. 13 O Proceso 520-1P-2016 Cabe precisar que solo en aquellos casos en los que estemos ante una marca notoriamente conocida, reconocida como tal en alguno de los países miembros, podrá protegerse la misma durante un periodo anterior a su registro, siempre que se haya demostrado que la marca ya ostentaba tal carácter al momento en que se cometieron los actos presuntamente infractores, conforme se desprende de lo regulado en el Título XIil de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De otro lado, si el uso presuntamente infractor se da con posterioridad a la concesión del registro de la marca base de denuncia, su titular tendrá legitimidad para accionar, puesto que a partir del registro cuenta con la facultad de impedir que terceros usen en el comercio su marca u otra similar. En ese sentido, en caso que la autoridad verifique el uso del signo materia de denuncia deberá efectuar el cotejo respectivo entre los signos en conflicto y el análisis entre los productos o servicios que distinguen y, a partir de ello, determinar si se ha configurado o no alguno de los actos estipulados en el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que si el signo presuntamente infractor es un nombre comercial acreditado con anterioridad al registro de la marca base de denuncia, se debe tener en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), por tanto, se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado por primera vez, dato que proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habria ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente interpretación. Asimismo, resulta pertinente precisar que la doctrina identifica, en la relación a los tipos de infracción administrativa”, los siguientes a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho £ Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 8 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y 269 14 Proceso 520-1P-2016 constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin, de un único propósito.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2016-91865, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 6 4 cecnsÚica Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO pac 15 Proceso 520-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. r Cecilia Eúisa Ayllón Quinteros Gustavo Garcja Brito” PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16