1. Partes en el Proceso Interno A e 4 b (EN Usa) QA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 597-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2007-00251-00 Referencia: Marcas involucradas Q'PRECIOS (mixta) y QUE (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5150 del 23 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2007-00251-00 El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: Ventas Institucionales S.A. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 597-1P-2016 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Almacenes Éxito S.A. Hechos relevantes El 4 de diciembre de 2003, Almacenes Éxito S.A. (en, Almacenes) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro del signo Q' PRECIOS (mixto) como marca, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza!.
Mars Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 537, formuló oposición la empresa Que Cereales y Mas LTDA, (en adelante, Que Cereales) argumentando que el signo solicitado resulta confundible con su marca QUE (denominativa)?, registrada en las Clases 29*, 30% y 325 de la Clasificación Internacional de Niza. Así como, con la enseña comercial solicitada QUE CEREALES Y MÁS. Mediante la Resolución N” 30484 del 10 de diciembre de 2004, la SIC declaró infundada la oposición formulada; no obstante, denegó el registro por considerarlo descriptivo?.
Contra dicha Resolución, Ventas Institucionales S.A. (en adelante, Ventas Institucionales) interpuso recursos de Reposición y en subsidio, de Apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones N? 39032, del 30 de octubre de 2016, en el sentido de confirmar el acto Clase 35: adquirir, almacenar, empacar, reepacar, distribuir bajo cualquier modalidad comercial y vender al por mayor y al detal toda clase de mercancias y productos nacionales o extranjeras; adquirir, establecer, administrar y explotar almacenes, supermercados, depósitos, bodegas, centros o establecimientos comerciales y tiendas o almacenes por departamento.
Corresponde precisar que dichas marcas base de la oposición fueron transferidas a Ventas institucionales S.A. el 9 de marzo de 2005. Clase 29: Frutas y legumbres en conserva y extracto, secas y cocidas, leche y productos lácteos. Clase 30: Mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especias y aderezos. Clase 32: Bebidas y zumos de frutas, refrescos y preparaciones para bebidas.
Cabe precisar que el 4 de octubre de 2006, Almacenes también presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 30484, 2 2.5. 2.6. 2.7. 3.1 3.2 3.3 3.4 Proceso 597-1P-2016 administrativo impugnado, y N* 31935, del 29 de noviembre de 2006, que revocó la decisión contenida en la resolución apelada; y en su lugar, concedió el registro de la marca Q' PRECIOS (mixta).
Ventas Institucionales presentó demanda de nulidad” y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución N? 31935. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda mediante Auto del 13 de julio de 2007.
Mediante providencia del 18 de octubre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudiciai al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Artículo 134 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demandante La SIC al conceder el registro de la marca Q' PRECIOS, contravino por falta de aplicación el Artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos para su registro y carece de distintividad. La marca Q'PRECIOS es confundible con la marca QUE de su propiedad, toda vez que la palabra PRECIOS constituye un término evocativo.
Asimismo, dicha partícula es débil, debido a que es un término de uso común, siendo el signo Q, la parte que cobra mayor relevancia y que tiene fuerza distintiva. Existe semejanza conceptual entre los referidos signos, lo que hace inminente el riesgo de confusión entre los mismos. Asimismo, existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 y los productos de la Clase 30.
De la revisión de las piezas que conforman el expediente no es posible identificar la fecha de interposición de la demanda contencioso administrativa. 3 4.2. 4.3. 4.4 5.2. 5.3. Proceso 597-1P-2016 Argumentos de la contestación de la SIC Con la emisión de la Resolución N* 31935, del 29 de noviembre de 2006, expedida por la SIC, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.
El signo Q'PRECIOS (mixto), no obstante encontrarse compuesto por elementos adicionales, constituye una combinación suficientemente distintiva, que permite su plena identificación y de fácil recordación para el consumidor que concurren al mercado para adquirir bienes y servicios. Un signo puede estar constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, siempre que tengan suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otro como sucede en el presente caso.
El signo Q' PRECIOS posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la combinación de estas palabras logra que el signo tenga la suficiente distintividad. Argumentos de la contestación de Almacenes. No existe confusión gráfica o visual ya que el signo está compuesto por la palabra QUE, conocida y usada por el público consumidor, mientras que el signo Q' PRECIOS, aun omitiendo el elemento gráfico, es una expresión original, derivada de la combinación de expresiones que cuentan con una ortografía e impresión visual identificable.
No existe confusión fonética debido a que la pronunciación Q' PRECIOS corresponde a /queprecios/, hecho que la hace única y original frente a la simple expresión /que/. Adicionalmente, la marca Q' PRECIOS, tiene la sítaba tónica /pre/, totalmente ajena a la sola expresión /que/. No existe confusión ideológica. La expresión QUE carece de significado que le permita ser un ente conceptualizado para los consumidores.
Por el contrario, la marca Q' PRECIOS, contiene elementos suficientes para contar con entidad propia y recordación entre los consumidores. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 1.1. 1.2. Proceso 597-1P-2016 De ta revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 de la norma citada, pues no es materia de controversia lo que puede constituir una marca.
Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. Asimismo, de oficio se interpretarán los Literales b) y g) del Artículo 135 de la Decisión 4868, por ser pertinentes para el caso toda vez que la demandante alegó que el signo solicitado estaria conformado por partículas de uso común y que carecería de distintividad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Marcas evocativas y términos de uso común. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad La demandante ha señalado que el signo solicitado Q' PRECIOS no goza de distintividad; por tanto, no puede ser registrado como marca.
La normativa andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (..)" 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 597-1P-2016 Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
(a La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:*0 1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 2) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.!1! 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, 6 1.8. 2.1. 2.2. Proceso 597-1P-2016 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo (' PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(0 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.?2 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 325-1P-2015 de fecha 20 de octubre de 2015. 7 2.3. 2.4.
Proceso 597-1P-2016 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:13 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 11 b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.15 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. *6 d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.!? Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:** a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta $ 14 Ibidem.
De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 15-1P-2013 de fecha 6 de marzo de 2013; e, Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 519-1P-2015 de fecha 15 de marzo de 2016. Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 519-1P-2015 de fecha 15 de marzo de 2016, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 178-IP-2015, de fecha 2 de marzo de 2016, p. 8. 8 2.5. 3.1 3.2 3.3 Proceso 597-1P-2016 su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como un extremo de la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado ("PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan 3.4 Proceso 597-1P-2016 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.1? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?% salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?1 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?2, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. 20 21 2 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial caída en el Proceso 55-1P-2013 de fecha 8 de mayo de 2013; e, Interpretación Prejudictal recaída en el Proceso 178-1P-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 129-1P-2015, p. 14, De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 88-1P-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, pp. 10-11.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 10 3.5 Proceso 597-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.23 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado Q'PRECIOS (mixta) y la marca QUE (denominativa).
Para dicho análisis, se deberán tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es 23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “mortema”: Unidad minima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Proceso 597-IP-2016 la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.
Marcas evocativas y términos de uso común Como en el proceso interno, Ventas Institucionales señaló que la palabra PRECIOS es un término evocativo y de uso común, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.?4 Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.25 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso 24 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10, ibídem. 12 4.7 4.8 4.9 Proceso 597-IP-2016 el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?6 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación PRECIOS, y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(a Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” 4.10 No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir 4.11 el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.28 Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 26 21 28 Ibídem.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. De mado referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 13 Proceso 597-IP-2016 4.12 El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.13 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común 5.1 5.2 5.3 en el signo solicitado para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que Ventas Institucionales ha señalado que los servicios de la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con los productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue su marca registrada, corresponde analizar dicho tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a fos cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la sirnilitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 14 Proceso 597-1P-2016 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 30 5.4 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. Ed Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016.
X 15 Proceso 597-IP-2016 c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00251-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en 16 Proceso 597-1P-2016 el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal. ! ¡a Cecilia Luisa Ayllon Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO f Hernál Mero Zambr: > Hugo Ramiro Gómez Apac M ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 7 Cecilia Luísa Ayllón Quinteros Gustav arcía Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17