TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 345-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10100-2015 Referencia: Signos involucrados: V VALENTINO GARAVANTI (mixto) y JOSÉ VALENTINO (mixto).
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 177-2016-SDCSP-C/PJ de 13 de junio de 2016, recibido vía courrier el 21 de junio de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10100- 2015; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: VALENTINO S.P.A. 5 y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 345-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOP). Tercero. Interesado: JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR. Hechos relevantes El 4 de diciembre de 2009, VALENTINO S.p.A. (en adelante, VALENTINO), solicitó el registro del signo V VALENTINO GARAVAN! y logotipo (mixto)! para proteger productos comprendidos en la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 5 VALENTINO GARAVANI Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de su marca: JOSE VALENTINO (mixta)? registrada en la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Niza.
JOSE VALENTINO El 8 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2360-2010/CSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición formulada por JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR y denegó el registro del signo solicitado Y VALENTINO GARAVANI y logotipo. El 18 de noviembre de 2010, VALENTINO, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI. 1 Expediente No. 407217-2009. 2 Clase 25.- Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrereria. 3 Certificado No. 158421. 4 Clase 25.- Prendas de vestir, calzado y sombreros, 2 Proceso 345-1P-2016 2.5.
El 20 de enero de 2011, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR contestó al Recurso de Apelación. 2.6. El 30 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado Y VALENTINO GARAVANI y logotipo. 2.7.
El 23 de febrero de 2012, VALENTINO presentó, demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI. 2.8. El 16 de abril de 2012, el INDECOPI contestó la demanda Contencioso Administrativa. 2.9. El 24 de abril de 2012, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR contestó la demanda Contencioso Administrativa. 2.10. El 20 de marzo de 2013, el Juzgado Sexto Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada por VALENTINO. 2.11.El 9 de abril de 2013, VALENTINO presentó Recurso de Apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Diez. 2.12.
Dentro del término legal establecido para el efecto, el INDECOPI contestó el Recurso de Apelación interpuesto. 2.13.El 29 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia, signada como Resolución Número Catorce revocó la sentencia signada como Resolución Número Diez y otorgó el registro como marca de la denominación V VALENTINO GARAVAN!I y logotipo. 2.14.El 23 de junio de 2015, JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR, presentó Recurso de Casación en contra de la Sentencia dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado. 2.15.El 24 de junio de 2015, el INDECOPI interpuso Recurso de Casación en contra de la Sentencia dictada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado. 2.16.El 15 de marzo de 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 3 7 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 345-1P-2016 suspendió el trámite a efectos de solicitar a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa VALENTINO, en su demanda manifestó que: Entre los signos en conflicto no existe posibilidad de confusión desde los puntos de vista fonético, visual ni conceptual.
No es posible la confusión indirecta respecto de los signos en controversia. La marca JOSE VALENTINO coexiste en el mercado con la marca VALENTINO registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 129831) y en otras clases internacionales vinculadas. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: Los signos en controversia son indiscutiblemente semejantes, al grado de generar riesgo de confusión indirecta.
El Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la semejanza entre dos signos será impedimento de registro cuando se presenta en tal grado que sea capaz de inducir a error a los consumidores. La confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen.
En el presente caso, los signos confrontados protegen idénticos productos en la misma Clase internacional. Tratándose de signos mixtos, se debe tener presente que es el elemento denominativo en el presente caso, el que predomina sobre el elemento gráfico. En la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solo la marca registrada contiene la denominación VALENTINO, no existe otra marca que la contenga, por lo que constituye una denominación fuerte, que el consumidor no vincula con origen empresarial distinto que no sea el del titular de la marca registrada.
Argumentos de la Sentencia dictada por el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. Proceso 345-1P-2016 Al comparar los signos en conflicto VALENTINO GARAVANI y JOSE VALENTINO, se concluye que existe una coincidencia ortográfica y fonética en la palabra VALENTINO, lo cual genera riesgo de confusión y asociación que posibilita que el consumidor a pesar de que diferencie los signos, asuma que provienen de un mismo origen empresarial.
Existe similitud y conexión competitiva entre los productos que se distinguen con los signos, por lo que su coexistencia en el mercado, inducirá al consumidor a error. El signo solicitado VALENTINO GARAVANI carece de distintividad respecto de la marca registrada JOSÉ VALENTINO. Argumentos expuestos en el recurso de apelación VALENTINO en el Recurso de Apelación presentado señaló: El signo solicitado no es confundible con la marca previamente registrada, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el mercado.
El signo solicitado está acompañado de un monograma que contribuye a marcar una radical diferencia. El signo solicitado evoca en la mente de los consumidores un personaje concreto; el famoso modisto VALENTINO GARAVANI, porque se trata del nombre y apellido propios de un célebre diseñador, así como de su monograma característico y suscitará el recuerdo de prendas de vestir de lujo y diseños de alta costura.
La marca registrada JOSE VALENTINO puede ser un nombre común a muchas personas y, por tanto, no se asocia a ninguna persona en concreto. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación El INDECOP] en su contestación al Recurso de Apelación presentado señaló: Al analizar el riesgo de confusión se debe realizar una correcta aplicación del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en este sentido se tomó en cuenta la identidad, similitud o vinculación de los productos que los signos identifican y la identidad o similitud de los signos entre sí. El hecho de que los signos contengan la denominación VALENTINO y distingan los mismos productos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional constituyen un supuesto de confusión indirecta. 7.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
Proceso 345-1P-2016 El hecho de que si bien, una persona pueda conocer el nombre de diseñadores extranjeros, ello no dota de contenido conceptual al signo solicitado, ni implica que no exista riesgo de confusión. El hecho de que existan otras marcas que contengan la denominación Valentino, en distintas clases internacionales, no tiene incidencia en el presente caso, ya que al proteger productos distintos no existe posibilidad de riesgo de confusión. Argumentos de la Sentencia del recurso de apelación La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia señaló que: Al observar los signos en controversia y al haber determinado que el elemento predominante es el denominativo, y que el mismo está compuesto por un apellido como lo es VALENTINO, el análisis debe centrarse en este término. En el presente caso, el titular del signo solicitado es la persona jurídica VALENTINO S.P.A., sin embargo, existe un consentimiento expreso del señor VALENTINO GARAVANI para que su nombre sea utilizado como marca.
Los apellidos son considerados denominaciones de uso común e incluso como marcas débiles. La marca registrada JOSE VALENTINO que protege productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, coexiste con las siguientes marcas de propiedad del solicitante VALENTINO S.P.A. MARCA Ca. CERTIFICADO VO 25 129831 VALENTINO 3 3853 VALENTINO 14 98984 VALETINO GARAVANI_| 18 69348 VERY VALENTINO 3 40364 Si bien se ha verificado esta coexistencia de hecho, cabe señalar que la misma no genera el derecho automático a un registro, ya que el análisis de riesgo de confusión se realiza de forma independiente en cada caso específico.
Existen adicionalmente varias marcas registradas que contienen el término VALENTINO en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de 6 8.7. 8.8. 9.1. 9.2. 10. 10.1. Proceso 345-1P-2016 Niza a favor de distintos titulares, por citar algunos a manera ejemplificativa tenemos: | MARCA Ca. TITULAR JOSE VALENTINO 25 | JOSE ANTONIO SALAS AGUILAR MARIO VALENTINO 25 | MARIO VALENTINO S.P.A. ZONE BY VALENTINO | 25 | VALENTINO GLOBE B.V. VALENTINO 25 | VALENTINO S.P.A. | GARAVANI El signo solicitado protege productos de especialidad, es decir tienen características únicas, ya que, al ser prendas de alta costura, están dirigidas a un grupo específico de consumidores, por lo que el consumidor especializado no realiza comparaciones con otras marcas.
Si bien existe semejanza entre los signos en controversia a nivel fonético, ortográfico, no existe riesgo de confusión al tratarse de signos débiles. Argumentos del Recurso de Casación JOSÉ ANTONIO SALAS AGUILAR interpuso recurso de casación en el que manifestó que: El conceder el registro de la marca V VALENTINO GARAVANI para la misma Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, sea cual sea el sector de mercado específico, atenta contra los derechos de exclusividad legalmente adquiridos sobre la marca JOSE VALENTINO. Ningún registro de marca se otorga por la autoridad competente, restringiendo a un sector específico del mercado.
Argumentos del Recurso de Casación El INDECOP!I interpuso recurso de casación en el que manifestó que: La sentencia objeto del presente recurso, ha desnaturalizado el proceso natural de evaluación de los signos en controversia, sin ponerse en el lugar del consumidor. 10.2.El hecho de que los signos confrontados empleen la denominación VALENTINO, determina que el público consumidor pueda válida y equivocadamente creer que uno constituye una variación o una nueva presentación del otro, pudiendo pensar que distinguen productos del mismo empresario o, en todo caso, cuando se trate de empresarios distintos, tenga algún vínculo de carácter comercial entre ellos.
Proceso 345-1P-2016 10.3.Al proteger productos dentro de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional, el público consumidor sin duda se vería confundido. 10.4. No es posible sostener que el término VALENTINO sea un apellido de uso común, tampoco un signo débil, se trata de un signo arbitrario, con la capacidad distintiva suficiente para que pueda orientar las decisiones de compra de los consumidores. 10.5.Es falso afirmar que coexisten varias marcas que contienen el término VALENTINO en la Clase 25 a favor de distintos titulares, pues las marcas MARIO VALENTINO y ZONE BY VALENTINO no se encuentran vigentes. 10.6.Los productos que los signos en controversia protegen son exactamente B. 1. 1.1. los mismos; prendas de vestir, calzado y sombrerería. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)5.
Procede la Interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Signos compuestos por un nombre propio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo VALENTINO GARAVAN] (mixto) y la marca JOSE VALENTINO (mixta) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: 5 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 345-1P-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24- 1P-2009. 9 1.6. 1.5.3. 1.5.4. Proceso 345-1P-2016 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4, La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre: de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1IP-2009. 10 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2.
Proceso 345-1P-2016 producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. $ b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen tas similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto V VALENTINO GARAVAN! y la marca JOSE VALENTINO (mixta), se abordará en este acápite este tema.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 11 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 345-1P-2016 estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico?0. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado!!. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.12 De acuerdo con lo antes expuesto, se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 10 3“ Proceso 12-1P-2014. Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 01 de agosto de 2002. Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) "C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. 12 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 345-1P-2016 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado!?, Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.
En este caso, entre los signos mixtos en conflicto, al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 11 2.10.Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:15 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 19 14 15 Proceso 56-1P-2013.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Ibídem. 13 2.11. 2.12. 3.2. 3.3. Proceso 345-1P-2016 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica o figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, se abordará en este acápite este tema.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo1$ entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007, e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 14 Proceso 345-1P-2016 3.3.2.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros??: 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea 7 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2018, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015, 15 3.5. 4.2.
Proceso 345-1P-2016 la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2.
Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos V VALENTINO GARAVANI y la marca JOSE VALENTINO. Signos compuestos por un nombre propio.
Dentro del proceso interno los signos en controversia comparten el término VALENTINO. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".
En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.
En cualquier caso, incluso 16 4.3. 4.4. Proceso 345-1P-2016 cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”18, Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.
Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial, o de igual manera si se trata de nombres de personajes famosos.
En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto que tan común es el nombre VALENTINO, verificando si no va a crear riesgo de confusión y va a ser diferenciable respecto de la marca previamente registrada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 10100-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quintero TEJE? Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO http:/www.wipo.insme/es/faq/tm_faqs_q4.html 17 Proceso 345-1P-2016 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 | XV Hugo 0) Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / A na E Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18