=d TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 591-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 07570-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos: SALCHICHERÍA ALEMANA (marca mixta y nombre comercial denominativo) / SALCHICHERÍA ALEMANA (signo mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7570-2013-0/5TASECA-CSJLI-PJ, del 5 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155, 191, 193 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 07570-2013-0-1801-JR-CA-25; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A.C, 2.1. 2.2. Proceso 591-1P-2015 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU. SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A. Hechos Relevantes: El 19 de mayo de 2011, SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A. (en adelante, SALCHICHERÍA ALEMANA), presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial y por competencia desleal en contra de FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A.C. (en adelante, EMBUTIDOS LA ALEMANA) argumentando infracción de su nombre comercial denominativo y su marca mixta SALCHICHERÍA ALEMANA!, esta última registrada para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza?, (Certificado 37518).
Indicó que EMBUTIDOS LA ALEMANA presentó en sus locales un panel con la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA, cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena. De las pruebas actuadas en el procedimiento administrativo se determinó que la denunciada usa los siguientes signos para distinguir productos de las Clases 29 y 30, así como servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: 5D RA AN Expediente Administrativo 455974-2011 Comercialización de embutidos en general y similares., a 5, Ú 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 591-1P-2015 El 16 de septiembre de 2011, EMBUTIDOS LA ALEMANA contestó la denuncia interpuesta alegando ser titular de la marca mixta FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA 6S.A., registrada para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, (Certificado N* 98202). PRODUCTO AREQUIPEÑO DE CALIDAD FABRICA 0£ EMBUTIDOS LA ALEMANA: El 9 de febrero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 446-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial e improcedente la denuncia por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y de explotación indebida de la reputación ajena.
El 23 de febrero de 2012, SALCHICHERÍA ALEMANA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 24 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2532-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, declaró fundada la acción por infracción de los Derechos de Propiedad Industrial contra EMBUTIDOS LA ALEMANA.
El 21 de octubre de 2013, EMBUTIDOS LA ALEMANA interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo, cuya pretensión principal consistió en que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo. El 3 de junio de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda. El 16 de junio de 2014, SALCHICHERÍA ALEMANA presentó escrito de contestación a la demanda. 2.10.El 26 de diciembre de 2014, la Fiscalia del Ministerio Público de la República del Perú presentó dictamen indicando que la demanda debía ser declarada infundada.
Carne, embutidos, paté de higado, jamones, salchichas, tocino y chuleta ahumada. Proceso 591-1P-2015 2.11.El 16 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Doce, declaró infundada la demanda. 2.12.El 7 de agosto de 2015, EMBUTIDOS LA ALEMANA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.13.
Por auto de fecha 2 de noviembre de 2015 la Quinta Sala Especializada 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por EMBUTIDOS LA ALEMANA: Manifestó que es titular de la marca mixta FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A. En consecuencia, se encuentra ejerciendo de manera legítima su derecho. Sostuvo que el uso del signo SALCHICHERÍA ALEMANA para distinguir sus productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no infringe los derechos de propiedad industrial de SALCHICHERÍA ALEMANA, debido a que estaría ejerciendo un uso regular de su derecho al haberse fusionado con la empresa SALCHICHERÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, quien habria utilizado dicha denominación desde 1972.
Indicó además que la denunciante no tiene presencia comercial en Arequipa, que es donde su empresa desarrolla sus actividades comerciales. Expresó que SALCHICHERÍA ALEMANA no requirió a la administración la prohibición del uso de la marca mixta LA ALEMANA. Sin embargo, la administración prohibió el uso de signos compuestos por dicha marca, la que no tiene ninguna similitud con la marca registrada del denunciante.
Adujo que si bien se determinó que no existía competencia desleal, tampoco era procedente pensar en la existencia de infracción de los derechos de propiedad industrial. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:. Sostuvo que entre los productos y/o servicios de las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexión competitiva. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1.
Proceso 591-1P-2015 Manifestó que los signos de SALCHICHERÍA ALEMANA y los que usa EMBUTIDOS LA ALEMANA, desde el punto de vista fonético son idénticos. Expresó que la utilización de signos que incluyen la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA, constituyen actos que transgreden los Derechos de Propiedad Industrial de SALCHICHERÍA ALEMANA. Señaló que para determinar la existencia de algún tipo de infracción a los derechos de propiedad industrial, a la administración no le correspondía analizar acuerdos de fusión realizados con anterioridad.
Argumentos de la contestación presentada por SALCHICHERÍA ALEMANA: Sostuvo que desde 1917 se ha utilizado el nombre comercial SALCHICHERÍA ALEMANA para el expendio de productos de la Clase 29. Agregó que se presentaron pruebas que demuestran dicha afirmación. Adujo que la administración ha considerado la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en cuestión. Señaló que existe confusión entre los signos cotejados desde el punto de vista fonético.
Concluyó alegando que en el proceso se ha logrado acreditar que si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Sentencia de primera instancia: El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 16 de julio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) la demandante cuestiona la legalidad de la resolución impugnada y en principio sostiene que el Indecopi le otorgó el registro de la marca de producto “fábrica de Embutidos la Alemana S.A.C” la que viene utilizando en ejercicio legítimo de su derecho, por lo que no habría afectación a los derechos de Propiedad industrial ( ) al respecto, ( ) la denunciante SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A.C es titular de la marca de producto constituida por la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA y logotipo ( ) ( ) se puede advertir que los signos utilizados por la demandante son manifiestamente distintos a su marca registrada, por lo que no resulta 7.41.
Proceso 591-1P-2015 cierto que utiliza dichos signos en ejercicio legítimo de su derecho inscrito. Más bien los signos utilizados SALCHICHERÍA ALEMANA son idénticos en su aspecto fonético a la denominación de la marca SALCHICHERÍA ALEMANA y logotipo registrada a favor de la denunciante, lo cual puede causar un riesgo de confusión a los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos de que se trata ( ) Por ende, resulta claro que la utilización de los signos con la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA constituye un acto que vulnera los derechos de Propiedad industrial de la denunciante.
( ) la demandante sostiene que además del uso de la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA es legítimo por cuanto utiliza la misma a partir de la fusión por absorción realizado con la empresa SALCHICHERÍA ALEMANA S.A.C que viene utilizando dicha denominación desde 1972, ( ) cabe señalar que el eventual uso de dicha denominación en virtud de una fusión no enerva el hecho que la demandante utilizaba signos idénticos a una marca registrada a favor de la denunciante, siendo ello que genera un riesgo de confusión en el público consumidor y por tanto infringe los derechos de Propiedad Intelectual ( ) cabe señalar, que el hecho de que el Tribunal del Indecopi haya declarado improcedente la denuncia por competencia desleal en la modalidad de acto de confusión no implica que no haya existido Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, por cuanto la finalidad de protección de ambos regímenes son distintos, pues mientras que el primero dispensa una protección amplia a los competidores y al interés del público consumidor, la segunda brinda una protección Particular al titular de una marca registrada ( ) Por tanto, no resultan amparables los argumentos sobre el particular ( ) en consecuencia, se concluye que la resolución No 2532-2013/TPI-INDECOPI del 24 de julio de 2013 ha sido emitida de acuerdo a las normas sobre propiedad industrial, no habiendo incurrido en causal alguna de nulidad ( ) por las consideraciones precedentes la señora juez, EL VIGESIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, FALLA: declarando infundada la demanda interpuesta por la Fábrica de Embutidos la Alemana S.A.C.”.
Argumentos de la apelación presentada por EMBUTIDOS LA ALEMANA: En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que: i) la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOP! ha incurrido en error al prohibir la utilización de algunos de sus signos mixtos, ya que no fueron objeto evaluación en el procedimiento administrativo; ii) asimismo, reitera que le asiste el derecho de utilizar el signo SALCHICHERÍA ALEMANA, pues no existe norma que establezca que una empresa formada mediante fusión de dos empresas, no pueda hacer uso de su propio nombre comercial; y iii) finalmente indica que el Proceso 591-1P-2015 derecho del demandado para accionar contra su empresa ha prescrito, según lo establece el Artículo 110 Decreto Legislativo N” 1078, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155, 191, 193, 195 de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser procedentes los Artículos 155 restringido únicamente a su literal d), 191 y 193. En lo que respecta al Artículo 136 literal a) no se desarrollará porque no estamos ante un caso de registro de marcas; tampoco se interpretará el Artículo 195 porque no existe ningún problema relacionado con el registro de un nombre comercial.
De oficio, se interpretarán los Artículos 154 porque nos referimos al derecho exclusivo de la marca y el 192 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que mediante dicha norma se regulan algunos parámetros para la protección del nombre comercial. La Corte consultante le solicitó al Tribunal pronunciarse sobre los siguientes aspectos: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..-.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 193.- Conforme a la legistación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 1.1. 1.2.
Proceso 591-1P-2015 “1, Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos. 2.
Alriesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase. 3. Al uso del nombre comercial y formas de competencia desleaF". En relación con este último aspecto, el Tribunal encuentra que como la litis se trabó únicamente en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial, no se abordará lo relacionado con la competencia desleal.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. La acción por infracción y su prescripción. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial. La prueba del uso. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a un nombre comercial protegido.
Comparación entre signos mixtos y denominativos. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. La acción por infracción y su prescripción Como el proceso interno se adelantó en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial y como quiera que EMBUTIDOS LA ALEMANA sostuvo que la acción prescribió, se abordará el tema propuesto, siguiendo los precedentes jurisprudenciales pertinentes$.
El Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 15-1P-2015 de 12 de noviembre de 2015. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 591-IP-2015 Consagra esta disposición el principio “registral”, de acuerdo con el cual “el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro”.
Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: 1.4.1.
Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.42. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) Enel campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.
La acción por infracción de derechos de propiedad industrial y sus características Para realizar la facultad negativa o ¡us prohibendi, se consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, que se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486 y cuenta con las siguientes características: 1.5.1. Sujetos activos.” Pueden entablar dicha acción los siguientes sujetos: a) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N* 116-1P-2004, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1172, de 7 de marzo de 2005.
Proceso 591-1P-2015 Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del Artículo 238). b) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del Artículo 238). 1.5.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: 1.5.3. a) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Medidas cautelares: Los Artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: a) Impedir ta comisión de la infracción. b) Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. c) Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. d) Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. e) Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del Artículo 246). 10 Proceso 591-P-2015 1.5.4, Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 1.5.5.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El Artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 1.5.6.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El Artículo 243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización.2 Sobre esto el Tribunal ha dicho lo siguiente: “El Artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantia de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta dal infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de fa marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indermnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habria tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del 11 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 591-1P-2015 1.5.7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: a) Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. b) El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”.
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial. La prueba del uso Como el caso particular tiene que ver con la protección del nombre comercial SALCHICHERÍA ALEMANA y teniendo en cuenta que la Corte consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre el uso del nombre comercial, se abordará el asunto planteado. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen el sistema de protección del nombre comercial.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real?, sustancial? y constante!!.
Una vez se obtiene el derecho sobre un nombre comercial, su titular también tiene dos tipos de facultades: 2.3.1. Positiva: es la facultad de explotar el nombre comercial y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre el mismo, tales como usarlo, licenciarlo o cederlo. “ derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habria que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1588, de 20 de febrero de 2008;
Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar)”. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial quiere decir que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Constante quiere decir que su uso sea permanente. 12 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 591-1P-2015 2.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de un nombre comercial tiene la facultad de impedir que terceros registren un nombre comercial o una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a su nombre comercial.
Para esto debe demostrar que el primer uso de su nombre comercial fue anterior a la fecha de la solicitud de registro. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su nombre comercial. Para esto debe demostrar que el primero uso de su nombre comercial fue anterior al acto infractor.
Como en el proceso interno se argumentó que el denunciante no tiene presencia comercial en Arequipa, el Tribunal considera de suma importancia referirse al ámbito de protección territorial del nombre comercial. La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del país así haya sido registrado o no, como así ha razonado el Tribunal al respecto*?, en congruencia con las siguientes consideraciones: Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor.
Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes territorios.
El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de 12 Sobre este asunto el Tribunal ha generado una línea jurisprudencial bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-1P-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-1P- 2010;
Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-1P-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-1P- 2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324- 1P-2014, entre otras, 13 2.8. 2.9. Proceso 591-1P-2015 actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial.
En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática. Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio.
Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real. Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales.
Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. Prueba del uso 2.10. Ahora bien, para proteger un nombre comercial se debe demostrar su 2.11. uso real, sustancial y constante al momento de la infracción, lo que podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.
Desde luego si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que pueda demostrar una causal de justificación atendible y suficiente de conformidad con la normativa nacional interna. 2.13. Expresado de otro modo, no sería jurídicamente procedente, con fundamento en los presupuestos que se han desarrollado en esta Interpretación Prejudicial que el derecho al nombre comercial se 14 Proceso 591-IP-2015 protegiera per se simplemente por su primer uso, esto es, sin que tuviera demostración en el proceso que a partir de ese primer uso, el mismo siguió siendo constante o permanente hasta cuando se solicita su protección. 2.14.Por esta misma hermenéutica de interpretación, ante la hipótesis de vacios en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo debe comenzar a contarse desde el primer uso continuo, prescindiéndose de considerar aquellos usos que se evidencien esporádicos sin ninguna aproximación de continuidad en el tiempo. 2.15.
Sin embargo, resulta muy importante tener en cuenta que algunas casuísticas pueden llegar a presentar períodos intermitentes de uso en el nombre comercial, con plena aptitud para ser protegido juridicamente si la naturaleza de los bienes, productos o servicios a los cuales corresponda la actividad según se trate, corresponden o se inscriben en esta especie de dinámica, pues esta hipótesis sería diferente a la de un uso meramente casual, ocasional o esporádico. 2.16.
Por vía de ejemplo o como pautas que permitirian orientar la labor del juez en torno a esta valoración, de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare un nombre comercial, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado: a) Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.
Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 13 14 Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-1P-2015 de 26 de agosto de 2016.
Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continua e ininterrampido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el Articulo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-1P-2014). 15 Proceso 591-1P-2015 b) Bienes o servicios de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. Se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. c) Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.
Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarian el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 2.17. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección 3.1. 3.2. de un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial denominativo SALCHICHERÍA ALEMANA era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, al momento en que se cometió el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial, para determinar si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada.
Comparación entre signos mixtos y figurativos. Comparación entre signos mixtos Como en el proceso interno se discute si EMBUTIDOS LA ALEMANA se encuentra usando sin autorización la marca mixta SALCHICHERÍA ALEMANA, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia!5, Como ya se advirtió, el Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Se destacan las siguientes interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-1P-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015, 16 3.3.
Proceso 591-1P-2015 Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y, por lo tanto, se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el Artículo 155 ibídem. En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca.
Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) del mencionado Artículo 155 en los siguientes términos: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. 3.4. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): 3.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 17 3.5. 3.6. 3.4.2. 3.4.3.
Proceso 591-IP-2015 b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada, siempre y cuando se genere riesgo de confusión o asociación, situación que deberá ser analizada teniendo en cuenta múltiples aspectos.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado*, Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Comparación entre signos mixtos y figurativos Como en el proceso interno se discute una acción de infracción de un signo mixto mediante la utilización de un signo figurativo, se abordará el tema planteado.
Para comparar dos signos figurativos, se deberán tener en cuenta los elementos que componen un signo figurativo: 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que 16 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 18 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 591-1P-2015 este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro". En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Comparación entre signos mixtos En este acápite se abordarán dos temas solicitados por la Corte consultante: Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos Al riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y los supuestamente infractores, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos: Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas** de comparación: 3.9.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.9.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, atrás mencionadas. y 1 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- 1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 19 3.9.3. Proceso 591AP-2015 Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) b) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?, Silos signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i)' Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. ii) Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para 19 RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. E RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 20 Proceso 591-1P-2015 determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.9.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor 21 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudiciat del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 21 Proceso 591-1P-2015 grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: i) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. ii) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. iii) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a un nombre comercial protegido. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1. En el campo de los nombres comerciales y de conformidad con el caso particular, el Tribunal habrá de referirse a conducta prevista en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. 4.2. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular del respectivo nombre comercial, un signo idéntico o similar, bajo la condición 22 yl 4.3. 4,4.
Proceso 591-1P-2015 de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza: 4.2.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”.
Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice el nombre comercial infringido: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 4.2.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?2, Comparación entre signos mixtos y denominativos Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo protegido como nombre comercial y los supuestamente infractores, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos.
Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas?3 para el cotejo entre los mismos: 23 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirto piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008).
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, 23 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 591-1P-2015 4.4.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 4.4.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. La conexión competitiva Teniendo en cuenta que los signos supuestamente infractores fueron usados en relación con productos y servicios de las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza y con el ánimo de establecer el riesgo de confusión y calificar las conductas descritas en los Artículos 155 literal d) y 192 de la Decisión 486, se deberá establecer la conexión competitiva entre los mencionados productos y/o servicios, aplicando los siguientes parámetros: Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,24 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?25 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la sirnilitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente,” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 24 b) Proceso 591-1P-2015 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de 25 Proceso 591-1P-2015 conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza oO género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, silos productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07570-2013-0-1801-JR-CA- 25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción ?, 26 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 06-J-TJCA-2017 26 Proceso 591-1P-2015 i Ñ | E LS Cecilia e Ayitérí Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
(, MM Cecilia Luísa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 591-1P-2015 | 27