TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 542-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00497-00 Referencia: Diseño industrial titulado “MOTOCICLETA” Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4493 de fecha 5 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00497-00 y, El Auto de fecha 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Bajaj Auto Limited Demandado: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Proceso 542-IP-2016 Hechos relevantes El 21 de marzo de 2012, Bajaj Auto Limited (en adelante, BAJAJ) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del diseño industrial “Motocicleta”?.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 646 de 15 de junio de 2012, término dentro del cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Mediante la Resolución 47832 de fecha 10 de agosto de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC resolvió denegar el registro del diseño industrial solicitado por carecer manifiestamente de novedad.

El 21 de septiembre de 2012, BAJAJ interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 47832. Mediante la Resolución 21558 de fecha 25 de abril de 2013?, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial resolvió el Recurso de Apelación confirmando la Resolución 47832. El 30 de septiembre de 2013, BAJAJ presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 47832 y 21558.

Expediente administrativo 12-47976, En el informe de la Corte consultante, que acompañó la solicitud de Interpretación Prejudicial, se consignó un número de resolución y una fecha incorrecta, distinta a la que obra en el expediente remitido a este Tribunal. En ese sentido, en el presente acápite se han consignado los datos correctos. 2 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 4.2 4.3 Proceso 542-1P-2016 Mediante Auto del 7 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda presentada.

Mediante Providencia de fecha 24 de agosto de 2016, la Corte consultante dispone solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda de BAJAJ El diseño industrial solicitado cuenta con elementos novedosos que le otorgan una apariencia diferente de la anterioridad D1, pues el motor en el diseño solicitado está por debajo del depósito de combustible mientras que en el antecedente D1, existe mucho espacio alrededor del motor, lo cual le da un aspecto diferente a ambas motocicletas.

En el diseño solicitado, el depósito de combustible tiene una forma y contorno completamente diferente, que es visible en la parte frontal curvada, la cual está hacia el lado inferior, mientras que en Di se encuentra hacia el lado superior. La estructura del protector de piernas es visiblemente diferente en ambas motos, las luces direccionales y su montaje son asimismo distintas, el dial de la motocicleta solicitada tiene montaje diferente, así como las luces traseras, los portadores, entre otros aspectos.

Argumentos de la contestación de la SIC El diseño solicitado carece de novedad toda vez que se encuentra comprendido en el arte previo, tal como se evidencia en el antecedente D1 COL 00 91772 del 29 de abril de 2002, por lo que aquello que la solicitante señala como características únicas del diseño no son suficientes para darle a este una apariencia exclusiva.

Para un consumidor informado las diferencias radican en aspectos de forma que cambian la forma conocida o aprendida, y cuyas condiciones para elegir uno u otro están ligadas al gusto, pero también a elementos que marquen una diferencia sustancial entre el objeto conocido o aprendido. La demandante, cuando realizó la comparación entre el diseño solicitado y el antecedente D1 COL 00 91772 de 29 de abril de 2002, cometió un error al ir al detalle de la motocicleta y destacar partes que para el consumidor son irrelevantes cuando está frente a dos diseños tan iguales.

Asimismo compara algunas partes del diseño con imágenes y figuras que no son parte del contenido de los actuados, y basa la novedad en ciertas partes de la motocicleta, sin tener en cuenta que ni individual, ni 3 4.4 4.5 4.6 Proceso 542-1P-2016 colectivamente cambian la percepción de la forma solicitada frente a la anterioridad. Los diseños comparados son confundibles, pues el consumidor percibe en conjunto y no parte por parte, como consideró la demandante.

Debe tenerse en cuenta el proceso de elección del consumidor del producto, el cual se fundamenta en tres variables: (i) la historia del aprendizaje individual en cada contexto de compra en relación con la categoría del producto, (ii) en el contexto de compra como tal, (iii) las consecuencias que esa conducta produjeron para el individuo. La elección de un consumidor se va a ver afectada toda vez que las motocicletas cotejadas se percibirán como sustancialmente iguales, lo cual las hace confundibles en una situación real de mercado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, Procede la interpretación solicitada toda vez que el proceso interno se encuentra referido a una solicitud de registro de diseño industrial, en la cual se ha cuestionado la novedad del mismo.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. La novedad como requisito de registrabilidad. Las formas usuales. Las diferencias secundarias. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sín que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 542-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETOS DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro El proceso intemo versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial para “Motocicleta”. En ese sentido, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La jurisprudencia del Tribunal sobre el tema, ha manifestado que la finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; asi, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.* En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 12 de septiembre de 2012. Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. 5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 542-1P-2016 Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concieme al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.£ Requisitos y efectos de su registro De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” Una vez reconocido por la ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o ulilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, El Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada, no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustente en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad 6 7 Ver Interpretación Prejudictal recaída en el Proceso 135-1P-2007 de fecha 22 de noviembre de 2007, Ver Interpretación Prejudicia) recaída en el Proceso 55-¡P-2002 de fecha 17 de julio de 2002. 6 Proceso 542-1P-2016 Intelectual (OMPI)S en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (1) (ii) (iii) (iv) Visibilidad.

Los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles; siendo esta una condición para que puedan ser reconocidos. El diseño debe, además, quedar a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Este aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal, Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.

Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. Apariencia especial.

El diseño le otorga al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

Aspectos no técnicos. Los diseños industriales deben dejar de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, solo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios; es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titutada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. 7 2.1 2.2 2.3 2.4 Proceso 542-1P-2016 funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía. La novedad como requisito de registrabilidad. Las formas usuales. Las diferencias secundarias La demandante señaló que el diseño industrial solicitado contaría con elementos novedosos que le otorgan una apariencia diferente de la anterioridad señalada por la SIC.

En tal sentido, es pertinente analizar el tema del requisito de novedad en los diseños industriales. La novedad como requisito de registrabilidad El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante “su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto de otro diseño industrial. Para determinar la novedad de un diseño industrial, se establecen los siguientes criterios?: a) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; b) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; c) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

En el criterio a), se infiere que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. +0 En el caso del criterio b), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial11, mientras Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales.

Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”, Ibidem. 2.5 2.6 2.7 2.8 Proceso 542-1P-2016 que en el criterio c), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”.*2 El Artículo 115 de la Decisión 486 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las formas usuales En lo que se refiere a las formas usuales, este Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legistador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios, De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregionaf".* Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. OTERO LASTRES, José Manuel. El Modelo Industrial. Editorial Montecorvo, Primera Edición, Madrid, 1977, p. 359. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 99-IP-2012 de fecha 12 de septiembre de 2012. 9 Proceso 542-1P-2016 2.9 En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. 2.10 En tal comparación, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios, secundarios ni de uso común. Las diferencias secundarias 2.11 El citado Artículo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 2.12 Al respecto, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que para determinar que un diseño industrial posee novedad, será necesario que su comparación se realice partiendo de la impresión en conjunto del diseño con otros que se encuentren en el estado de la técnica, considerándose en dicha comparación que no es nuevo no sólo un diseño que sea idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro o que difiera de este sólo en características secundarias.!1* 2.13 Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.!5 2.14 Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 208-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, Ibídem. 10 Proceso 542-1P-2016 cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales?S, 2.15 En tal sentido, corresponde determinar si los elementos que conforman el diseño industrial denominado “MOTOCICLETA”, le dan una apariencia diferente respecto al diseño considerado como anterioridad, otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00497-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j / ( Y Cecilia Luisa Ayltón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 18 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 71-1P-2005 de fecha 6 de julio de 2005. 14 Proceso 542-1P-2016 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, Cecilia Luisa AyllórrGuinteros 2 PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12