e, *, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso E 619-1P-2016 Asunto 5 Interpretación Prejudicial Consultante S Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2014-00519-00 Referencia E Marcas involucradas PROANDINA (Mixta) y POLLO ANDINO (Mixta) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5361 del 15 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00519-00; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Pollo Andino S.A. Proceso 619-1P-2016 Demandada: Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Sierra Pineda y Cia S. en C. 2. Hechos relevantes 2.1. El 9 de abril de 2012, Sierra Pineda y Cia S. en C. (en adelante, Sierra Pineda) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca PROANDINA (mixta)! para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.? Signo solicitado ANIINA 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 643, el 15 de junio de 2012 Pollo Andino S.A. (en Adelante, Pollo Andino) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: MARCA CLASE CERTIFICADO REPRESENTACIÓN GRÁFICA POLLO ANDINO 31 255444 (Mixta) POLLO ANDINO 42 237085 (Mixta) y Expediente administrativo 12/57242. ? Clase_35: distribución y venta de comestibles, abarrotes, rancho, licores, dulceria, galleteria, azúcar y toda clase de mercancías para supermercados y tiendas. 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 619-1P-2016 POLLO ANDINO 29 255450 (Mixta) POLLO ANDINO POLLO ANDINO 42 237084 (Mixta) POLLO ANDINO POLLO ANDINO 31 246283 (Mixta) POLLO ANDINO POLLO ANDINO 29 213040 (Mixta) POLLO ANDINO 35 435968 (Mixta) POLLO ANDINO 29 435969 (Mixta) POLLO ANDINO 30 435970 (Mixta) Mediante Resolución 81714 del 28 de diciembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y por consiguiente otorgó el registro de la marca solicitada.
El 14 de febrero de 2013, Pollo Andino interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución antes referida. Mediante Resolución 14951 del 3 de marzo de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el Recurso de Apelación confirmando lo decidido en la Resolución 81714. El 29 de agosto de 2014, Pollo Andino demandó la nulidad de las Resoluciones 14951 y 81714, a fin de que se declare nulo el registro de la marca PROANDINA (mixta). 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. > Proceso 619-1P-2016 El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad.
El 17 de abril de 2015, la SIC contestó la demanda. Mediante Auto del 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Pollo Andino Mediante las resoluciones impugnadas se ha otorgado el registro de una marca que se encuentra en la causal de irregistrabilidad establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina.
El signo PROANDINA es un signo sustancialmente similar a sus marcas mixtas registradas, que incluyen la denominación POLLO ANDINO; además, distinguen servicios que se encuentran íntimamente conectados competitivamente, con lo cual el riesgo de confusión aumenta sustancialmente. Los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto comparten los mismos canales de comercialización, están dirigidos a un mismo público objetivo.
La inclusión de las palabras ANDINA (en el signo solicitado) y ANDINO (en las marcas registradas) evocan la misma idea, es decir que, los productos o servicios que distinguen pertenecen a una zona determinada. El signo solicitado a registro reproduce similar secuencia de letras que las marcas registradas a su favor. En las resoluciones impugnadas no se ha efectuado correctamente el cotejo entre los signos en conflicto.
Al registrarse la marca PROANDINA, se ha negado el valor distintivo de sus marcas registradas base de su oposición. Argumentos de la contestación de la SIC. La marca PROANDINA no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.3.
N 54 Proceso 619-1P-2016 Para que se configure la causal alegada por la demandante, los signos deben ser idénticos o similares, los productos que distinguen los signos deben presentar una conexión competitiva y que la relación entre los productos y la semejanza entre los signos genere un riesgo de confusión en el consumidor, supuestos que no se han presentado en el caso.
La demandante hace referencia a las reglas del cotejo que debe analizarse a fin de determinar el riesgo de confusión entre las marcas PROANDINA y POLLO ANDINO; esas reglas a las que hace referencia la demandante fueron tomadas en cuenta por la SIC, antes de formar su decisión y otorgar el registro del signo solicitado. La demandante erradamente considera que por el sólo hecho de que los signos en conflicto incluyan en su conformación los términos ANDINA/ANDINO, están evocando un concepto similar y por consiguiente son confundibles.
Cabe precisar que el cotejo entre signos es de forma conjunta y no por separado. Entre los servicios que brindan los signos en conflicto no existe conexión competitiva. Además, el sólo hecho que existan servicios que se encuentren incluidos en una misma clase no determina necesariamente la conexión competitiva como así lo alega la demandante.
En ningún momento se ha negado el derecho que tiene la demandante sobre las marcas base de denuncia; así como tampoco se ha desconocido la distintividad de sus signos. Al otorgarse el registro de la marca PROANDINA solo se ha establecido que no es confundible con sus marcas y que pueden coexistir en el mercado sin el riesgo de generar confusión en los consumidores.
Lo resuelto en las resoluciones impugnadas no induce a error a los consumidores en la elección de los bienes de su interés, por tal razón no se ha incurrido en causal de nulidad planteada por la demandante. Argumentos de la contestación de Sierra Pineda Se opone a cada una de las pretensiones de la demandante. El trámite realizado por la SIC se realizó según la normativa vigente; en consecuencia, no se vulneró ninguna disposición legal.
No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que todos cuentan con fuerza distintiva propia. La demandante no ha tomado en cuenta el elemento figurativo de la marca mixta. >on 1.1. Proceso 619-IP-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinad, No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 136 de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que el nombre comercial al que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Iregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas. Marcas evocativas. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 (signo solicitado) y los productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42 (marcas registradas) de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca PROANDINA (mixta) y la marca POLLO ANDINO (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación ( )" 1.2. 1.3.
Proceso 619-IP-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El rlesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016; e, Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 648-1P-2015 y 668-1P-2015, ambos del 25 de julio de 2016.
Ibidem. 1.4. b) d) Proceso 619-1P-2016 Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe Ibídem. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 619-1P-2016 ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. ? Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrallado. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 619-1P-2016 Comparación entre marcas mixtas Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo PROANDINA (mixto) y la marca POLLO ANDINO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.2 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*0 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*!. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, ferr, en enterraís, 10 Proceso 619-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. +. Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
E REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. €j., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural, 41 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 619-1P-2016 (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.13 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.!** Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.15 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?6 Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de 13 1 15 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, p.13. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 106-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 10. Ibidem, p. 11. 12 2.7. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 619-IP-2016 colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.?? Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Marcas evocativas Como en el proceso internm POLLO ANDINO señaló que las denominaciones ANDINA (en el signo solicitado) y ANDINO (en las marcas registradas) tienen carácter evocativo, al hacer referencia a una zona geográfica de los productos que distinguen, es pertinente analizar el tema. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.
Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?8, Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2018, p. 10. 13 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3, Proceso 619-1P-2016 que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.20 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones ANDINA y ANDINO y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 (signo solicitado) y los productos y/o servicios de las Clases 29, 30, 31, 35 y 42 (marcas registradas) de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno, se verifica que POLLO ANDINO refirió que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado PROANDINA presentan conexión competitiva con los productos y/o servicios que distinguen las marcas registradas POLLO ANDINO, hecho que no se ha tomado en cuenta en las resoluciones impugnadas.
En ese sentido corresponde analizar el referido tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así 21 Ibídem.
Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 14 Ml Pa 4.4. Proceso 619-1P-2016 como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?22 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 2 Y Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 15 Proceso 619-1P-2016 c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00519-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Proceso 619-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | / f 4 / Cecilia Luisa AyllórrGuinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO S Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / 7 Cecilia búisa AyIt6ñ Quinteros Gusto Gard Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17