TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 626-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 9090-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados, “Easy Clean Yoha 1 PC y logotipo” (figurativa) y “Carmelita” (figurativo).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 9090-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, del 20 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 9090-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno IPN, Demandante: IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE N E.I,R.L. a, 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 626-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP1), REPUBLICA DEL PERU. Litisconsorte: YOHA IMPORT S.A.C. Hechos Relevantes El 23 de septiembre de 2011, Yoha Import S.A.C. (en adelante Yoha Import), en su calidad de titular de la marca “Easy Clean Yoha 1 PC" y logotipo (figurativa), que ampara esponjas para uso doméstico de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza,' denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, el INDECOP!I) de la República Del Perú, a la empresa Carmelita del Norte E.I.R.L. (en adelante Carmelita del Norte) por infracción a sus derechos de propiedad industrial al haber importado, mediante DUA 215574 del 20 de junio de 2011, esponjas de uso doméstico marcadas con la denominación “Carmelita” y las bolsas que las contenían eran confundibles con su marca registrada (Expediente Administrativo 468404-2011).

La empresa Carmelita del Norte contestó la denuncia indicando ser titular de la marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo (figurativa), que ampara esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no cometió ninguna infracción ya que en uso de su derecho marcario realizó las operaciones comerciales de importación. Mediante Resolución 2770-2011/TPI-INDECOPI, del 7 de diciembre de 2011, de oficio se declaró nula la Resolución 641-2011/DSD-INDECOPI, del 13 de enero de 2011, mediante la cual se dispuso inscribir en el registro de marcas el signo “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo (figurativo).

Tal declaratoria de nulidad se sustentó en la preexistencia de la marca “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo de propiedad de Yoha Import. Por Resolución 2060-2012/CSD-INDECOPI, del 18 de junio de 2012, se declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Yoha Import contra Carmelita del Norte, fundamentalmente porque cuando se hizo la importación de esponjas por parte de ésta, el 19 de junio de 2011, estaba registrada a su favor la marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo (figurativa), y el signo cuyo uso se verificó constituye una variación no sustancial de la marca señalada.

Yoha Import apeló tal Resolución al considerar que la declaración de nulidad de la marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo “Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpleza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristaleria, porcelana y loza”. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 626-1P-2015 (figurativa) determina con efectos retroactivos que ni la marca, ni la solicitud de registro, hayan surtido efectos, por lo que las importaciones de Carmelita del Norte no estuvieron autorizadas por ley. Mediante Resolución 2560-2013/TPI-INDECOPI, del 25 de julio de 2013, se revocó la Resolución 2060-2012/CSD-INDECOPI, y se declaró fundada la denuncia interpuesta por Yoha Import contra Carmelita del Norte, imponiéndose una multa de 3 UIT a la denunciada.

El sustento de aquella Resolución fue que al haberse quedado anulada la marca de la denunciada, ésta no contaba con derecho alguno para hacer uso de tal marca, ni antes ni después de la declaración de nulidad. El 5 de noviembre de 2013, Carmelita del Norte interpuso demanda contencioso administrativa a fin de obtener la nulidad absoluta de la Resolución 2560-2013/TPI-INDECOPI.

El 12 de mayo de 2014 el INDECOPI contestó la demanda. El 10 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número SIETE, declaró infundada la demanda. El 30 de julio de 2015, Carmelita del Norte interpuso Recurso de Apelación contra la anterior Sentencia. 2.10.El 19 de octubre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3.

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso interno y dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentada por CARMELITA DEL NORTE Indicó que durante la vigencia de la marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo (figurativa), se hizo la importación de las esponjas que dicha marca amparaba, por lo que únicamente se hizo uso de la facultad positiva que le otorga el ser titular de una marca, sin que exista acto desleal de infracción de derechos.

Manifestó que en dicha importación se hizo uso de su marca conforme fuera registrada, no en forma distinta como lo señala la Resolución administrativa impugnada. También sostuvo que las marcas en conflicto difieren en sus elementos denominativos y gráficos. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI. Manifestó que la declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud hayan surtido efectos legales 4.2. 4.3. 5.1. 5.2.

Proceso 626-1P-2015 por lo que Carmelita del Norte no contaba con derecho alguno emanado del registro de su marca, ni antes ni después de la declaración de nulidad; por lo que la conducta infractora no podría ser legitimada. Argumentó que se encuentra acreditado que Carmelita del Norte utilizó el signo “Carmelita” y logotipo (figurativo) de modo diferente a su marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo, de modo tal que el signo utilizado para la comercialización de sus productos resultó similar a la marca “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo de propiedad de Yoha Import.

SIGNO UTILIZADO. Sostuvo que los elementos gráficos que conforman el signo que se comercializó con los productos de Carmelita del Norte tiene elementos gráficos que resultan confundibles con los elementos gráficos de la marca “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Sostuvo que la marca que le fue anulada a Carmelita del Norte no fue el signo utilizado para la importación. Manifestó que el signo utilizado para la importación por Carmelita del Norte resultó similar a la marca “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo de propiedad de Yoha Import, para los mismos productos. y 6.1. 6.2.

Proceso 626-1P-2015 Argumentos del Recurso de Apelación presentado por CARMELITA DEL NORTE Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que la importación por ella efectuada se realizó 6 meses antes de que se anule su marca registrada, por lo que no puede existir infracción si se hizo uso del derecho otorgado por ei propio INDECOPI.

Sostuvo que una parte del signo utilizado en la importación representa parte de la marca registrada a su favor. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá con la interpretación requerida.

De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretará el Artículo 154 ibídem.? La Corte consultante formuló las siguientes preguntas: “1. ¿A partir de cuándo surte efectos legales la declaración de nulidad de una marca al amparo de la Decisión 4867? 2. ¿Se iinfringen los derechos de propiedad industrial de un titular si se usa en el comercio un signo similar al suyo que resulta ser la modificación de una marca cuyo registro fue anulado y que inicialmente no era confundible con la marca del referido titular?”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136,- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( Y” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, tos siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( P. “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. nao N»N o 1.1. 1.2 1.3. 1.4. Proceso 626-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo marcario. La percepción del consumidor. Comparación entre signos mixtos. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual. Se argumentó que la denunciada se encontraba usando un signo similar, capaz de producir riesgo de confusión y asociación, con la marca mixta “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo, mediante la importación de productos similares.

Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia. 3 El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2, Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable.

Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-1P- 2015, y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-1P-2015. Proceso 626-IP-2015 b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.5. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.

Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) del mencionado Artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar. 1.6.

El literal a) del Artículo 155 es una causal especifica, en la medida que extiende la infracción a la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 1.6.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. b) Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapiceria en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. c) Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos ly IL El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.

De todas maneras, el y 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 626-1P-2015 Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo marcario.

La percepción del consumidor Se ha señalado en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, que el signo “Carmelita” y logotipo es confundible con la marca “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo, por lo que corresponde analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal.* El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, que extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013, 2.6. 2.7.

Proceso 626-1P-2015 posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, 2.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos, y comparándolos con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo marcario:* 2.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009. 3.1. 3.2.

Proceso 626-1P-2015 Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 21, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como esponjas para la limpieza, etc.6 Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto “Carmelita” y logotipo con la marca mixta “Easy Clean Yoha 1PC” y logotipo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc.

La parte gráfica de un signo mixto puede estar formada por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de gráficos se pueden distinguir tres elementos, a saber: 3.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.2.3.

Los colores: sí el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 10 3.3. 3.4. 3.5. 4,2. 4.3.

Proceso 626-1P-2015 podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 3.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 3.4.2.

Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo, y los efectos de tal anulación. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar, con base en reiterada jurisprudencia,? el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486, que contempla entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. Entre otros, ver la Interpretación Prejudicial del 12 de noviembre de 2015, emitida en el Proceso 192- 1P-2015. 11 4.4. 4.5. 4.6. 5.1.

Proceso 626-1P-2015 La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente.

Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada Pais Miembro.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante ¿A partir de cuándo surte efectos legales la declaración de nulidad de una marca al amparo de la Decisión 486? 5.1.1. Al momento de anularse un acto administrativo surge el debate sobre el establecer los efectos de tal anulación en el tiempo —en forma retroactiva (ex tfunc) o con efectos simplemente futuros de abrogación (ex nunc)-.

Otras veces se revisan las causas que motivan la extinción, por razones de oportunidad o conveniencia, o por razones de ilegitimidad, más propias de la anulación del acto.? Una decisión anulatoria puede hacer desaparecer el acto con efecto general inmediato (erga omnes), y puede tener efectos desde la fecha de expedición de la norma (ex tunc), o actuar hacia el futuro, desde la fecha de vigencia de la resolución o sentencia (ex nunc). 10 5.1.2.

No obstante lo anterior, como la normativa comunitaria en materia de Propiedad Industrial no consagra los efectos de la nulidad declarada sobre un registro de marca, sobre la base del principio de complemento indispensable, tales efectos se regularán conforme se encuentre previsto en la normativa nacional, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina.

Para ello, deberá tomarse en consideración que la normativa andina tiene preeminencia sobre cualquier norma interna de cada País Miembro. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas interpretaciones prejudiciales: Y ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.*1. 10 11 El Tribunal ha desarrollado la temática en el ámbito de la Acción de Nulidad que es de su competencia, entre otras en la sentencia emitida dentro del Proceso 01-AN-97, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No, 340 del 13 de mayo de 1998, Tema desarrollado en la sentencia emitida dentro del Proceso 04-Al-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 308 del 28 de noviembre de 1997, Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, emitida en el Proceso 10-1P-94, 12 Proceso 626-1P-2015 5.2.

¿Se infringen los derechos de propiedad industrial de un titular si se usa en el comercio un signo similar al suyo que resulta ser la modificación de una marca cuyo registro fue anulado y que inicialmente no era confundible con la marca del referido titular? 5.2.1. En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, deberá primero verificarse los efectos de la declaración de nulidad de una marca conforme se ha indicado en el apartado anterior.

De modo que si tales efectos se dan en forma retroactiva (ex tunc), cualquier uso de la marca anulada, y más aún de una variación de la misma (sustancial o no), no puede ser validada. 5.2.2. Sila nulidad tiene efectos desde la emisión del acto de anulación (ex nunc), cabe analizar si el signo utilizado fue una variación sustancial o no de la marca registrada, y si tal signo es o no confundible con otra marca de un tercero. Como ha sido indicado en la presente Interpretación Prejudicial, el derecho al uso exclusivo de una marca también implica que su titular debe utilizarla en el mercado de conformidad con la representación gráfica que consta en el registro, sin variaciones o modificaciones, de lo contrario estaría usando un signo distinto a la marca registrada.

Para el caso particular se deberá determinar cuáles fueron los elementos relevantes o sustanciales de la marca mixta “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo. Si hay variación de dichos elementos con el signo “Carmelita” y logotipo utilizado para la importación, habria un cambio sustancial, lo que implicaría que no se ha dado uso a aquella marca.

Como en el caso particular se discute la supuesta variación no sustancial de la marca mixta “Carmelita la mejor opción para tu cocina” y logotipo, se deberá determinar cuál de los elementos que la conforman (los denominativos o los gráficos) son relevantes, es decir, cuál es el elemento que impacta o penetra con mayor fuerza en la mente del consumidor, pues de esta manera se distinguirá el elemento que ineludiblemente debe estar presente para demostrar si hubo o no variación sustancial de la marca.?2 12 Una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: Si el elemento relevante es el gráfico.- Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto (el trazado son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa).

Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo. Si el elemento relevante es el denominativo.- Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: variación en la sílaba tónica (una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial).

Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora (si se afectan dichos elementos, implicaria una variación sustancial), Variación en el orden de las vocales (esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo). Si la parte denominativa es compuesta (debe determinar ta palabra o palabras relevantes 13 Proceso 626-1P-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 9090-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. / YA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA S Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. en el conjunto.

Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial). También deberá analizarse la ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto (la primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor). 14 Proceso 626-1P-2015 LU L Cecilia Luisa Ayllón Quinteros j PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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