TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 130-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 00470-2014-0-1801-JR-CA-26.
Referencia: Signos involucrados: “DAKAR” (denominativa); "DAKAR" (mixta). Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 470-2014-0/58SECA-CSJLI-PJ, de 22 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00470-2014-0-1801-JR- CA-26.
El auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PARIS DAKAR Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 54 Proceso 130-IP-2016 LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: CROSLAND TÉCNICA S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de junio de 2011, CROSLAND TÉCNICA S.A. (en adelante CROSLAND) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante INDECOPI) el registro como marca del signo denominativo DAKAR para distinguir productos de la Clase 121 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 457614-201 1/DSD). | MARCA | NATURALEZA | EXPEDIENTE | CLASE REPRESENTACIÓN |] 457614- DAKAR | Denominativa 2011/DSD 12 DAKAR | | 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud de registro, se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 24 de agosto de 2011, PARIS DAKAR se opuso a la solicitud de registro del referido signo, sobre la base de sus marcas mixtas DAKAR?: MARCA [NATURALEZA | CERTIF. CLASE REPRESENT. 3, 9, 12, 14, 16, 844.056 | 18,21, 24, 28y 32 2.280.525 12 1.067 088 12 => 3, 4,6,8,9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, ) DAKAR Y um” 509 934 | 21,24, 25, 28, 29, Q Y LOGOTIPO 30, 31, 32, 33, 34, >» 35, 41 y 4,6, 8,9, 11, 12, JARAR 1486 678 | 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 34 9, 12, 14, 16, 18, 1205915 28, 41 005133673 | 8,11, 12, 24, 25 2.4.
El 26 de agosto de 2011, INDUSTRIA DACAR CIA LTDA (en adelante INDUSTRIA DACAR), se opuso sobre la base de la titularidad en Ecuador Sl Clase 12: Vehiculos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 2 Chile, Argentina, Francia, teniendo dicha titularidad en la OMPI y la OHMI 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 130-1P-2016 de la marca DACAR (Certificado 6286).
El 21 de mayo de 2012, a través de la Resolución 001699-2012/CSD- INDECOPI, se declararon infundadas las oposiciones formuladas y se concedió el registro del signo solicitado. El 18 de junio de 2012, PARIS DAKAR interpuso Recurso de Apelación contra el referido acto administrativo. El 16 de octubre de 2013, mediante Resolución 3557-2013/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 001699-2012/CSD-INDECOPI.
El 14 de enero de 2014, PARIS DAKAR interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3557-2013/TPI- INDECOP!I. El 21 de febrero de 2014, INDECOPI presentó contestación a la demanda. 2.10. El 3 de marzo de 2014, CROSLAND presentó escrito de contestación de la demanda. 2.11.El 27 de octubre de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda presentada por PARIS DAKAR. 2.12.El 9 de noviembre de 2015, PARIS DAKAR interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución. 2.13.El 15 de marzo de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2.
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por PARIS DAKAR Expresó que PARIS DAKAR es titular a nivel mundial de la notoria y reconocida marca mixta DAKAR, registrada en diversos países? para identificar varios productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los cuales se encuentran los de la Clase 12.
Indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. La marca solicitada es una transcripción de la marca notoria DAKAR. 3 L Chile, Argentina, Francia, teniendo dicha titularidad en la OMPI y la OHMI 3.3. 3.4, 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, 5.1. Proceso 130-1P-2016 MARCA NOTORIAMENTE RECONOCIDA SIGNO SOLICITADO Clase 12 N Y) NN Y) DAKAR Afirmó que la marca notoria DAKAR goza de un enorme prestigio a nivel mundial, que se encuentra asociado a las famosas competencias deportivas RALLY DAKAR.
Sostuvo que los signos en conflicto amparan productos y/o servicios vinculados entre sí. Señaló que es irrelevante para el análisis de confundibilidad el hecho que el solicitante sea titular de la marca denominativa YUMBO DAKAR. Argumentos de la Contestación a la demanda presentada por INDECOPI Sostuvo que la demandante no cuenta con el registro de la marca DAKAR en ningún país de la Comunidad Andina, incluido Perú. Manifestó que la demandante pretende basarse únicamente en la notoriedad posteriormente probada de la marca mixta DAKAR.
Señaló que, si bien es cierto que el Tribunal del INDECOPI estableció la existencia de determinadas similitudes entre los signos en conflicto, así como de vinculación entre los productos y servicios que ellas distinguen, no se puede dejar de lado que CROSLAND ya era titular de un signo similar al solicitado?*, lo cual fue determinante para otorgar el registro.
Indicó que dicho signo le otorga mejor derecho que a la demandante. Afirmó que la solicitud presentada debe ser entendida como una variación o modificación de la marca denominativa previamente registrada YUMBO DAKAR. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por CROSLAND Alegó que la demandante no tiene legitimidad para oponerse al registro de la marca solicitada ni para actuar en el proceso andino, por cuanto no ostenta ningún registro de la marca DAKAR en alguno de los países que YUMBO DAKAR, certificado 78357 de fecha 13 de febrero de 2002, para distinguir motocicletas de la clase 12. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Proceso 130-1P-2016 conforman la Comunidad Andina. Sostuvo, además, que la demandante se dedica a la organización de eventos deportivos como el RALLY PARIS- DAKAR, pero no es un fabricante, distribuidor o comercializador de producto alguno dentro de los países miembros de la Comunidad Andina, por lo que no existe conexión competitiva. Expresó que la notoriedad alegada por la demandante fue declarada con posterioridad a la solicitud del registro.
Informó que era titular de la marca YUMBO DAKAR antes de la titularidad alegada por la demandante y, por lo tanto, tiene derecho de prelación o derecho preferente que nace del principio PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN JURE. Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia Determinó que la notoriedad de la marca mixta DAKAR fue probada y es anterior a la solicitud del registro.
Estableció que el signo solicitado es una transcripción de la marca mixta DAKAR. Indicó que, a pesar de la identidad fonética de ambos signos, no se puede determinar el riesgo de confusión únicamente por el hecho de contener la palabra DAKAR, por cuanto los signos en conflicto generan impresiones visuales diferentes y no generarán riesgo de confusión aun cuando exista vinculación entre los productos y servicios.
Expresó que la palabra DAKAR corresponde a la capital de Senegal y no es una palabra de fantasía que merezca una protección mayor. Sostuvo que no existe riesgo de dilución y uso parasitario, ya que la marca solicitada sería relacionada por el público consumidor con la marca previamente registrada YUMBO DAKAR, y no con la marca DAKAR del demandante.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.5 Se procederá a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Articulo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que Proceso 130-1P-2016 interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida.S Además, la consultante solicita que este Tribunal se pronuncie sobre los siguientes interrogantes: “Que si para denegar el registro de una marca (caso de autos), es necesario tan solo el reconocimiento de la notoriedad de la otra marca en conflicto.
Que si se estaría contraviniendo la normativa nacional y/o andina, al negar la existencia de confusión entre una marca solicitada y una marca notoria sobre la base o fundamento de que el solicitante es titular de una marca". TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.
Análisis de registrabilidad de la marca derivada. sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.
(Jn 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 130-1P-2016 Respuesta a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria Como en el proceso interno se argumentó que la marca mixta DAKAR es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia”.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos O servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. Sobre la marca notoria en países extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-1P-2013 de 25 de abril de 2013. SS 1.5. 1.4.2. 1.4.3. Proceso 130-1P-2016 Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorio, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. 1.6. Proceso 130-1P-2016 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado y, de esta forma, dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 4868.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 1.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 1.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. * 1.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, !! semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”, Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. ¿La 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 130-1P-2016 notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 10 ibídem.
Pág. 247. 10 1.10. 1.11. 1.12. Proceso 130-1P-2016 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, /) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. ” En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.
La marca notoria en países extracomunitarios De una lectura armónica de los Artículos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 1.11.1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. 1.11.2.
No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 1.12.1.
La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el Artículo 225 de la Decisión 486, que establece: "Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” 11 Proceso 130-IP-2016 El Artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de indicios razonables! que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena. 1.12.2.
La nulidad de un registro de marca de mala fe, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 172. 1.13, Ahora bien, en concordancia con lo ya manifestado, una marca que no sea notoria en cualquiera de los países miembros no es protegible bajo el esquema del Artículo 136 literal h); únicamente se podría salvaguardar si encaja en las previsiones de los Artículos 137 y segundo párrafo del Artículo 172. 1.14.En este orden de ideas y bajo este esquema, el prestigio y el 2.1. 2.2. reconocimiento internacional de un signo se puede probar de conformidad con cualquiera de los medios de prueba regulados por la normativa nacional sobre la materia, y sobre la base del sistema de valoración probatoria que adopte el sistema procesal interno (sana crítica, tarifa legal, etc.).
Análisis de registrabilidad de la marca derivada Como el caso concreto se discute si el signo solicitado tiene derecho al registro por derivarse de la marca previamente registrada YUMBO DAKAR, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en la que el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios.
“n 12 Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002;
Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55- IP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-1P-2007. 12 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Proceso 130-1P-2016 El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos y, en esas condiciones, sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo.
En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, por lo tanto, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. Se debe tener en cuenta que la oposición que se presente contra una marca derivada no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que éste hace parte del derecho adquirido previamente.
La oposición debe vincular los elementos accidentales y accesorios, *? salvo que ésta se base en una marca idéntica o similar al elemento distintivo, y que fuera previamente registrada en relación con la marca supuestamente primigenia, o fuera notoriamente conocida con anterioridad. Respuesta a las preguntas del consultante Que si para denegar el registro de una marca (caso de autos), es necesario tan solo el reconocimiento de la notoriedad de la otra marca en conflicto No. Además de probar o reconocer la notoriedad de la marca en conflicto, se deberá demostrar la presencia de alguno de los riesgos determinados en el acápite 1 de la presente providencia. 13 Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.
Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales O complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.
(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-1P-2002). 13 Proceso 130-1P-2016 3.2. Que si se estaría contraviniendo la normativa nacional y/o andina, al negar la existencia de confusión entre una marca solicitada y una marca notoria sobre la base o fundamento de que el solicitante es titular de una marca La solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer sí se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, por lo tanto, aunque se llegare a establecer que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00470-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa ón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO LA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 14 Proceso 130-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. y Cecilia Luisa AyllórrÚuinteros — PRESIDENTA condo Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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