Proceso: 138-IP-2016 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 138-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-8380 Referencia: Infracción de la marca: “RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS 1A”.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-100 de 17 de marzo de 2016, recibido vía Courier el 31 de marzo de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literales a) y d) y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015- 8380.

El auto de 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ELVIA MIRANDA LEÓN Demandados: DUMAR ANDRÉS PINEDA GARZÓN (HEREDERO DETERMINADO DE JOSÉ MANUEL PINEDA) y HEREDEROS INDETERMINADOS DE JOSÉ MANUEL PINEDA 2. 2.1. Proceso 138-1P-2016 Hechos Relevantes: ELVIA MIRANDA LEÓN, propietaria del establecimiento comercial RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS 1-A, es titular de la siguiente marca: MARCA NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN RESTAURANTE RÁPIDAS 1-A DESTRVUTRATE 467395 431 14 Gp vés Y COMIDAS mida 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1.

El 16 de enero de 2015, ELVIA MIRANDA LEÓN presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (En adelante, la SIC), contra DUMAR ANDRES PINEDA GARZÓN (HEREDERO DETERMINADO DE JOSE MANUEL PINEDA) y HEREDEROS INDETERMINADOS DE JOSÉ MANUEL PINEDA.

El 7 de julio de 2015, DUMAR ANDRÉS PINEDA GARZÓN presentó escrito de contestación de la demanda. El 12 de agosto de 2015, los HEREDEROS INDETERMINADOS DE JOSÉ MANUEL PINEDA, mediante Curador At Litem, presentaron escrito de contestación de la demanda. El 27 de agosto de 2015, la demandante presentó escrito de reforma de demanda. El 9 de marzo de 2016, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, mediante Auto 16007 dejó constancia de la no contestación de la reforma de la demanda dentro del término previsto para ello, y se ordenó solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por ELVIA MIRANDA LEÓN: Argumentó que los demandados utilizan sin autorización, a través del establecimiento denominado COMIRAPIDAS - DESAYUNERO Y RESTAURANTE 14.2 sus signos distintivos en un aviso frontal de dicho Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. JOSE MANUEL PINEDA fue propietario del establecimiento de comercio denominado COMIRAPIDAS DESAYUNADERO Y RESTAURANTE 1?, que se encuentra ubicado en la plaza de 4.1.

Proceso 138-1P-2016 establecimiento, en la carta de precios y en la facturación, generando confusión directa e indirecta en los consumidores que acuden al mercado de restaurantes y demás establecimientos dedicados a la preparación de comidas y bebidas para el consumo humano en la ciudad de Villavicencio, tal como se puede apreciar: SIGNOS UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA DISTINTIVOS DE DEMANDADA LA DEMANDANTE Aviso frontal del establecimiento » 1A Qt 2, RESTAVRANTE Cartas de precio ELIANA Y TRES Buque 1AQ 2, RESTRURANTE Facturación RESTAURANTE 1A 140 2, RESTAURANTE Argumentos de la contestación a la demanda presentada por DUMAR ANDRÉS PINEDA GARZÓN (HEREDERO DETERMINADO DE JOSÉ MANUEL PINEDA): Expresó que ambos establecimientos utilizan signos distintivos idénticos, debido a que fueron creados por LIBARDO LEÓN ACEVEDO, quien sostuvo una relación sentimental con la demandante..

Manifestó que LIBARDO LEÓN ACEVEDO, mediante contrato suscrito el 30 de abril de 2004, le vendió a NATALIA LEÓN MIRANDA (su hija), el comidas del Centro Comercial El Buque de la ciudad de Villavicencio, Meta, en el cual se comercializan comidas y bebidas. JOSE MANUEL PINEDA murió el 19 de junio de 2014, 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 138-1P-2016 establecimiento comercial denominado COMIDAS RAPIDAS 1A, ubicado en la Calle 33 A No. 36-94, local 14-15-16 de Villavicencio. Posteriormente, NATALIA LEÓN MIRANDA, mediante contrato suscrito el 2 de enero de 2009, vendió el establecimiento a la demandante (su mamá). Sostuvo que LIBARDO LEÓN ACEVEDO, mediante contrato suscrito el 1 de septiembre de 2010, vendió a MYRIAM CAMPOS PEREZ el establecimiento comercial denominado RESTAURANTE Y DESAYUNADERO 1A, ubicado en la calle 21 No. 44b-30, local 6 y 7 del centro comercial El Buque de Villavicencio.

Posteriormente, MYRIAM CAMPOS PEREZ, mediante contrato suscrito el 22 de marzo de 2011, vendió el establecimiento a JOSÉ MANUEL PINEDA, estipulándose en la cláusula cuarta que se transfiere como un todo, incluyendo la razón social denominada RESTAURANTE Y DESAYUNADERO 1A. Precisó que no existe riesgo de asociación y confusión para el consumidor, por cuanto el demandado constituyó una nueva razón social.

Sin embargo, indicó que ambos establecimientos provienen de LIBARDO LEÓN ACEVEDO, quien sigue manejando la expresión 1 A en sus negocios. En la actualidad no se está utilizado la enseña comercial que identifica la demandante, la carta de comidas o la facturación que se reseña en la demanda. Afirmó que no es infractor, debido a que adquirió de buena fe la administración del establecimiento comercial; además, desconoció el trámite de registro de la marca mixta RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS 1-A, a nombre de la demandante.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Curador Ad Litem de los HEREDEROS INDETERMINADOS DE JOSÉ MANUEL PINEDA Indicó que los hechos no le constan, por lo que se atiene a lo que en derecho y en justicia resulte demostrado dentro del proceso. Manifestó que se acoge a lo establecido en el Artículo 306 del Código de Procedimiento Civil y solicitó que se declaren las excepciones que se hallen probadas dentro del proceso.

Alegó que en cuanto a las pretensiones, ni las acepta ni se opone a ellas, sujetándose a lo que se decida en derecho. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, literales a) y d) y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se procederá a la Interpretación solicitada.3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Proceso 138-1P-2016 Además, se interpretará de oficio el artículo 154 de la misma normativa, ya que la acción por infracción es un efecto del derecho al uso exclusivo de la marca.* Además, la consultante solicita que este Tribunal conteste las siguientes preguntas: “¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486? En caso afirmativo, y en los términos del Articulo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuál sería la diferencia entre acto prohibido a un tercero de aplicar o colocar la marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, según lo señala el literal a), y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios como lo indica el literal d) de la norma en mención”.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. El uso de una enseña comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial.

Respuesta a las preguntas del consultante. “Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; usar en el comercio un signo idéntico o similar a ta marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” k 1.2. 1.3. 2.1.

Proceso 138-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrialS, Como quiera que se argumentó que el demandado, supuestamente sin autorización, se encuentra utilizando expresiones idénticas o semejantes de la marca mixta RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS 1-A, se abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materiaS, El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el "principio registral" en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva (ius utendi): es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado artículo, El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el jus prohibendi en el ámbito marcario, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Título XV de la Decisión 486.

Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP- 2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-1P-2015, 2.2. Proceso 138-1P-2016 ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

El literal d) del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 2.2.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. i. — La conducta se califica mediante el verbo “usar”.

Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. ii. — La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. iii.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 70-IP-2008).

Proceso 138-IP-2016 el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.2.2. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. b) Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo.

Cc) Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos |l y ll. Llama la atención que a diferencia del literal d) del Articulo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos o servicios que ampara la marca registrada.

El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos!: Sujeto A A Resumen del activo A supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida m directamente Supuesto una marca y para productos ] que sobre los aplicada sobre distingue mismos OS productos. | productos. P: El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del marco del Proceso 367-1P-2015, anteriormente citada. 2.3. 3.1. 3.2.

El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta, de conformidad con lo plasmado en el siguiente acápite.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: > Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.

Proceso 138-1P-2016 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*0, En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 3.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo 10 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudiciat 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 1) Proceso 138-1P-2016 significado se encuentra en el diccionario.* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?2. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. — Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. li, Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii, Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 1 m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero, 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 3.4.

Proceso 138-1P-2016 analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Se deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si los demandados infringieron los derechos de propiedad industrial de ELVIA 13 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-P- 2015. 12 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 5.1.

Proceso 138-1P-2016 MIRANDA LEÓN sobre su marca mixta RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS 1-A. El uso de una enseña comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial Como se discute si los demandados infringieron los derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS 1- A, al usar la enseña comercial COMIRAPIDAS - DESAYUNADERO Y RESTAURANTE 1A, se abordará el tema planteado.

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.9 Teniendo en cuenta que el derecho sobre una enseña comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado por primera vez.

Este dato proporcionaria el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habria ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia, es decir, bajo la aplicación de las reglas expuestas en el acápite precedente.

Respuesta a las preguntas del consultante ¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486? Al dar aplicación al literal d) del artículo 155, sí opera el rompimiento del principio de especialidad!5, ya que se protege la marca aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudictal del 13 de noviembre de 2012, proceso 109-1P- 2012. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes”.

(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1271, de 2 de diciembre de 2005). 13 5.2. Proceso 138-1P-2016 El literal estudiado establece que el titular de una marca puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar a su marca en relación a cualesquiera productos o servicios, siempre y cuando tal uso pudiese causar riesgo de confusión o asociación. Esto genera una excepción al principio de la especialidad.

En caso afirmativo, y en los términos del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuál sería la diferencia entre acto prohibido a un tercero de aplicar o colocar la marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, según lo señala el literal a), y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios como lo indica el literal d) de la norma en mención. A diferencia del literal d) del Artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados en el marco del literal a) del Artículo 155 (punto 1.5.2. de la presente providencia), tienen que ver con los mismos productos o servicios que ampara la marca registrada.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-8380, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. lo Als Cecilia Luisa ¿A a Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Proceso 138-1P-2016 Hernán fr rano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡TRADO MAGISTRADO - De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. q y pa, SO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros — —Sustapo nz PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 138-1P-2016 | 15