TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 20-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-242738 Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial, patente “VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN".
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-004 del 5 de enero de 2016, recibido vía Courier el 20 de enero de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 51, 52, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno No. 2014-242738.
El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: CARLOS JULIO OSORIO PULGARIN Demandada: INDUSTRIAS VIUR S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 20-1P-2016 Hechos Relevantes CARLOS JULIO OSORIO PULGARIN presentó acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial? ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contra INDUSTRIAS VIUR S.A.S. al producir y comercializar, sin su permiso o autorización, su invento patentado denominado “VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN", conferido mediante Resolución 63870 del 29 de octubre de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Asimismo, persigue el accionante, entre otros, que se condene a la demandada al pago de daños y perjuicios. El 20 de octubre de 2015, INDUSTRIAS VIUR S.A.S. procedió a dar contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones del accionante, ya que no se han efectuado actos de competencia desleal ni de violación a la propiedad industrial; por cuanto la producción del producto VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN corresponde a uno con características, diseño y fabricación diferente, no habiendo lugar a indemnizaciones.
Mediante Auto del 24 de diciembre de 2015, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, citó a las partes a audiencia, y ordenó que se oficie al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita Interpretación Prejudicial. Argumentos de la demanda presentada por CARLOS JULIO OSORIO PULGARIN Manifestó que el 29 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 63870, otorgó la patente de invención denominada “VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCION" a su favor.
Entre los años 1990 y 1991 empezó la tarea de inventar y fabricar con sus propios medios dicho invento. Tras varios años de trabajo, en el 2008 inició el proceso legal para patentarlo. Señaló que en septiembre de 2009, repartió una carta modelo en todas las ferreterías de Popayán y otros municipios, explicándoles sobre su invento. Indicó que la demandada, sin tener poder o permiso del inventor, ha venido produciendo y comercializando las ventosas calibradas de doble acción. Aunque la estructura o cuerpo de la válvula ventosa en invención no es la misma en algunas de las empresas usurpadoras, sí han utilizado la fórmula de funcionamiento, y en otras la usurpación es total, como por ejemplo en la ventosa doble efecto, triple efecto, o como ventosa fabricada sobre la necesidad del terreno, que es lo mismo que ventosas calibradas de doble acción. Del expediente remitido por el consultante, no se ha podido establecer la fecha de presentación de la acción. 2 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 20-IP-2016 Expresó que debido a la actitud de la demandada de fabricar y comercializar su invento patentado, no ha podido explotarlo económicamente, con los correspondientes perjuicios que ello acarrea. Argumentos de la contestación presentada por INDUSTRIAS VIUR S.A.S. Señaló que la simple solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio no da inmediata protección, ni impide que terceros lo hagan, por cuanto sólo le da la expectativa de obtener el derecho a la concesión de la patente.
Una vez otorgada la patente, la invención queda protegida y su titular puede impedir que terceros exploten su producto o procedimiento. Por consiguiente, la protección de la patente denominada “VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN", sólo se adquirió con la Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir a partir del 29 de octubre de 2012.
Invocó el Artículo 54 de la Decisión 486, en el sentido que la patente no da derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. Indicó que el producto fabricado y comercializado por ella, corresponde a un diseño totalmente distinto, con características diferentes.
Además, que ella ya venía realizando actos de fabricación y comercialización de sus ventosas desde mucho tiempo atrás, antes de la solicitud del trámite de patente. Este producto no es una novedad en el mercado industrial y comercial, y son muchas empresas que lo fabrican y comercializan. Invoca al respecto el Artículo 55 de la Decisión 486.
Manifestó que la notificación de una solicitud de patente no impide legalmente que terceros puedan fabricar o comercializar el producto que se pretende patentar. Señaló que en el mercado existen otros productos de igual o mejor calidad que las del demandante, debido a que todos los fabricantes deben sujetarse a la normatividad internacional AWWA C512.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la interpretación de los Artículos 51, 52, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación Prejudicial solicitada. De oficio, por corresponder a los asuntos debatidos en la causa que origina la presente consulta, se interpretarán los Artículos 30, 54 primer párrafo, 55 y 239 de la mencionada Decisión.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Proceso 20-1P-2016 El consultante realizó las siguientes preguntas: “a) El producto que incorpore la invención patentada sin el consentimiento del titular debe contener la totalidad de las reivindicaciones protegidas para que pueda ser considerado como infractor? Que (sic) pasa si no contiene todas las reivindicaciones protegidas o si hay variación de Alguna (sic) de ellas.
“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” “Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones.
La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.” “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: 1) emplear el procedimiento; o li) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento”.
“Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, ( ) “Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo, En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.” “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación, En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.* “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.
El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado". “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” o po No a 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 20-1P-2016 b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de una patente, consagradas en el Artículo 51 de la Decisión 486 de 2000, qué pautas se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección de una patente? c) En el marco de un proceso por infracción de los derechos de propiedad industrial derivados de la patente es posible discutir el nivel inventivo de la invención patentada o cualquier otro requísito de concesión del privilegio de patente?”.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Alcance de la protección conferida por la patente. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida. Facultades de un tercero no autorizado frente a una patente. La acción por infracción del derecho sobre una patente de invención. La acción judicial para solicitar daños y perjuicios.
Respuesta a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Alcance de la protección conferida por la patente En el proceso interno, la parte accionante ha indicado que la patente de invención denominada "VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN", otorgada el 29 de octubre de 2012 en su favor, contiene una fórmula de funcionamiento propia; mientras que la parte demandada señala que el producto fabricado y comercializado por ella corresponde a un diseño totalmente distinto, con características diferentes a la invención patentada.
Por tanto, corresponde reiterar lo manifestado por este Tribunal? en el sentido que, en el campo del derecho de patentes uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. El Artículo 51 de la Decisión 486 deja claro que el alcance de la protección que confiere la patente debe, necesariamente, estar determinado por el contenido de las reivindicaciones. Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 170-1P-2015 del 12 de noviembre de 2015; e, Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 272-IP-2015 del 21 de septiembre de 2016. 5 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 20-1P-2016 Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.
Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (Artículos 26 literal d, y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, impone la carga de mirar la patente de manera integral y sistemática. Como las reivindicaciones definen la invención, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, debe analizarse la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida El accionante argumentó que los actos ejecutados por la demandada constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto en ningún momento le autorizó para que explote la invención patentada.
La demandada, por su parte, indicó que ya venía realizando actos de fabricación y comercialización de sus ventosas desde mucho tiempo atrás, antes de la solicitud del trámite de patente; y que el producto del demandante no es una novedad en el mercado industrial y comercial, y son muchas empresas que lo fabrican y comercializan. De conformidad con lo anterior se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotación no consentida, conforme a los criterios reiterados por el Tribunal.* El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente.
Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (Artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo ya que, una vez concedida la patente, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: Ver, entre otras, la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 152-1P-2012, del 18 de abril de 2012, 3.1. Proceso 20-1P-2016 2.5.1. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. 2.5.2.
Negativa (ius prohibendí): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El Artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de la patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento.
Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines, un producto obtenido con el procedimiento patentado.
De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.
Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir fa explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. '5 Facultades de un tercero no autorizado frente a una patente La demandada indicó que la patente no da derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. Asimismo, señaló que la notificación de una solicitud de patente no impide legalmente que terceros puedan fabricar o comercializar el producto que se pretende patentar.
Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 27-IP-2010 de 17 de marzo de 2010, Proceso 20-1P-2016 3.2. Por tanto, adicional a lo mencionado en el acápite precedente sobre el alcance de la protección conferida por la patente, corresponde en la presente Interpretación Prejudicial referirse a lo señalado en el primer párrafo del Artículo 54 de la Decisión 486, en el sentido que la patente no da derecho de impedir que un tercero realice actos de comercio respecto de un producto protegido por ella, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a dicho titular.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente se encuentran enumeradas en el Artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, la previsión consagrada en el Artículo 54 ibidem (agotamiento del derecho) consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que vendria a ser el producto objeto de la invención patentada, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular.
Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patentes, y facilita el acceso a los productos patentados (en el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general).£ Los especialistas en la materia indican que el agotamiento del derecho de patente constituye un límite estructural al derecho de exclusiva.? Por tanto, el titular de una patente no podrá impedir la ulterior comercialización (ofrecimiento y puesta en comercio así como importación y posesión con estos fines) ni la utilización (que en principio son actos de explotación que le están reservados en exclusiva) a quienes hayan adquirido productos protegidos por la patente (sean productos patentados o productos directamente obtenidos mediante la utilización del procedimiento patentado) comercializados por él o por un tercero que cuente con su consentimiento en territorio nacional o de la Subregión. Así las cosas, el primer presupuesto del agotamiento es la previa puesta en comercio del producto protegido y, por ello, la previa transmisión de las facultades necesarias para su aprovechamiento práctico por cualquier clase de título jurídico. 8 9 Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 71-1P-2014 de 25 de agosto de 2014.
U Massaguer, José. El contenido y alcance del derecho de patente. Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento. Número extraordinario-2006, pp. 180 a 182. a La puesta en comercio del producto protegido realizada en el marco de un contrato por el que sólo se autoriza su utilización (por ejemplo, arrendamiento o licencia de uso) sólo puede determinar el agotamiento del derecho de patente en relación con la ulterior utilización del producto en cuestión por la contraparte o, si se ha autorizado o de los términos del contrato se deduce la correspondiente 8 3.3.
Proceso 20-1P-2016 En segundo término, la puesta en comercio del producto protegido sólo desencadena el agotamiento en la medida en que sea realizada por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento (sus licenciatarios). Finalmente, el agotamiento del derecho se proyecta únicamente sobre los actos de explotación que, en un orden lógico, siguen a la puesta en comercio efectuada por el titular de la patente o por un tercero autorizado, como son, en particular, el ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, posesión con los fines anteriores y, en su caso, importación con tales fines, de los productos puestos en comercio por el titular o, dentro de los límites de su consentimiento derivados del propio derecho de patente, por los terceros que cuentan con su autorización. El agotamiento no afecta, en consecuencia, ni a la facultad de prohibir la fabricación del producto objeto de la patente, ni a la de prohibir la utilización y el ofrecimiento de utilización del procedimiento objeto de la patente, ni a la de prohibir la entrega y ofrecimiento de entrega de medios relativos a un elemento esencial de la invención patentada que son necesarios para su puesta en práctica.? Por su parte, el Artículo 55 de la Decisión 486 prevé que, aparte de las disposiciones sobre nulidad de la patente, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación. La doctrina especializada entiende a esta otra figura de derechos de un tercero no autorizado frente a una patente, como el derecho de preuso cuyas características esenciales para que aplique esta excepción, son: la existencia de hechos que den lugar a la aplicación del derecho de uso previo (es decir que con anterioridad a la fecha de la invención o de presentación de la solicitud de patente, un tercero realice actos de explotación de la invención; hechos que deberán ser debidamente probados); el territorio sobre el cual deben haber tenido lugar tales hechos (se entiende corresponde al Pais Miembro donde existe la controversia, pues la norma habla del “establecimiento o la empresa” que da una delimitación geográfica); la limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero (es decir, la buena fe que se presume, salvo prueba en contrario); la autorización, por un tercero que lo utilice para la contraparte, pero no la facultad de impedir su comercialización. Massaguer, José. Ob. cit., p. 181. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 20-1P-2016 consecuencia del derecho de uso previo (el tercero tiene derecho a continuar realizando el acto, que la norma se refiere como utilizar y explotar la invención. A pesar de la concesión de la patente se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio); y la transmisión (el derecho de preuso sólo se puede transferir conjuntamente con el establecimiento o la empresa en la que se utiliza la invención). '0 La acción por infracción del derecho sobre una patente de invención. La acción judicial para solicitar daños y perjuicios En vista que la accionante denuncia la infracción a su patente de invención denominada “VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN", con el correspondiente resarcimiento de perjuicios, corresponde analizar la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia. !1 El Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella, el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
Dicha disposición recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Con referencia a la disposición contenida en el Artículo 239 de la Decisión 486, cabe destacar que es una norma complementaria del Artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como lo ha expresado este Tribunal, el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la Vidal-Quadras, Miguel. £l derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: El derecho a seguir haciendo lo que uno venia haciendo o para lo que se habia preparado.
Trias de Bes. En: htto:/fwww.ub.edu/centredepatentsipdíldoc dilluns CP/VidalQuadras El derecho de preuso com o excepcion infraccion patente.pdí. Revisado al 28 de marzo de 2017. Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 14-1P-2007, reiterado en el 18-1P-2008. 10 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 20-1P-2016 sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: (i) el cese de los actos constitutivos de la infracción;
(ii) la indemnización de los daños y perjuicios; (ii) el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; (iv) la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; (v) la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia;
(vi) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y, (vii) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.12 Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “ius prohibendr” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitada en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.
El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no asi a posibles procedimientos penales. Asimismo, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 116-IP-2004, reiterado en el expediente 129-IP-2013, lo siguiente: “A tenor de lo dispuesto en el Artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los 27 circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; 12 Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 116-1P-2004 del 7 de marzo de 2005. 11 Proceso 20-1P-2016 la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”. 4.10.
En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes caracteristicas de la acción de infracción de derechos, a saber: 4.10.1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238). 4.10.2.
Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso 116-1P-2004. 4.10.3. El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 12 Os, A l> 4 Proceso 20-1P-2016 4.11.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El Artículo 243 ¡bidem estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. 4.12.Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado que el Artículo 243 dispone, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor; quien deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo en la explotación de su patente. 4.13.La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por la patente.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Artículo 241, literal e). 4.14.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 4.15.
La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la patente, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habria que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la patente, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. 13 4.16. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486). 1 Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 128-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007. 13 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 20-1P-2016 Respuesta a las preguntas del consultante En cuanto a la pregunta del consultante relativa a sí el producto que incorpore la invención patentada, sin el consentimiento del titular, debe contener la totalidad de las reivindicaciones protegidas para que pueda ser considerado como infractor, y qué pasaría si no contiene todas las reivindicaciones protegidas o si hay variación de alguna de ellas; corresponde indicar que las facultades de un tercero no autorizado frente a una patente, conforme a lo desarrollado en el acápite 3 de la presente Interpretación Prejudicial, no hacen referencia a si el tercero realiza actos de comercio, o si utiliza y explota la totalidad del producto objeto de la patente de invención, o si lo hace respecto de ciertas partes de la invención. Por tanto, cabe reiterar lo manifestado supra respecto a que la utilización permitida de la invención patentada, en los presupuestos de los Artículos 54 y 55 de la Decisión 486, se refiere a un elemento esencial de la invención patentada, necesario para su puesta en práctica.
Respecto a la pregunta del consultante sobre qué pautas se pueden tener en cuenta para determinar el alcance de la protección de una patente, cabe reiterar lo manifestado en el acápite 1 de la presente Interpretación Prejudicial, en el sentido que las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción, que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos. Lo anterior impone la carga de mirar la patente de manera integral y sistemática. Como las reivindicaciones definen la invención, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, debe analizarse la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentado. En lo que concierne a la pregunta del consultante que indica, dentro del marco de un proceso por infracción de los derechos de propiedad industrial derivados de una patente, si es posible discutir el nivel inventivo de la invención patentada o cualquier otro requisito de concesión del privilegio de patente; es preciso indicar que la valoración del requisito esencial de patentabilidad consistente en el nivel inventivo se lo lleva a cabo únicamente dentro del examen de patentabilidad y, de haber sido instaurada, en la acción de nulidad en contra de la patente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2014-242738, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 14 Proceso 20-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, A Dl na Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO / A / HernáryRóméro Zambrano y Hugo Ramiro Gómez Apac IS DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, A / > E A > Cecilia Luisg AyllórGuinteros Gustagy0 Garcig/Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 20-1P-2016 15