A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 30-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente interno del Consultante: 04281-2012-0-1801-JR-CA-01 Referencia: Signo involucrado OECHSLE (marca mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4281-2012-0/ 5ta SECA-CSILI-PJ de 25 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 04281-2012-0-1801-JR-CA-01; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: TIENDAS PERUANAS S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE NM 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 30-1P-2016 LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPUBLICA DEL PERÚ Litisconsorte: TOMAS CARLOS OECHSLE SIGG Hechos Relevantes El 12 de septiembre de 2008, TOMAS CARLOS OEÉCHSLE SIGG, solicitó ante el INDECOP!I de la República del Perú, la cancelación por no uso de la marca mixta OECHSLE, inscrita bajo el Certificado 89830 a nombre de AUGUSTO JOSÉ REY VALLARINO, actualmente TIENDAS PERUANAS S.A. (en adelante, TIENDAS PERUANAS), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza?.
(Expediente Administrativo 366479-2008). (ERA El 16 de septiembre del 2010, mediante Resolución 2008-2010/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada en parte la solicitud y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca mixta OECHSLE, dejándola vigente para prendas de vestir (ropa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 14 de octubre de 2010, TIENDAS PERUANAS interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. El 19 de marzo de 2012, mediante Resolución 0453-2012/TPI- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió revocar la resolución impugnada y cancelar totalmente el registro de la marca mixta OECHSLE.
El 23 de junio de 2012, TIENDAS PERUANAS interpuso demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo. El 9 de octubre de 2012, TOMAS CARLOS OECHSLE SIGG contestó la demanda interpuesta por TIENDAS PERUANAS. El 10 de octubre de 2012, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por TIENDAS PERUANAS.
Clase 25: prendas de vestir en general, calzados, sombrerería; para damas, caballeros y niños aL 2.8. 2.9. Proceso 30-1P-2016 El 15 de junio de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Veintidós, declaró infundada la demanda. El 30 de junio de 2015, TIENDAS PERUANAS interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.10.El 12 de enero de 2016, mediante Auto signado como Resolución 3.1. 3.2. 4.1. 5.1. 5.2. 6.1.
Número Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por TIENDAS PERUANAS Señaló que el elemento principal de la marca es la denominación OECHSLE, la cual indica el origen empresarial de los productos.
Añadió que las letras características que la conforman desempeñan únicamente un papel estético. Afirmó que al haberse acreditado el uso de la denominación OECHSLE, la diferencia entre la marca registrada y la utilizada no alteran el carácter distintivo de la primera, por lo que sí se acreditó el uso de la marca registrada para prendas de vestir.
Argumentos de la contestación presentada por el señor TOMAS CARLOS OECHSLE SIGG Manifestó que la marca no ha sido usada real y efectivamente en el mercado en la forma que fue registrada. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI Sostuvo que la demandante no demostró el uso de la marca mixta OESCHLE, tal y como se encuentra registrada, Expresó que en la marca registrada son relevantes los elementos denominativo y gráfico, por lo que el uso únicamente de la parte denominativa constituye una variación sustancial del signo registrado.
Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia Consideró que en la marca registrada son relevantes tanto el elemento denominativo como el gráfico. 6.2. 6.3. Proceso 30-1P-2016 Afirmó que existen diferencias entre la marca registrada y la denominación OECHSLE usada. Concluyó que no se ha acreditado el uso de la marca registrada de la forma que lo señala la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos del recurso de apelación presentado por TIENDAS PERUANAS Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio se interpretará el Artículo 167 de la misma normativa, ya que trata sobre la carga de la prueba en el trámite de la solicitud de cancelación por no uso?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 1.1. Proceso 30-1P-2016 Además, la Corte consultante formuló las siguientes preguntas: “1.
¿Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486, en lo referido a: 1.1. ¿Cómo interpretar la acreditación del uso de marca en el caso que esta sea mixta? ¿Cómo conjugar el análisis conjunto de la marca con el análisis del elemento relevante para efectos de la acreditación de uso? 1.2. ¿Qué criterios tomar para determinar hasta qué punto la variación en la presentación de una marca constituye una variación mínima y en qué supuestos se habla de una desnaturalización de la marca al momento de hacer su uso real y efectivo? 1.3.
¿Qué implicancia trae el supuesto en el que tratándose de una marca mixta únicamente se haga uso efectivo de ésta empleando solo uno de sus aspectos (ya sea el denominativo o el figurativo)?” TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La cancelación parcial. El régimen probatorio Respuesta a las preguntas de la Corte consultante ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.
Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. Como en el proceso interno se discute si procede la cancelación por no uso de la marca mixta OECHSLE, el Tribunal habrá de precisar las caracteristicas, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca. Para el efecto se seguirá la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014. pa 1.2. 1.3. 1.4, Proceso 30-1P-2016 Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
En ese marco, las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se ¡inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.4.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento, la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.
Es importante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.4.2. Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudlera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 30-1P-2016 a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la via gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de ta marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla.
La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato 1.8. 1.9. Proceso 30-1P-2016 El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización*, de ticencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por ta Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el Articulo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba det registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede tas facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya Q A 57 4 Proceso 30-1P-2016 El Réglmen probatorio. La carga de la prueba 1.10.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.11.El mismo Artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: *El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 1.12.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 1.13.En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —<que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 1.14. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 1.15.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores espectalizados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21.
Proceso 30-1P-2016 Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditorla prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 10 Proceso 30-1P-2016 1.22.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.23.De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) b) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 11 A tó o 4 Proceso 30-1P-2016 La cancelación parcial por no uso 1.24.
Como en el acto administrativo de primera instancia se canceló la marca parcialmente, el Tribunal realizará algunas precisiones en relación con dicha figura. 1.25. Ei Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.26.
El tercer párrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
(.)" (Resaltado agregado) 1.27.Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.28.
Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.29.A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en 12 Proceso 30-1P-2016 el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1.
El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.30.Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo 1.31 2.1. 2.2. suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado..De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta OECHSLE es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se responderán las preguntas planteadas.
Respuesta a las preguntas de la Corte consultante Cómo debe interpretarse los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486, en lo referido a: ¿Cómo interpretar la acreditación del uso de marca en el caso que esta sea mixta? ¿Cómo conjugar el análisis conjunto de la marca con el análisis del elemento relevante para efectos de la acreditación de uso? ¿Qué criterios tomar para determinar hasta qué punto la variación en la presentación de una marca constituye una variación mínima y en qué supuestos se habla de una desnaturalización de la marca al momento de hacer su uso real y efectivo? Las dos preguntas realizadas se pueden responder de manera conjunta, como sigue: Como se advirtió líneas arriba, el párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción 13 Proceso 30-1P-2016 de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.
Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 2.2.1.
Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.” Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrian afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarian el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.
Esto debe ser evaluado con gran cuidado. 2.2.2. Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. b) Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. c) Variación en el orden de las vocales.
Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. d) Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación 7 El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo, El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 14 Proceso 30-1P-2016 sustancial que afectaría en uso en el mercado.
Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: il. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. ii. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii.Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv.Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. vi.Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: - Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. - Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 15 Proceso 30-1P-2016 2.3.
¿Qué implicancia trae el supuesto en el que tratándose de una marca mixta únicamente se haga uso efectivo de ésta empleando solo uno de sus aspectos (ya sea el denominativo o el figurativo)?”. Si no se usa el elemento relevante, de conformidad con lo establecido al contestar las preguntas anteriores, no se podría probar el uso de la marca en el mercado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04281-2012-0-1801-JR- CA-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. VI / LÍA Cecilia Liísa AyHóñ Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO | L_) Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 16 Proceso 30-1P-2016 y MA P ll MS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ————Gustayo Gargja Brito” PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 30-1P-2016 17