TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: 689-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04488-2013-0-1801-JR-CA-03 Referencia: Signos involucrados: HOTEL VIÑAS QUEIROLO (denominativo) y LAS VIÑAS (mixto) y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4488-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 15 de diciembre del 2015, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04488-2013-0-1801-JR-CA-03; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 689-1P-2015 Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: LORENZO CELESTINO AIQUIPA GONZALES. Hechos Relevantes El 24 de agosto del 2011, SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, el INDECOPI) de la República del Perú, el registro! como marca del signo HOTEL VIÑAS QUEIROLO (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza.

El 30 de septiembre del 2011, fue publicada la solicitud de registro en el diario oficial El Peruano, sin que se hayan presentado oposiciones. El 9 de marzo del 2012, mediante Resolución 04002-2012/DSD- INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el registro como marca del signo HOTEL VIÑAS QUEIROLO (denominativo), por considerar que el mismo resulta confundible con las marcas previamente registradas LAS VIÑAS (mixtaY, cuyo titular es el señor Lorenzo Celestino Aiquipa Gonzáles, y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativa)*, de propiedad de Antigua Taberna Queirolo, ambas para distinguir productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca Registrada (Certificado N* | Marca Registrada (Certificado 57225) N* 7257) ANTIGUA TABERNA QUEIROLO El 3 de abril del 2012, SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. solicitó la reconsideración de la Resolución 04002-2012/DSD-iINDECOPI, expresando que su empresa y la titular de la marca ANTIGUA TABERNA a Expediente Administrativo 465435-2011/DSD.

Clase 43: “( ] Servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojarmento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal". Certificado 57225. Certificado 7257. a Y 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 689-1P-2015 QUEIROLO (denominativa) se encuentran vinculadas económicamente por lo que han suscrito un Convenio de Coexistencia Marcaria. El 27 de febrero del 2013, mediante Resolución 0678-2013/TPI- INDECOPI la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 04002-2012/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca solicitada.

El 5 de junio del 2013, SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de las Resoluciones 0678-2013/TPI-INDECOPI y 04002-2012/DSD-INDECOPI. El 11 de julio del 2013, el INDECOPI dio contestación a la demanda interpuesta en su contra. El 1 de septiembre del 2014, Lorenzo Celestino Aiquipa Gonzales dio contestación a la demanda como tercero interesado.

El 28 de mayo del 2015, el Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Sentencia Catorce, declaró fundada la demanda decretando la nulidad de las resoluciones en conflicto y disponiendo el registro inmediato de la marca HOTEL VINAS QUEIROLO (denominativa). 2.10.El 10 de junio del 2015, ei INDECOPI interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia Catorce. 2.11.El 12 de junio del 2015, Lorenzo Celestino Aiquipa Gonzáles, como Tercero Interesado, interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia Catorce, señalando que su_marca registrada y el signo solicitado comparten la denominación VIÑAS. 2.12.

Mediante Auto de 24 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada 3.1. 3.2. en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa presentada por SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. “( ) En el caso concreto, INDECOP!I nos ha denegado la marca solicitada sin que exista un análisis del caso concreto, ni ninguna explicación lógica que nos permita cuestionar cómo alcanzó a las conclusiones a las que arribó”.

“( ) INDECOPI al momento de realizar su “análisis” sobre la procedencia del registro de la marca a favor de la empresa recurrente, debió considerar que el servicio principal que pretende brindar la marca solicitada es de ALOJAMIENTO con servicio complementario de OS 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3N/A 4.1. 4.2. Proceso 689-1P-2015 alimentación, mientras que el servicio principalmente proporcionado por la marca registrada es ALIMENTACIÓN”.

“( ) La denominación VIÑAS no forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros, hecho que coadyuvaría a que la denominación VIÑAS sea considerada como distintiva y por consiguiente, que el signo solicitado por nuestra empresa HOTEL VIÑAS QUEIROLO no sea registrado a nuestro favor. Al respecto, consideramos de especial relevancia señalar que la denominación VIÑAS dentro el signo solicitado HOTEL VIÑAS QUEIROLO por nuestra empresa tiene una acepción meramente descriptiva, siendo el elemento más resaltante y de mayor fuerza distintiva la denominación QUEIROLO”.

“( ) del establecimiento al que pretendemos asociar la marca solicitada HOTEL VIÑAS QUEIROLO, este se encuentra ubicado en medio de un viñedo. Es decir la denominación VINAS es una mera descripción física del establecimiento siendo —como lo hemos indicado en el punto anterior— la denominación QUEIROLO, la que le otorga fuerza distintiva a la marca solicitada por nuestra empresa”.

“( ) Por Resolución 1555-2010/TPI-INDECOPI de fecha 12 de julio de 2010 el Tribunal _de Propiedad Intelectual declaró a la marca SANTIAGO UEIROLO como marca notoriamente conocida, registrada a nombre de nuestra empresa, hecho que en el presente caso acreditaría que la denominación QUEIROLO y no a la denominación VIÑAS, otorga la fuerza distintiva a la marca solicitada HOTEL VIÑAS QUEIROLO por nuestra empresa”.

“( ) El hecho que VIÑAS y HOTEL VIÑAS QUEIROLO distingan servicios semejantes, no determina que los consumidores se encuentren en riesgo de asociar ambas marcas a un mismo origen empresarial”. “( ) En cuanto al acuerdo de coexistencia suscrito entre ANTIGUA TABERNA QUEIROLO y SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. consideramos que este no ha sido analizado correctamente pues no se ha considerado que las empresas que lo suscribieron forman parte de la misma familia y que resulta evidente que ambas empresas nos encontramos en condiciones de trabajar en forma conjunta para toma las precauciones del caso para evitar al público consumidor incurrir en confusión”.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI “( ) Lo señalado por la demandante resulta INFUNDADO, toda vez que la presencia del término VIÑAS en los signos confrontados puede llevar a error al público consumidor, más aún sí no existe otra marca en la misma clase que presente ese término”.

“( ) Al respecto, es importante señalar que el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que la semejanza entre dos marcas será 4 =, 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 689-1P-2015 impedimento de registro cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores”. “( ) la legislación de la matería y la propia doctrina refieren en forma unánime que al momento de evaluar el riesgo de confusión de dos marcas, debe tomarse en consideración los productos y/o servicios que distinguen, ya que la confundibilidad de los signos se incrementa o descarta según la cercanía o similitud de los productos o servicios que identifican”.

“( ) debemos señalar que no corresponde analizar cuál sería el presente uso de los signos sino cual es el alcance de la protección conforme a registro, y en el presente caso se aprecia que ambos signos protegen algunos de los mismos servicios debido a que el servicio de restaurante que distingue la marca registrada se encuentra dentro del servicio de restauración que pretende distinguir la marca registrada”.

“( ) al analizar el aspecto relevante de la marca registrada VIÑAS y el aspecto relevante del signo solicitado VIÑAS QUEIROLO (no se considera HOTEL por ser descriptivo) se aprecia que ambos signos resultan confundible debido a que comparten el término VIÑAS el mismo que no se encuentra presente en otro signo de la clase”. ( ) en el presente caso realizado el examen comparativo se determinó que el signo solicitado VIÑAS QUEIROLO y la marca LAS VIÑAS y logotipo (Certificado N*57225) comparten el término LAS VIÑAS, término que no se aprecia en ninguna otra parte de la clase” “( ) el hecho de que exista vinculación entre los productos que pretende distinquir el signo solicitado y los que distinque las marcas registradas, asi como la presencia del término QUEIROLO en ambos signos constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, o una nueva línea de los productos y/o servicios que distingue dicha marca”.

“( ) los signos confrontados RESULTAN CONFUNDIBLES; motivo por el cual el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de regístro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486". “( ) el Tribunal del INDECOPI sí evaluó el referido acuerdo de coexistencia, sin embargo no concedió el registro solicitado, toda vez que dada la similitud existente entre el signo solicitado HOTEL VIÑAS QUEIROLO y la marca registrada a favor de un tercero ANTIGUA TABERNA QUEIROLO, persistía el riesgo de confusión ente los signos confrontados”. 4.10.

“( ) es evidente que el acuerdo al que pudieran llegar dos empresas para permitir la coexistencia de marcas similares no determina de manera refutable que dicha coexistencia deba ser aceptada. En efecto, el artículo 5 Proceso 689-1P-2015 56"del Decreto Legislativo N” 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual”. 4.11.( ) la_norma citada señala expresamente que la validez de un acuerdo de coexistencia se encontrará siempre sujeto a que INDECOPI evalúe si la coexistencia afecta o no el interés general de los consumidores.

En efecto puede darse el caso de que dos titulares lleguen a un acuerdo de coexistencia de sus respectivas marcas pero que el riesgo de confusión entre ellas subsista, con lo que se priva al consumidor de su derecho a elegir libremente entre los productos del mercado de acuerdo a su origen empresarial”. 4.12. “( ) la Resolución cuestionada ha sido emitida en estricta concordancia con los criterios previstos por la legislación de Propiedad Intelectual por lo que solicitamos respetuosamente a vuestro Jugado se sirva declarar INFUNDADA la presente demanda en todos sus extremos”. 5.

Argumentos de la contestación de la Demanda Contencioso Administrativa presentada Lorenzo Aiquipa como Tercero Interesado 5.1. “( ) En el presente caso, ya se habia dicho por parte del INDECOP! que la denominación VIÑAS no se repite en ninguna marca dentro de la clase 43 de la clasificación internacional, lo cual hace imposible que pueda ser parte de otra marca.

Incluso, esta idea puede ser fácilmente reforzada por el hecho de que la denominación VIÑAS constituye el único elemento denominativo de espíritu marcario dentro de la marca registrada, el cual genera mucho mayor recelo al momento de comprarla y afirmar o negar que algún signo puede no ser confundible si es que comparte dicha denominación, esto es la palabra VIÑAS". 5.2.

“( ) lo dicho anteriormente es sustento suficiente para haberse DENEGADO el signo solicitado HOTEL VINAS QUEIROLO, puesto que es de mi opinión que tras haberse descubierto de la similitud denominativa por usarse la única palabra en que se funda una marca registrada la coexistencia es imposible, y en su caso perjudicial y violatoria del derecho ya ganado por parte mía”. 5.3.

“( ) sí dos signos comparten la misma denominación VIÑAS, —que la marca registrada es el único elemento denominativo característico—, el hecho de que también compartan los mismos servicios que ofrecen nos deja ver la restricción de cualquier posibilidad de registro del signo solicitado, puesto que se estaría quitando el derecho de exclusiva al titular de la marca ya registrada para otorgársela a uno nuevo, cuestión que contraviene el espíritu del registro de marcas que es el de la concurrencia de empresarios en libre mercado”. 5.4.

“( ) la contraparte se equivoca groseramente al afirmar que la palabra VIÑAS es descriptiva para la clase 43 de la Clasificación Internacional, puesto que la existencia de un viñedo dentro del establecimiento donde 6 NS 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 689-1P-2015 se pueda hospedar una persona no es una característica inherente de los servicios de alojamiento.

Perfectamente la denominación VIÑAS resulta ser distintivo, hecho que se comprueba por haber sido registrada dentro de la clase 4 a favor de mi persona”. “( ) Finalmente, respecto a que el signo solicitado pretende ser asociado con la marca notoriamente conocida SANTIAGO QUEIROLO y con la marca LAS VIÑAS, debo dejar en claro que ello no es argumento suficiente, ya que de un análisis adecuado respecto a este punto, se concluye que SANTIAGO QUEIROLO será asociado a la denominación LAS VIÑAS, por cuanto esta última ha sido incluida dentro de la denominación HOTEL VINAS QUEIROLO, signo que resultaría el nexo para que el consumidor piense que la vinculación es real y/o posible, hecho que por demás debe impedirse en tanto no mantengo relación empresarial con la contraparte, ni mucho menos he autorizado el uso de la denominación VIÑAS en el registro solicitado”.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima “( ) Se declara FUNDADA la demanda, y en consecuencia NULAS las Resoluciones 0678-2013-TPI-INDECOPI de 27 de febrero de 2013 y la 04002-2012/DSD-INDECOPI de 9 de marzo del 2012 que DENEGÓ el registro de la marca de servicio constituida por la denominación HOTEL VIÑAS QUEIROLO; asimismo se ordena a la entidad demandada emita nueva resolución otorgándole la inscripción del registro de la marca solicitado a favor de la demandante”.

“( ) cabe señalar que el servicio principal que pretende brindar la marca solicitada es de ALOJAMIENTO siendo un servicio complementario la alimentación, mientras que el servicio principal de la marca registrada es de ALIMENTACION”. “( ) Realizando el examen comparativo entre el elemento relevante de la marca solicitada VIÑAS QUEIROLO y la marca registrada LAS VINAS y logotipo, desde el punto de vista fonético, se observa que los signos en confrontación comparten la denominación VIÑAS, siendo adicional el termino QUEIROLO en la marca solicitada, lo que genera una pronunciación y entonación de conjunto diferente”.

“( ) Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca registrada es de tipo mixta (denominación y gráfica), distinto es el caso de la marca solicitada que es tipo denominativa, lo que genera una visualización de conjunto diferente”. “( ) En ese sentido, es posible la coexistencia pacífica de la marca registrada en el mercado sín riesgo a inducir a confusión al público usuario, toda vez que la marca solicitada posee fuerza distintiva, 7 6.6. 6.7. 6.8. 7.1. 7.2.

Proceso 689-1P-2015 otorgando la capacidad de ser individualizado, identificado, y diferenciado en el mercado de los servicios con otros, o encontrándose semejanzas que pueda concluir el consumidor medio a una confusión de ningún tipo”. “( ) Realizando el examen comparativo entre el elemento relevante de la marca solicitada VINAS QUEIROLO y el elemento relevante de la marca registrada QUEIROLO, desde el punto de vista fonético, se observa que los signos en Litis comparten el término QUEIROLO siendo adicional la denominación VIÑAS en el signo solicitado; sin embargo, al producirse una pronunciación y entonación de los términos, genera similitud en la pronunciación”.

“( ) ésta Judicatura al analizar los signos confrontados, ha llegado a la conclusión que un consumidor medio al querer un servicio de ALIMENTACIÓN O ALOJAMIENTO va a identificar inmediatamente cada una de las marcas, en razón que los servicios principales de cada una son claramente diferenciados por los términos TABERNA y HOTEL. El hecho que ambas marcas pertenezcan a la misma clase no determina el riesgo de confusión”.

“( ) Por lo que se concluye, que no existe riesgo de confusión entre HOTEL VIÑAS QUEIROLO, VIÑAS QUEIROLO y logotipo, y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO, siendo posible la coexistencia pacifica de la marca solicitada y las marcas registradas en el mercado sin riesgo a inducir a confusión al público usuario, toda vez que la marca solicitada posee fuerza distintiva, otorgando la capacidad para ser individualizado, identificado y diferenciado en el mercado de los productos con otros, no encontrándose semejanzas que pueda concluir el consumidor medio a una confusión de ningún tipo no encontrándose incurso en la prohibición de riesgo establecida por el artículo 136" inciso a) de la Decisión 486".

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI “( ) El A-quo considera que no presenta riesgo de confusión directo (con lo cual no estamos de acuerdo) y no analizó la posibilidad de riesgo de confusión indirecto. Reiteramos, este último supuesto no requiere que los signos confrontados presenten marcadas similitudes; basta la simple semejanza en alguno de sus elementos para que se origine la confusión, toda vez que el consumidor podrá asumir, aun distinguiendo los signos, que los productos o servicios distinguen, poseen el mismo_ origen empresarial o en todo caso, aun cuando provenga de empresas distintas, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre ellas”.

“( ) incluso pudiendo diferenciar los signos, asuma que los servicios que ambos signos distinguen provienen de un mismo origen empresarial o, si bien las empresas responsables de los mismos son distintas, existe algún tipo de relación o vinculación comercial entre ellas, perjudicando así su decisión de consumo (confusión indirecta)”. 7.3. 7.4, 7.5. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3.

Proceso 689-1P-2015 “( ) Lamentablemente el Juzgado no ha evaluado este riesgo de confusión a pesar de encontrarse obligado a ello para analizar correctamente los alcances del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que prescribe que no se podrán registrar marcas que sean idénticas o se asemejen a otras registradas para los mismos servicios cuando se pueda causar riesgo de confusión (que comprende el riesgo de confusión indirecto)”.

“( ) se advierte que los servicios de restauración (alimentación) que pretende distinguir el signo solicitado comprende los servicios de restaurante que distinguen las marcas registradas”. “( ) los titulares de las marcas registradas LAS VIÑAS y logotipo y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO gozan de exclusividad respecto al uso de los referidos signos para distinguir los servicios de restauración”.

“( ) resulta incongruente que el Jugado haya aceptado el acuerdo de coexistencia presentado, dado que al existir riesgo de confusión indirecta entre los signos, y al no haberse establecido las acciones que tomarian las partes involucradas a fin de evitar que los consumidores sean inducidos a confusión, dicho acuerdo no puede ser aceptado por la Autoridad Administrativa”.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por Lorenzo Aiquipa como Tercero Interesado “( ) en vista que ambos signos comparten la denominación VIÑAS en primer orden harán creer al público consumidor que guardan algún tipo de relación, y siendo que el signo solicitado pretende identificar ALOJAMIENTO podría verse relacionado o vinculado con mi marca que distingue únicamente RESTAURANTE, ya que si bien no constituyen el mismo servicio si están relacionados el uno con el otro, hecho que es relevante en caso los signos sean similares”.

“( ) entre los signos LAS VIÑAS y HOTEL VIÑAS QUEIROLO, comparten idénticamente la denominación VIÑAS, debiendo tomar en cuenta que conforme lo ha dicho el A quo, las denominaciones LAS y HOTEL en cada caso son irrelevantes, por lo que entre VIÑAS Y VINAS QUEIROLO, únicamente los diferencia la palabra QUEIROLO, la misma que si bien complementa la marca no lo hace diferente, dejando aun la identidad referida”.

“( ) El A quo únicamente ha manifestado que los signos son diferentes, sin embargo no ha explicado expresamente las cuestiones por las cuales serían diferentes, lo cual permite admitir la existencia de motivación aparente pero que en realidad no resulta suficiente en vista que pretende tomar como argumentación la propia conclusión a la que ha llegado, dejando de lado cualquier cuestión de fondo que pudiera haber servido de elemento para fundar lo resuelto”.

E, Proceso 689-1P-2015 8.4. “( ) Finalmente, respecto a los servicios que ambos distinguen, queremos dejar en claro que ELLOS SE RELACIONAN ABSOLUTAMENTE y alegar que en el caso del signo solicitado la diferencia se encuentra en el hecho de brindar ALIMENTACION de manera secundaria no releva el hecho de que sea igual al servicio que nuestra marca brinda, y en tal caso al encontrarse relacionados el riesgo de confusión es latente y totalmente válido”.

B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. Adicionalmente, se solicita al Tribunal que se pronuncie sobre: 1. ¿Existiría riesgo de confusión entre dos signos denominativos (“HOTEL VIÑAS QUEIROLO” y “ANTIGUA TABERNA QUEIROLO”) que además de distinguir servicios de una misma Clase (43), comparten un elemento (“QUEIROLO”) que forma parte de una marca reconocida como notoria (“SANTIAGO QUEIROLO”) cuyo titular es justamente el solicitante del signo denegado? Ello teniendo en cuenta además que los titulares de las marcas en conflicto se encuentran empresarialmente vinculados y han afirmado un Acuerdo de Coexistencia de sus marcas? 2.

¿En ese sentido, si el Acuerdo de Coexistencia no precisa las medidas a adoptase para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, puede ser aceptado por el solo hecho que los firmantes se encuentran empresarialmente vinculados? 3. ¿Asimismo, existiría riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto (“HOTEL VILAS QUEIROLO” y “LAS VINAS” y logotipo) que distinguen servicios de una misma Clase (43) y comparten una misma denominación (“VIÑAS”) que no es común en dicha Clase, a pesar que uno de ellos posee un término (“QUEIROLO”) que forma parte de una marca notoriamente conocida (“SANTIAGO QUEIROLO”)? 4.

¿De otro lado, se puede considerar descriptivo el elemento de un signo que hace alusión al lugar donde se desarrollarán los servicios que se quiere distinguir? El Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: aj sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 10 Proceso 689-1P-2015 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Marca solicitada compuesta por un signo notoriamente conocido.

Los acuerdos de coexistencia marcaria. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte Consultante. sn» JD paro, ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

En el proceso interno se discute si el signo denominativo HOTEL VIÑAS QUEIROLO es confundible con las marcas LAS VIÑAS (mixta) y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO — (denominativa) previamente registradas, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación( )”. 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad q e Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, y (% ( Ñ pS (e 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 689-1P-2015 de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 7 8 tbídem. lbídem. 12 b) d) Proceso 689-1P-2015 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?, ? Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. 13 S Proceso 689-IP-2015 1.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1.

Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo denominativo HOTEL VIÑAS QUEIROLO y las marcas previamente registradas LAS VIÑAS (mixta) y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativa), resulta necesario que al compararlos se proceda teniendo en cuenta que el signo mixto está compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas*? para el cotejo: 2.3.1 Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2 Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 232.2 Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede E) Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, 14 Proceso 689-1P-2015 estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.*? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?2.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.3.2.3 Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

RAE: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: ter. En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aístable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero, 3. m Gram.

Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 15 2.4. 2.5. Proceso 689-1P-2015 - Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4, Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo HOTEL VIÑAS QUEIROLO y las marcas previamente registradas LAS VINAS (mixta) y ANTIGUA TABERNA QUEIROLO (denominativa). 16 3,1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 689-1P-2015 Conexión competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza En el proceso interno, si bien los signos involucrados distinguen servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional, conforme se ha manifestado en la sentencia de primera instancia “( ) el servicio principal que pretende brindar la marca solicitada es de ALOJAMIENTO siendo un servicio complementario la alimentación, mientras que el servicio principal de la marca registrada es de ALIMENTACION”.

En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.13 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 11 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no delerminarán la similitud ni la disimilitud de los tuctos o servicios indicados expresamente,” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 17 b) d) Proceso 689-1P-2015 cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dentai o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores 18 3.5. 3.6. 4.2.

Proceso 689-1P-2015 comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Para resolver la acción de nulidad se debe tener en cuenta que, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado “consumidor medio” o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 15 Marca solicitada compuesta por un signo notoriamente conocido.

En el proceso interno, SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. en su escrito de demanda ha manifestado que por “( ) resolución 1555-2010TPl- INDECOPI de fecha 12 de julio de 2010 el Tribunal de Propiedad Intelectual declaró a la marca SANTIAGO QUEIROLO como marca notoriamente conocida, registrada a nombre de nuestra empresa, hecho que en el presente caso acreditaría que la denominación QUEIROLO y no a la denominación VINAS, otorga la fuerza distintiva a la marca solicitada HOTEL VIÑAS QUEIROLO por nuestra empresa”.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca solicitada compuesta por un signo notoriamente conocido. Merece especial importancia el hecho de que la marca cuyo registro se solicita provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Proceso 09-1P-94, Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo 1V, p. 97, caso “DIDA". 19 4.3. 4.4, 5.1. 5.2. 5.3. En este supuesto, el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro solicitado y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto de marca, y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto o servicio. En ese orden de ideas, la Sala consultante deberá establecer si en el presente caso se configura el supuesto de que la marca solicitada a registro se deriva de la marca notoria; y, de ser ello así, determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el signo solicitado y de qué manera el público consumidor identificará dicho signo con la marca que ha ganado notoriedad.

Corresponde verificar lo argumentado por SANTIAGO QUEIROLO S.A.C., en relación con la notoriedad de la marca SANTIAGO QUEIROLO previamente registrada. Los acuerdos de coexistencia marcaria Del expediente se desprende que SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. argumenta que se encuentra vinculada económicamente con el titular de la marca ANTIGUA TABERNA QUEIROLO, con quien ha suscrito un Convenio de Coexistencia Marcaria, razón por la que es necesario analizar este tema.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”'*.

El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial 19 Proceso 104-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N* 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH míxta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.1? Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma convencional de evitar la infracción a un derecho marcario.

En este sentido, el Artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste";

( ) Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”8, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

Reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96-1P-2011, se puede afirmar que: ( ) los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 12 Proceso 50-1P-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N* 739, dol 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-/P-2001, publicado en la G.O.A.C. N* 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 62-1P-2014, 21 - Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. - Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. - Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. 5.8.

En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos ANTIGUA

6.1. TABERNA QUEIROLO y SANTIAGO QUEIROLO S.A.S., existe riesgo de confusión en el público consumidor, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacífica entre sus titulares. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte Consultante Previamente, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Se solicita al Tribunal que se pronuncie respecto de las siguientes preguntas: ¿Existiría riesgo de confusión entre dos signos denominativos (“HOTEL VINAS QUEIROLO” y “ANTIGUA TABERNA QUEIROLO”) que además de distinguir servicios de una misma Clase (43), comparten un elemento (“QUEIROLO”) que forma parte de una marca reconocida como notoria (“SANTIAGO QUEIROLO”) cuyo titular es justamente el solicitante del signo denegado? Ello teniendo en cuenta además que los titulares de las marcas en conflicto se encuentran empresarialmente vinculados y han afirmado un Acuerdo de Coexistencia de sus marcas? Corresponde a la Corte consultante establecer si el Acuerdo de Coexistencia Marcaria contiene las medidas que habrán de evitar cualquier posibilidad de confusión entre el público, respecto del origen empresarial y de los servicios ofertados por los titulares de las marcas.

La notoriedad de un signo es una característica que supone una protección especial en el sistema marcario, sin embargo, el hecho de que un signo sea notorio, a los efectos del riesgo de confusión, no exime a la Autoridad de velar porque el mismo no se produzca. 22 6.2. 6.3. 6.4. ¿En ese sentido, si el Acuerdo de Coexistencia no precisa las medidas a adoptase para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, puede ser aceptado por el solo hecho que los firmantes se encuentran empresarialmente vinculados? Conforme a la respuesta dada a la pregunta anterior, los Acuerdos de Coexistencia son instrumentos que deben ser valorados por la autoridad nacional competente en el momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión. Ningún acuerdo de coexistencia puede ser aceptado si se expone a un riesgo de confusión a los usuarios de los servicios.

Según se ha referido en el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, los requisitos de orden público que deben contener los Acuerdos son los siguientes: a) Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancias o productos; b) Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia; y, c) Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

¿Asimismo, existiría riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto (“HOTEL VINAS QUEIROLO” y “LAS VINAS” y logotipo) que distinguen servicios de una misma Clase (43) y comparten una misma denominación (“VIÑAS”) que no es común en dicha Clase, a pesar que uno de ellos posee un término (“QUEIROLO”) que forma parte de una marca notoriamente conocida (“SANTIAGO QUEIROLO”)? Para determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto es necesario tener presentes las reglas, parámetros, pautas y demás criterios incluidos en el desarrollo de los temas abordados en la presente Interpretación Prejudicial.

Se sugiere remitirse al análisis realizado en el punto número dos de esta interpretación, ya que es obligación de la Autoridad proceder con el correspondiente cotejo. ¿De otro lado, se puede considerar descriptivo el elemento de un signo que hace alusión al lugar donde se desarrollarán los servicios que se quiere distinguir? Sí. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 se considera descriptivo el signo o indicación que pueda servir en el comercio exclusivamente para describir “( ) la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, ”.

Se deberá analizar si la alegación presentada en este tema en el presente caso, encaja en la previsión legal. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 04488-2013-0-1801-JR-CA-03, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 23 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / [ SS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ' 1 | ' Ñ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 'AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | / E ¡rv Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros ustavo (e) PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24