TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de junio de 2017 Proceso: 620-IP-2016 Asunto y Interpretación Prejudicial Consultante y Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2015-00227-00 Referencia B Marcas involucradas ULTRA - C BRINAT (mixta) vs VITACEREBRINA FINLAY (mixta), VITACEREBRINA (mixtas), VITA C BRINA (denominativa), CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa) Magistrado Ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5356 de fecha 14 de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00227-00.

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante B Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. Demandado B Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: C.l. Laboratorios Improfarme S.A.S. Hechos Relevantes Con fecha 4 de febrero de 2014, C.l. Laboratorios Improfarme S.A.S. solicitó a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC)! el registro como marca del signo mixto ULTRA-C BRINAT para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional Ultra-O BRINAT La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N* 688 de fecha 28 de febrero de 2014, El 10 de abril de 2014 y, dentro del término legal, Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. (en adelante, LABORATORIOS FINLAY) presentó oposición contra la solicitud antes referida, sobre la base de las marcas VITACEREBRINA FINLAY (mixta), VITACEREBRINA (mixtas), VITA C BRINA (denominativa), CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa), registradas para distinguir Expediente administrativo 2014-022854.

Clase 5: suplementos dietarios y productos farmacéuticos (soluciones orales, líquidos, sólidos, semisólido, polvos, granulados, cápsulas y tabletas) tales como: complementos nutricionales, multivitamínicos, productos a base de proteínas minerales y vitaminas para adultos y niños en todas sus formas farmacéuticas, substancias dietéticas y alimenticias para uso médico. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. eso 620-1P-2016 productos correspondientes a las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza?, rrarenaammrra sa 2 Mediante Resolución 50685 de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición antes referida y por consiguiente otorgó el registro como marca del signo solicitado ULTRA-C BRINAT (mixta).

El 14 de octubre de 2014, LABORATORIOS FINLAY presentó recurso de apelación contra la Resolución antes referida. Mediante Resolución 69330 de fecha 24 de noviembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó lo dispuesto en la Resolución 50685 de fecha 27 de agosto de 2014. Posteriormente, LABORATORIOS FINLAY presentó demanda de nulidad* contra las Resoluciones 50685 y 69330, a fin de que se declare nulo el registro de la marca ULTRA — C BRINAT (mixta).

Mediante Auto de fecha 23 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda. VITACEREBRINA FINLAY (mixta) Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

VITACEREBRINA (mixtas) Clase 5: Productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano, suplementos dietarios, mullivitaminicos, productos con vitaminas, minerales. VITA C BRINA (denominativa) Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CEREBRINA (denominativa) Clase 5: Productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico. VITACEREBRINA FINLAY (denominativa) Clase 30: Bebidas a base de café, cacao o chocolate; los cereales preparados para la alimentación humana Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de la demanda. 2.9. El 13 de octubre de 2015, la SIC contestó la demanda. 2.10.

Mediante Auto de fecha 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el procedimiento interno y solicitó la presente Interpretación Prejudicial. Argumentos de la demanda de LABORATORIOS FINLAY El signo solicitado carece de distintividad porque reproduce algunos elementos que conforman su marca registrada VITA C BRINA (denominativa), creando una semejanza fonética, gráfica y conceptual entre los mismos.

Entre los productos que distinguen los signos en conflicto, productos correspondientes a las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, existe relación competitiva. La marca registrada VITACEREBRINA FINLAY, base de su oposición en el procedimiento administrativo, ha sido reconocida como notoriamente conocida mediante Resolución 48117 del 13 de agosto de 2012, en el expediente 2011-166276.

En las resoluciones impugnadas el examen comparativo se ha restringido en cotejar la marca solicitada ULTRA-C BRINAT y la marca registrada VITACEREBRINA, cuando el examen comparativo debió realizarse entre la marca solicitada ULTRA-C BRINAT y la marca registrada VITA C BRINA, entre las cuales se evidencia claramente la semejanza. Como se puede verificar, los signos en conflicto son de fantasía, los mismos que no solamente comparten la letra C y la palabra BRINA, sino también presentan una semejanza conceptual.

Si bien la marca solicitada se encuentra conformada por denominaciones y figuras, el elemento predominante es la denominación. Asimismo, el hecho de que en el signo solicitado se incluya la palabra ULTRA, no desvirtúa la semejanza, ya que dicho término forma parte de otras marcas que distinguen también productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: ULTRACET, LORAMINEULTRA, ULTRACHOICE, ULTRAHANCE, entre otros.

La SIC erróneamente considera que cambiar la palabra VITA (en la marca registrada) por ULTRA (en el signo solicitado) desvirtúa la semejanza existente entre los signos en conflicto, sin considerar que esta última es de uso común, así como se señaló anteriormente. 3.7. 4.2. 4.3. 4,4, La marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación de la SIC Las marcas sujetas a cotejo no presentan similitudes suficientes para negar el registro de la marca ULTRA-C BRINAT. Por el contrario, los términos similares que comparten los signos en conflicto están basados en partículas de uso común con relación a productos farmacéuticos. No se está vulnerando lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, porque para que ello suceda, en el presente caso, el signo solicitado debe ser idéntico o similar a alguno de los signos base de oposición por parte de LABORATORIOS FINLAY; además, el uso del signo solicitado debería causar un riesgo de confusión o de asociación, supuestos que no se presentan.

Al efectuar el cotejo entre los signos ULTRA-C BRINAT (signo solicitado) y VITA C BRINA (una de las marcas base de oposición), respecto de los cuales la demandante considera que existe similitud, se verifica que los mismos presentan número distinto de caracteres. Además, la letra C y la palabra BRINA, que comparten los signos cotejados, son de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza.

Asimismo, los términos que determinan la distintividad de los signos consisten en ULTRA en la marca solicitada y VITA en la marca registrada, cuya pronunciación y efecto visual son diferentes. Por las consideraciones antes referidas, en las resoluciones impugnadas no se ha violado norma alguna, al otorgar el registro de la marca ULTRA- C BRINAT.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486.5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceplibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, fogotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

Proceso 620-1P-2016 d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el vator, la procedencia geográfica, la época de producción u otros dalos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el mado de fabricación, las características, cualidades o aptitud Para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

J) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceplible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; nm) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o Pp) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, to previsto en los literales b), €), f), 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.; Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rolulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 6 Proceso 620-1P-2016 No procede la interpretación de las siguientes normas: - De los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. - De los Artículos 148 y 150 de la Decisión 486, debido a que la materia controvertida no gira en torno al derecho de un tercero a presentar oposición contra una solicitud de registro.

Se procederá solo con la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que, la controversia radica en Una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con marcas registradas, entre las cuales se encuentra una marca notoriamente conocida, e) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pals Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos ulilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cullura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, ta oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegaloria del registro de la marca mediante resolución.” Proceso 620-1P-2016 De oficio se procederá a interpretar los articulos 224, 228 y 230 de la Decisión 4868, los mismos que hacen referencia a marcas notorias.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o gramatical, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Comparación entre signos mixtos y denominativos, algunos de ellos con elemento denominativo compuesto.

Comparación entre signos mixtos, algunos de ellos con elemento denominativo compuesto. Marcas de fantasía. Marcas notoriamente conocidas. Decisión 486 de la Comunidad Andina “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para delerminar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

A el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, Y la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) ta existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique bj las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 8 1.1.

1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o gramatical, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ULTRA-C BRINAT es confundible «o no con las marcas VITACEREBRINA FINLAY (mixta), VITACEREBRINA (mixtas), VITA C BRINA (denominativa), CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concrelamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. s, SS 1.3. Se deberá examinar si enlre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:8 1.4. a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual (o ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes, g Ibidem. Ibidem. 10 E. d) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) (ió) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 24, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.10 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 11 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5. pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En conclusión, en el caso materia de análisis se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas y pautas antes desarrolladas. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos Dado que el signo solicitado ULTRA-C BRINAT y la marca VITA C BRINA (denominativa) se encuentran referidos a productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen dichos productos.

Sobre ei particular, este Tribunal considera que cuando estemos ante productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza el examen de registrabilidad debe ser mucho más minucioso. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en el capitulo precedente.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas La demandada ha manifestado que el término ULTRA es de uso común para productos de la Clase 5, y por su parte la SIC ha manifestado que la letra C y el término BRINA son igualmente de uso común en dicha clase, por lo que resulta pertinente determinar si dichos términos son de uso común para distinguir productos de la Clase 5 y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos comparados.

Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus 12 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 620-1P-2016 principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal particula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general*!. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las particulas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regía de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.1? Los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si los términos ULTRA y BRINA, y la letra C, son de uso común o no para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común, de ser el caso.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Acerca del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que lendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 191. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-1P-2013 el 3 de diciembre de 2013, 13 3.1. 3.2. 3.3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos, algunos de ellos con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ULTRA-C BRINAT (mixto) y las marcas registradas VITA C BRINA (denominativa), CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA FINLAY (denominativa) es necesario que se verifique la comparación entre los mismos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Sial realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!1 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 3 14 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. 14 (ii) (iv) lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*3. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas y deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.16 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Por lo general, en el lexema está ubicada la sílaba tónica..

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Resulta importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 45 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es, Poroposición a lexema, moríema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 3.4, 3.5.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, entre otros. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.*? Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras**, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?? a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar sí la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es Ibidem.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 16 SS SS 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Como el elemento denominativo en el signo solicitado también es compuesto?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros expuestos en el numeral anterior. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ULTRA-C BRINAT (mixto) y las marcas VITA C BRINA (denominativa), VITACEREBRINA FINLAY (mixta), CEREBRINA (denominativa) y VITACEREBRINA (mixta).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Comparación entre signos mixtos, algunos de ellos con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ULTRA-C BRINAT (mixto) y las marcas registradas VITACEREBRINA FINLAY (mixta) y VITACEREBRINA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, 20 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 17 4.4. 4.5. 4.6. determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.21 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?2 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.23 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?4: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos% previamente analizadas en el literal b) del numeral 3.3 del acápite D. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 21 2 24 25 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 30-IP-2012 del 10 de mayo de 2012. Ver Interpretación Prejudiciat recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. 18 4.7. 4.8. 5.1. 5.2. (ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Siel elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión?, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Como en el presenta caso el signo solicitado ULTRA-C BRINAT (mixto) y la marca registrada VITACEREBRINA FINLAY (mixta) son signos con elemento denominativo compuesto, se debe tener en cuenta que en dichos signos el elemento denominativo generalmente está integrado por dos o más palabras”, por lo que para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros previamente establecidos para el análisis de signos denominativos compuestos en el numeral 3.5 del acápite D. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ULTRA-C BRINAT (mixto) y las marcas registradas VITACEREBRINA FINLAY (mixta) y VITACEREBRINA (mixta).

Marcas de fantasía LABORATORIOS FINLAY sostiene que las marcas en conflicto son de fantasía, con relación a los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. ?28 26 27 28 Ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-1P-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 19 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 620-1P-2016 Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se deberá establecer si los signos en conflicto son o no de fantasía con relación a los productos que identifican. Marcas notoriamente conocidas En el procedimiento interno, LABORATORIOS FINLAY formuló oposición —entre otros— sobre la base de la marca VITACEREBRINA FINLAY, ta misma que ostentaría la calidad de notoriamente conocida mediante Resolución 48117 del 13 de agosto de 2012, en el expediente 2011-166276.

En ese sentido corresponde analizar este tema. Resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos O servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su Uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, 20 6.6. 6.7. 6.8. proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.

El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente mencionado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 21 6.9. 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ] la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 0 los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.?? 6.10.

Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple 6.11 afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 30.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o uso no autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.?! 6.12.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro o usado sin autorización, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar o su uso indebido pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella32. 29 34 kr] Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-1P-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Ibidem, 22 6.13. Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 6.14. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro, 33 6.15. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma decisión. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

ES Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12, Cie Ibidem. 23 Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia. 95 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado,38 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida,37 6.16. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.% o 3 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada, Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 24 6.17.Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza y, sus componentes, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador al resolver el proceso interno 2015-00227-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lúisa Ayllóñ Quinteros MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 3 [brea Zamtranó” Hugo Ramiro Gómez Apac STRADO MAGISTRADO 25 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 09 CAU, PRESIDENTA SECRETARIO. Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26