TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 40-IP-2017 Asunto E interpretación Prejudicial Consultante B Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2016-01355 Referencia E Marcas involucradas PB TEEN (denominativa) y TEEN (denominativa) Magistrado Ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 338-2017-TDCA-DQ del 2 de febrero de 2017, recibido fisicamente el 7 de febrero de 2017, mediante el cual Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 135, del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2016-01355.
El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Willilams-Sonoma Inc. Demandados: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 5 h 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 40-1P-2017 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales Procuraduría General del Estado Tercero interesado: Colineal Corporation Cía. Ltda. Hechos relevantes El 16 de junio de 2011, Williams-Sonoma Inc. (en adelante, Williams- Sonoma) solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) de la República de Ecuador, el registro como marca del signo PB TEEN (denominativo)! para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza?.
El 10 de octubre de 2012, mediante Resolución 8313461 el lEPi denegó de oficio el registro de la marca antes referida, al considerar que la misma era similar a la marca previamente registrada TEEN, que distingue productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza?, registrada a favor de Colineal Corporation Cia. Ltda. (en adelante, Coiineal Corporation).
El 6 de noviembre de 2012 Williams-Sonoma interpuso recurso de apelación contra la resolución antes referida. El 24 de marzo de 2016, mediante Resolución 115-2016-CPI-1S el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI rechazó el recurso planteado por Williams-Sonoma; en consecuencia, ratificó lo dispuesto en la Resolución 8313461. Williams-Sonoma presentó demanda contencioso administrativa, con la finalidad de que se declare nula la Resolución 115-2016-CPI-1S del 24 de marzo de 2016, y se le conceda el registro de la marca PB TEEN.* Expediente administrativo IEPI-UIO-PI-5D-2011-5731.
Clase 20: muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materiales plásticas. Clase 20: en especial, muebles fabricados en madera. Del expediente interno no se verifican la fecha de presentación de la demanda. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.
Proceso 40-IP-2017 Mediante Auto del 8 de agosto de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo admitió la demanda presentada por Williams- Sonoma. Mediante Auto interlocutorio emitido en la audiencia preliminar del 16 de enero de 2017 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador dispuso solicitar la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Williams-Sonoma La Resolución 115-2016-CPi-1S, del 24 de marzo de 2016, no tiene sustento legal, al haberse considerado que el signo solicitado a registro carece de distintividad, supuesto contenido en el Artículo 134; y que a la vez se encuentra incurso en la causal establecida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En la resolución antes referida, se han aplicado erróneamente las reglas de cotejo marcario efectuado en reiteradas oportunidades por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, declaró el riesgo de confusión del signo solicitado a registro PB TEEN y la marca registrada TEEN, ello a pesar de que, la titular de esta última, Colineal Corporation, no presentó oposición a su solicitud de registro ni contestó el recurso de apelación. Los signos en conflicto, si bien distinguen productos de la misma clase, estos no son los mismos.
Además, al efectuar un examen comparativo de los signos de forma conjunta, sucesiva, resaltando las semejanzas antes que las diferencias, se puede verificar que la partícula PB de la marca PB TEEN, constituye el factor tópico y de mayor relevancia del signo solicitado. Argumentos de la contestación del lEP! y del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales? Previo a la emisión de la Resolución 8313461, se realizó la búsqueda de antecedentes de los archivos verificándose la existencia del Registro 809/09 correspondiente a la marca TEEN de titularidad de Colineal Corporation, registrada para distinguir productos de la Clase 20.
Al momento de evaluar una solicitud de registro, se debe tener en cuenta que, la distintividad es un requisito indispensable que debe cumplir un signo para ser considerado marca, ello de conformidad con lo manifestado en el Proceso 53-IP-2012 emitido por el Tribunal de Justicia Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación del escrito de contestación de la demanda. 3 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 40-1P-2017 de la Comunidad Andina y con lo establecido en el Artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual. El signo solicitado PB TEEN contiene a la marca registrada TEEN, por lo que se determinó que existen semejanzas fonéticas y auditivas capaces de crear confusión en el público consumidor. En atención a lo antes referido, en la Resolución 8313461 del 10 de octubre de 2012, ratificada por el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI mediante Resolución 115-2016-CPI-1S del 24 de marzo de 2016, se aplicó correctamente la Jurisprudencia Andina y la normativa nacional vigente.
Si bien, el titular de la marca TEEN, no formuló oposición al signo solicitado a registro, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, es la encargada de precautelar los derechos de Propiedad Industrial de los titulares de las marcas registradas y evitar la confusión y asociación de los productos que interactúan en el mercado.
Con relación a los productos, se verificó que los productos que pretende distinguir el signo solicitado PB TEEN son de la misma naturaleza que los productos que distingue la marca registrada TEEN. Argumentos de la contestación de Colineal Corporation* Es improcedente aceptar las pruebas documentales presentadas por Williams-Sonoma, ya que estas consisten en copias y no son pasibles de determinar su validez y legalidad.
La observación antes referida no incluye el expediente administrativo. Asimismo, no corresponde incluir el informe pericial ya que dicho documento al ser emitido por una persona acreditada por el Consejo Nacional de la Judicatura, no es posible cuestionar. Corresponde desestimar todas las pretensiones formuladas por Williams- Sonoma, toda vez que la Resolución 115-2016-CPI-1S de fecha 24 de marzo de 2016 ha sido emitida conforme a ley.
Con relación a la solicitud de registro de la marca PB TEEN, dicho signo es confundible con su marca registrada TEEN, al presentar similitud entre ellas y al pretender distinguir productos de la misma naturaleza que distingue su marca. Conforme con lo establecido en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán Det expediente interno no se verifica la fecha de presentación del escrito de contestación de demanda. 4 5.6. 5.7. 5.8.
Proceso 40-1P-2017 registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaran indebidamente los derechos de un tercero. El signo solicitado PB TEEN presenta evidentes semejanzas con su marca registrada TEEN, en ese sentido, el signo solicitado carece de distintividad frente a su marca registrada. La Resolución 115-2016-CPI-1S de fecha 24 de marzo de 2016 no adolece de ningún vicio, ya que fue emitida por la autoridad competente y de conformidad con lo establecido en las normas de la materia.
Si bien no se presentó oposición a la solicitud de registro de la marca PB TEEN, el examen de registrabilidad efectuado al momento de emitir la resolución antes referida se realizó de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la contestación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación” La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación únicamente indicó números de casilleros judiciales y casillero electrónico, a efectos de recibir las notificaciones.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 135, del Literal a) del Articulo 136 y de los Artículos 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación del escrito de contestación de demanda.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Jas palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolluras; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; (.)J" Ea Pon 1.1. Proceso 40-1P-2017 De la revisión del presente caso, se advierte que no procede la interpretación del Artículo 134 ni del Literal a) del Artículo 135 de la norma citada, pues no es materia de controversia lo que puede constituir una marca.
Tampoco procede interpretar el Artículo 154 de la Decisión 486 debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no forma parte de la discusión. Procede únicamente la interpretación del Artículo 150 toda vez que en el presente caso se cuestiona el hecho de que se haya determinado que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto sin que la titular de la marca previamente registrada haya presentado oposición; y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 dado que se estaría cuestionando la posibilidad de que el signo solicitado esté incurso en una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Conexión competitiva entre productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TEEN (denominativa) y la marca TEEN (denominativa), son confundibles “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(7 “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 6 1.2. 1.3.
Proceso 40-1P-2017 o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, ai adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:?0 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016.
Ibidem. 1.4. b) d) Proceso 40-1P-2017 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y 11 Ibidem. => 1.5. 1.6. Proceso 40-1P-2017 razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 20, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.12 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 40-1P-2017 Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PB TEEN (denominativo) y la marca registada TEEN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*3 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 14 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:15 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario1f. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis, 10 2.4. Proceso 40-1P-2017 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:18 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “mortema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —- es, Por oposición a texema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 7 2.5. 3.1. 3.2. Proceso 40-1P-2017 b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PB TEEN (denominativo) y la marca registrada TEEN (denominativa). Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Williams-Sonoma manifestó que el IEPI declaró el riesgo de confusión entre el signo solicitado PB TEEN y la marca registrada TEEN, ello a pesar de que, la titular de esta última, Colineal Corporation, no presentó oposición a su solicitud de registro.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 12 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 40-1P-2017 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.19 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.?20 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2013 del 20 de febrero de 2014. Ibidem. 43 > 4.1. 4.2. 4.3. 4,4.
Proceso 40-1P-2017 examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Conexión competitiva entre productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza La SIC alegó que existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, lo cual —sumado al presunto riesgo de confusión entre ellos— dificultaria o impediría que el consumidor distinga los mismos; en ese sentido, corresponde analizar este tema Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?22 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilldad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 14 b) d) Proceso 40-1P-2017 cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios 15 Proceso 40-1P-2017 Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2016-01355, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t)] Lom Í > Cecilia Lúísa Ayltóf Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 16 Proceso 40-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia LuisarAyllón Quinteros ea il PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17