TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 484-AP-2015 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú 03646-2012-0-1801-JR-CA-08 Marca involucrada: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 3646-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de septiembre del 2015, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal p), 136 Literales a) y b), 146, 154 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 03646-2012-0-1801-JR-CA-08, y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: CÉSAR AUGUSTO INCA SOLLER INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA f 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP!), REPUBLICA DEL PERU. Tercero Interesado: OLGA EUGENIA SANABRIA DE LA TORRE Hechos Relevantes El 19 de octubre del 2009, Olga Eugenia Sanabria De La Torre solicitó el registro? como marca del signo denominativo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, para distinguir servicios de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas? (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 28 de enero del 2010, César Augusto Inca Soller formuló oposición a dicha solicitud manifestando “( ) que es propietario-promotor de la institución Educativa Privada San Marcelo la cual viene funcionando desde hace muchos años y por lo tanto le corresponde la titularidad de la marca; asimismo, afirma que la solicitante no usa la marca y que reside fuera del Perú, pretendiendo obtener el registro de la misma para exigir el cobro de derechos por su uso”.
El 15 de octubre del 2010, mediante Resolución 2219-2010/CSD- INDECOPI la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, ei INDECOPI), declaró improcedente la oposición formulada por César Augusto Inca Soller y otorgó el registro solicitado, considerando que “( ) las pruebas presentadas por el opositor no acreditaban que sea titular de alguna marca registrada, de manera que su pretensión que se le declare como titular de las denominaciones “Institución Educativa Privada San Marcelo”, “Instituto Superior Pedagógico Privado San Marcelo”, “Programa no Escolarizado Privado (PRONOEP) San Marcelo” como marcas no resulta amparable”.
El 15 de noviembre del 2010, César Augusto Inca Soller interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 2219-2010/CSD- INDECOPI, alegando falta de motivación y vulneración del principio de legalidad, al debido procedimiento y a la razonabilidad al declarar improcedente su oposición. El 28 de febrero del 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0336-2012/TPI-INDECOPI declaró infundado ei Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la Resolución 2219- 2010/CSD-INDECOP!.
Expediente Administrativo N* 402523-2009. *( ) Educación; formación; ( ) entretenimiento; actividades deportivas y culturales”. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 5 de junio del 2012, César Augusto Inca Soller presentó demanda Contencioso Administrativa señalando como pretensión principal la nulidad de las Resoluciones 2219-2010/CSD-INDECOPI y 0336-2012/TPI- INDECOPI, como pretensión accesoria que se ordene que el INDECOPI conceda al recurrente el registro de la marca Institución Educativa Privada San Marcelo; y, la cancelación de la concesión del signo registrado como marca otorgado en favor de Olga Eugenia Sanabria de la Torre.
El 6 de septiembre del 2012, el INDECOPI presentó contestación a la demanda, sosteniendo básicamente que el uso de las denominaciones INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO SAN MARCELO, PROGRAMA NO ESCOLARIZADO PRIVADO (PRONOEP) SAN MARCELO, por parte del señor César Augusto Inca Soler, no le genera ningún derecho sobre la denominación SAN MARCELO, para distinguir servicios educativos, ya que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, el derecho sobre una marca no se adquiere por su Uso en el mercado, sino por su registro.
El 24 de junio del 2013, Olga Eugenia Sanabria De La Torre contestó la demanda en calidad de tercero interesado, manifestando que lo único que se le transfirió al demandante fue el inmueble donde funcionaba la Institución Educativa San Marcelo, sin que ello signifique la transferencia de la marca o nombre de la institución educativa. El 30 de octubre del 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución signada como Número Trece declaró infundada la demanda. 2.10.El 12 de noviembre del 2014, César Augusto Inca Soller interpuso 2.11. 3.1.
Recurso de Apelación contra la mencionada sentencia. El 5 de agosto del 2015, mediante Resolución Número Tres, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por Cesar Inca Que el INDECOPI “( ) no ha tomado en cuenta las excepciones existentes, a la normatividad: “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma'; y que protegen el derecho de toda persona al uso frecuente y permanente de la denominación, nombre o marca, derechos que tienen que ser protegidos, porque NO SE JUSTIFICA DE MODO ALGUNO que un tercero de mala fe, registre una marca, denominación o nombre comercial de un producto para poder acreditar su uso”.
SS. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. “( ) mis derechos de uso de la marca SAN MARCELO, en la actividad empresarial en educación, ESTAN DEBIDAMENTE PROBADOS EN AUTOS, pero la demandada INDECOPI, no tomo en cuenta dichas pruebas, así como tampoco tomo en cuenta que la misma norma en la que amparó su decisión, para desestimar mi oposición, en el Inc. p) del Art. 135” hace una excepción al referir ( ) a que un signo podrá ser registrado como marca, si quien solicita su regístro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica”.
La demandada “( ) pretende usar públicamente un signo comercial, idéntico o similar, notoriamente conocido en el mercado desde hace 44 años; y los servicios que se pretende distinguir son idénticos a los servicios de educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial”. “( ) el uso del signo no solo puede inducir al público a error; sino también causar confusión o un riesgo de asociación del recurrente o los servicios que presta, causando daño económico y comercial por el aprovechamiento injusto de su identidad y prestigio, la dilución de su fuerza distintiva, valor comercial o publicitario; existiendo indicios razonables que demostrarían que la demandada solicitó el registro de la marca INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, PARA BENEFICIARSE de prestigio de 44 años de uso de la marca en el mercado”.
Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por el INDECOPI Que el uso de las denominaciones INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO SAN MARCELO, PROGRAMA NO ESCOLARIZADO PRIVADO (PRONOEP) SAN MARCELO, no le genera ningún derecho sobre la denominación SAN MARCELO ya que “( ) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, el derecho sobre una marca no se adquiere por su uso en el mercado, sino por su registro, lo cual no ha sucedido en el presente caso, ya que, el opositor, ahora demandante, no tiene registradas como marcas ninguna de estas denominaciones”.
Por lo antes expuesto “( ) el demandante no goza de legitimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, por lo que su oposición resulta manifiestamente improcedente, fal como ha sido correctamente determinado por la Comisión de Signos Distintivos y por el Tribunal del INDECOPI, razón por la cual, la demanda debe declararse infundada”. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero Interesado Olga Sanabria “( ) es FALSO que mediante Escritura Pública del 08 de junio del 2009, OLGA EUGENIA SANABRIA DE LA TORRE le haya transferido el NOMBRE COMERCIAL y/o MARCA alguna, documento que NO ADJUNTA a su demanda y que solicito sea exhibido, donde podrá apreciarse que lo que se transfiere es el inmueble donde funcionaba la institución Educativa Privada San Marcelo, sin que ello signifique la venta de marca y/o nombre comercial alguno”.? Los derechos sobre la marca no se adquieren por su uso en el mercado sino por su registro, lo cual no ha sucedido, pues el opositor no tiene registrada como marca ninguna de las denominaciones que nombra.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima César Augusto Inca Soller no alega haber registrado una marca anterior a la marca solicitada que le otorgue legítimo interés para oponerse al registro de la marca “INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO”.
El legítimo interés para oponer el derecho de exclusividad sobre una marca ante terceros, se adquiere únicamente con el registro de la marca ante autoridad administrativa, es decir el INDECOPI, y no por su uso en el mercado. Respecto al análisis de registrabilidad efectuado de oficio por la entidad administrativa sobre el signo solicitado, se puede advertir que el mismo se hizo efectuando una búsqueda fonética de la denominación “SAN MARCELO” a fin de determinar un posible riesgo de confusión directo o indirecto, y al hacerlo se determinó que éste no incurre en los supuestos de prohibiciones absolutas o relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por Cesar Inca La demanda Contencioso Administrativa debió declararse fundada ya que no se aplicó el Artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es que: “( ) no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente el derecho de un tercero, particularmente cuando: “Sean idénticos o se asemejen el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Revisado el expediente de la presente Interpretación Prejudicial no consta la referida “( ) Escritura Pública del 08 de junio del 2009”, por lo que no hemos podido verificar realmente que bienes y/o derechos fueron transferidos a favor de César Augusto Inca Soller. 5 7.2. 7.3. Si queda aceptada la Sentencia número Trece dictada en primera instancia, “( ) causaría daños irreparables morales y económicos que dañan el prestigio de la INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO que tiene vigencia de 44 años, se vería perjudicado por la viveza de una persona que registró el nombre en INDECOPI para beneficiarse económicamente con el prestigio de la institución que no le pertenece”. *( ) las resoluciones materia de impugnación, deben declararse nulas e ineficaces, porque contienen vicios sustanciales que la invalidan, por estas razones debe otorgarse al demandante la concesión del Registro de marca INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, para distinguir servicios de educación, de la Clase 41 de la Nomenclatura Oficial”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal p), 136 Literales a) y b), 146, 154 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literal b), 146 en lo atinente al legítimo interés para oponerse, 154 y 190 de la referida Decisión 486, por ser procedente su análisis en la resolución del caso concreto.
No se interpretará el Artículo 135 Literal p) de la referida Decisión 486, pues de la revisión de los hechos y de los argumentos de las partes dentro del proceso interno se ha podido verificar que no se discute la irregistrabilidad absoluta del signo solicitado por considerarlo contrario a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
No se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la referida Decisión 486, pues de la revisión de los hechos y de los argumentos de las partes dentro del proceso interno se ha podido verificar que no se discute irregistrabilidad relativa del signo solicitado sobre la base de la existencia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: l..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. ( )" “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de ta misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
E de una marca idéntica o similar anteriormente solicitada a registro o registrada. De oficio se interpretará el Artículo 137 de la Decisión 4865, pues en el proceso interno se debate si el registro de la marca ha sido solicitado de mala fe. Por cuanto se alega notoriedad del signo involucrado en la controversia, el Tribunal de oficio analizará los Artículos 224, 2256 por su remisión al Artículo 136 Lit. h), 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión. En razón de que la Corte consultante solicita la interpretación del Artículo 190 de la Decisión 486, se interpretarán también los artículos 191, 192 y 1937, los cuales desarrollan la misma materia.
La entidad consultante pide que el Tribunal se pronuncie sobre: “( ) Si una persona afirma que está usando un signo con el que distingue servicios educativos y se opone a la solicitud de registro del mismo como marca, para distinguir los mismos servicios, alegando tener mejor derecho de uso del signo ¿la oficina administrativa está obligada a reconducir dicha oposición sustentándola en el mejor derecho de uso de un nombre comercial, dada la calidad de servicios que viene distinguiendo el signo en cuestión?”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de tas normas para la protección contra ta competencia desleal del País Miembro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o simitar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos a servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191,” Em 2 9N p 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca. Registro y derechos que concede. Legítimo interés para presentar oposición. La mala fe en la solicitud de un signo. El Nombre Comercial. Prueba del uso y su protección. La oposición en base a un nombre comercial. El signo notorio. Respuesta a la pregunta formulada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca.
Registro y derechos que concede. Legítimo interés para presentar oposición El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
Se hace referencia a derecho exclusivo pues, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
De acuerdo con el Artículo 146 de la Decisión 486, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro, cualquier persona que tenga legitimo interés podrá presentar oposición. En principio, estarán provistos de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca idéntica o semejante que sea confundible a la registrada, o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.
Pero además tendrá legítimo interés para oponerse a la solicitud de registro, quien alegue y pruebe debidamente el uso de un nombre comercial en los términos previstos por la normativa comunitaria; o quien fundamente la oposición en la titularidad de un signo reconocido como notorio. También se puede presentar oposición en los términos previstos en el Artículo 147 2.1 2.2 2.3 2.4 de la referida Decisión comunitaria.
En cualquiera de los supuestos mencionados, el opositor debe indicar que derecho subjetivo o que interés legítimo puede ser afectado por la concesión del registro solicitado. La mala fe en la solicitud de un signo En el proceso interno, César Augusto Inca Soller en su demanda ha manifestado que el INDECOPI “( ) no ha tomado en cuenta las excepciones existentes, a la normatividad: “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma”; y que protegen el derecho de toda persona al uso frecuente y permanente de la denominación, nombre o marca, derechos que tienen que ser protegidos, porque NO SE JUSTIFICA DE MODO ALGUNO que un tercero de mala fe, registre una marca, denominación o nombre comercial de un producto para poder acreditar su uso”.
Al respecto, en el Artículo 137 de la Decisión 486 se establece que la autoridad nacional competente negará un registro, si se hubiese solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que forma parte de todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se asienta sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado que el “( ) concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”. 3 En cuanto a la “mala fe” este Tribunal ha establecido que “( ) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal'?, Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera Proceso 65-1P-2004, Marca “TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2.5 2.6 2.7 3.1. sana, leal y transparente.
Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca, La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. 10 El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo registrado o usado previamente en el comercio, se configuraría asi un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el Artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del signo denominativo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO se presentó para generar confusión y con el objetivo de perjudicar a la INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO de propiedad del demandante, César Augusto Inca Soller.
El Nombre Comercial. Prueba del uso y su protección. La oposición en base a un nombre comercial En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial, César Augusto Inca Soller formuló oposición a la solicitud de registro como marca del signo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, señalando que como propietario de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, era a él a quien debería corresponderle la titularidad de la marca, afirmando en su demanda que la demandada “( ) pretende usar públicamente un signo comercial, idéntico o similar, notoriamente conocido en el mercado desde hace 44 años; y los servicios que se pretende distinguir son idénticos a los servicios de educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial”.
En consecuencia, Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el articulo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la imegistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P- 2012. Olra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 10 3.2. 3.3. 3.4. se hace necesario tratar el tema del nombre comercial, la prueba del uso y su protección. Previamente a desarrollar el tema propuesto y dado que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro como marca y la denominación INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, resulta pertinente tener presente que conforme a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debemos entender como marca “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Las marcas juegan un papel preponderante en el proceso competitivo sin que esto cambie su naturaleza esencial de distinguir productos o servicios!?. Por otra parte, concretamente en relación con el ámbito de protección del nombre comercial, el Tribunal ha indicado!? que en el Artículo 136, Literal b) y en las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra regulado el depósito y la protección del nombre comercial.
En el Artículo 190 de la Decisión 486 se define el nombre comercial y delimita su concepto, v.gr., “( ) Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantif”, definición de la cual se pueden extraer las siguientes conclusiones: 3.4.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.!? Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el Título XI de la Decisión 486. 3.4.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 3.4.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
DERECHO DE MARCAS, Jorge Otamendi, editorial ABELEDO-PERROT Buenos Aires, página 1. Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El sígno distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de ta Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el titeral F. de la presente Interpretación Prejudicial. 11 3.4,4, El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 3.5. Es importante precisar el momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial, para ello pasamos a revisar los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 en los cuales se establece el sistema de protección del nombre comercial.
“( ) Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico O similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191”. 3.6. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza 3.6.1 3.6.2. 3.6.3, de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo 12 3.7. 3.8. 3.9. puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 3.6.4. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En conclusión, siendo el uso el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá verificar si al momento en que el signo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO fue solicitado para registro, la denominación INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO era utilizada por el demandante como nombre comercial para determinar su actividad empresarial y si este era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso de la denominación INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO como nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con dicha denominación, entre otros. 3.10.Se deberá tener en cuenta que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si los signos son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud O ineptitud para el registro. El signo notorio.. Del proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial, se desprende que el señor César Augusto Inca Soller formuló demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones del INDECOPI mediante las cuales se otorgó el registro como marca del signo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, a favor de la señora Olga Eugenia Sanabria De La Torre, señalando el señor Inca Soler que como propietario de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, era a él a quien debería corresponderle la titularidad de 13 4.2 4.3 4.4 4.5 la marca, afirmando que la mencionada señora “( ) pretende usar públicamente un signo comercial, idéntico o similar, notoriamente conocido en el mercado desde hace 44 años; y los servicios que se pretende distinguir son idénticos a los servicios de educación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial” (el resaltado es nuestro).
En consecuencia, es necesario tratar el tema del signo notorio. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Por su parte, el artículo 230 de la Decisión 486** establece una lista no taxativa de sectores pertinentes. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.
Ello implica que el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 14 4.5.2 4.5.3 4.5.4 examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.6 En relación con los diferentes riesgos en el mercado.
La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 48615, Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2 En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, del tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3 En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 16 4.6.4 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido””. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 15 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. ibídem. Pág. 247, 16 4.7 4.8 4.9 Prueba “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizado los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 17 Proceso 484-1P-2015 4.10 En concordancia con lo mencionado anteriormente, la Corte consultante 5.1. deberá determinar si el signo INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN MARCELO, cuyo uso es alegado por el señor César Augusto Inca Soller, era notoriamente conocida al momento de solicitarse su registro por parte de la señora Olga Eugenia Sanabria De La Torre, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si dicha solicitud genera alguno de los riesgos determinados en la presente interpretación prejudicial.
Respuesta a la pregunta formulada Previamente, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. Se solicita al Tribunal que se pronuncie respecto de la siguiente pregunta: *( ) Si una persona afirma que está usando un signo con el que distingue servicios educativos y se opone a la solicitud de registro del mismo como marca, para distinguir los mismos servicios, alegando tener mejor derecho de uso del signo ¿la oficina administrativa está obligada a reconducir dicha oposición sustentándola en el mejor derecho de uso de un nombre comercial, dada la calidad de servicios que viene distinguiendo el signo en cuestión?”.
Respuesta: Es pertinente que la Oficina Nacional Competente revise toda la documentación que obra del expediente, con el fin de que saque su propia conclusión respecto a si el mejor derecho alegado se originó o no en un nombre comercial y si se demostró o no el primer uso. Asi mismo corresponde a las Autoridades Nacionales, administrativas o judiciales, sustanciar los procedimientos de acuerdo a la normativa comunitaria y nacional pertinente, en base al sistema legal establecido.
La actuación de los jueces administrativos o judiciales responde a principios previamente establecidos en el sistema jurídico nacional, los que deberán ser observados en cada caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 03646-2012-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 18 Proceso 484-1P-2015 A Ceclia Laso AgÑón Quinteros MAGISTRADA Ss Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO — a Hernán ro Zamb ano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. pony ? | % Cecilia Luisa Ayll6ñ Quinteros —Gubtavo* Lope PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19